CE-SEC1-EXP1994-N2202

REGISTRO DE MARCA - Improcedencia / SCOUT La Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el artículo 58 literal i) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposición esta citada como infringida, toda vez que para que la "vinculación" con "instituciones", tenga capacidad suficiente de producir la irregistrabilidad de la marca, además de analizarse desde el punto de vista gráfico, ortográfico, morfológico, fonético y conceptual, necesariamente debe ir ligada al campo al cual está destinada la marca, esto es, a qué público consumidor, que es el que eventualmente pudiera ser inducido a error o engaño. Esta errónea interpretación condujo a la Administración a violar el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma esta aplicable para la época en que se declaró probada la oposición de la Asociación Scouts de Colombia y se denegó el registro de la marca "SCOUT" invocada también por la actora como vulnerada. DECLARASE LA NULIDAD de las resoluciones 8216 de 17 de octubre de 1991 y 1030 de 30 de junio de 1992, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

Radicación número: 2202

Actor: SOCIEDAD MONSANTO COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad MONSANTO COMPANY, a través de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C. C. A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 8216 de 17 de octubre de 1991 "POR LA CUAL SE RESUELVE UNA OPOSICION Y SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA", expedida por la División de Propiedad lndustrial de la superintendencia de Industria y Comercio, y 1030 de 30 de junio de 1992 "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por la Superintendencia de lndustria y Comercio, y que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a dicha entidad conceder en favor de la actora el registro de la marca "SCOUT", sin distintivos especiales, para amparar productos comprendidos en la clase 5a. del Decreto 755 de 1972 (herbicidas).

I - . DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION Señala el apoderado de la actora como quebrantados con los actos acusados, los artículos 61 de la Constitución Política; 56 y 58 literal i) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 583 numeral 1o. y 584 del C. de Co.; y 2 y 35 del C. C. A. Fundamenta el concepto de la violación a través de los siguientes cargos, los cuales pueden resumiese así: PRIMER CARGO: Los actos acusados vulneran el artículo 61 de la Constitución Política, ya que la

Superintendencia de Industria y Comercio no procedió conforme a la ley al negar sin justa causa el registro de la marca "SCOUT" para amparar productos de la clase 5a. del Decreto 755 de 1972, desconociendo la obligación constitucional de proteger la propiedad intelectual, una de cuyas modalidades es la propiedad industrial.

SEGUNDO CARGO: Los actos acusados quebrantan los artículos 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 583 numeral 1o. del C. de Co. y 584 ibídem, pues la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció las normas que establecen requisitos para que el particular pueda obtener el registro como marca de una determinada expresión, entendiéndose por marca de producto, por disposición legal, "todo signo destinado a distinguir los productos de una empresa de los de otra".

La actora solicitó el registro de la marca "SCOUT" para distinguir productos comprendidos en la clase 5a. del Decreto 755 de 1972 (herbicidas), expresión esta que es un verbo transitivo o adjetivo, según se le mire, del idioma inglés, que traduce explorar o explotar, y que cumple con los requisitos de novedad y distintividad, pues no ha sido empleada antes en nuestro país para amparar productos de esta clase. Conforme a las normas de la legislación marcaría, vigentes para la época en que se decidió desfavorablemente la solicitud, la novedad hace referencia a la calidad de nuevo en el tiempo; a la ausencia de registros previos por parte de terceros empresarios, para señalar productos o servicios de una misma clase.

La distintividad implica la suficiente capacidad para que una marca de productos o de servicios se diferencie de otra. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio concluye a través de las resoluciones acusadas, que existe un derecho anterior, el de la Asociación Scouts de Colombia, que se vulnera al conceder el registro de la marca "SCOUT" para amparar un producto herbicida comprendido en la clase 5a. del Decreto 755 de 1972, y como consecuencia niega el registro, está dejando de aplicar, a la vez que interpreta errónea y equivocadamente las normas citadas, pues tanto la novedad como la distintividad que la entidad predica no existir, debe examinarse en función de un mismo ramo de productos o servicios, ya que no se entiende cómo una expresión cualquiera, empleada bien para amparar un producto o servicio o como parte integrante de la denominación de una institución, pueda ser a tal extremo apropiada, de manera tal que ninguna otra persona natural o jurídica, comercial o civil, con fines de lucro o no, pueda incluirla como parte de su propia denominación o con fines y actividades diferentes, o para señalar productos o servicios completamente distintos.

TERCER CARGO: Se infringe el artículo 58 literal i) de la Decisión 85 al considerarla Superintendencia de Industria y Comercio que la marca" SCOUT" que se solicitó registrar puede "sugerir vinculación" con la Asociación Scouts de Colombia, pues la causal de irregistrabilidad no puede analizarse aisladamente del contexto general de la propiedad industrial, no puede aplicarse exegéticamente porque cuando la norma citada indica que la marca puede sugerir vinculación, se refiere como toda norma de excepción a una sugerencia de vinculación real.

La sugerencia de vinculación con una "Institución" debe entenderse como que entre ésta y la marca hay una correspondencia o identidad en objetivos o actividades, de tal suerte que sea posible la asimilación o vinculación. De no interpretarse así, no podrían existir denominaciones tales como COLOMBIANA, porque imita el nombre de un Estado; LE COQ SPORTIF, porque reproduce el símbolo de la República Francesa, etc. Ninguna relación existe entre la marca "SCOUT" para productos herbicidas y la Asociación Scouts de Colombia, pues Ia primera se dirige aun público específico para distinguir un producto, en tanto que la segunda desarrolla actividades de contenido social. Es tan clara esta conclusión que la actora ha registrado la marca "SCOUT" para amparar productos de la clase 5a. internacional sin que se haya llegado a considerar que con ese registro se vulneren derechos del Movimiento Scout.

CUARTO CARGO: Se violan los artículos 2 y 35 del C. C. A., ya que los actos acusados además de desconocer la obligación de las autoridades de motivar sus decisiones, no tuvieron en cuenta todas las cuestiones planteadas en el trámite administrativo.

Así, en la resolución No. 08216 de 17 de octubre de 1991, ni siquiera se hizo mención a la norma en que se fundamentaba la decisión e inconsultamente se aducen convenios con el Ministerio de Salud, que además de no haber sido citados por quien obró como apoderado de la Asociación Scouts de Colombia, nunca se allegó prueba siquiera sumaria de esta afirmación. La resolución No. 1030 de 30 de junio de 1992, que desató el recurso de alzada,

se limita a desestimar los argumentos del recurrente con la sola mención del artículo 58 literal i) de la Decisión 85, sin hacer ningún análisis sobre la procedencia de aplicar dicha disposición. II - . ACTUACION Mediante proveído de 25 de noviembre de 1992, se admitió la demanda. Del auto admisorio de la demanda se notificó el representante legal de la Asociación Scouts de Colombia, quien guardó silencio.

II. 1 - . La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio - , a través de apoderado, contestó la demanda oponiéndose alas pretensiones de la misma, aduciendo al efecto que es claro e inequívoco que las causases de irregistrabilidad contempladas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en este proceso, son normas de orden público, de obligatorio cumplimiento para la entidad, no siendo procedente sustraerse a su acatamiento, por lo cual las resoluciones acusadas se ajustan a pleno derecho y no violan precepto legal o constitucional alguno.

II. 2 - . En la etapa de alegatos de conclusión las partes reiteraron los planteamientos expuestos en la demanda y su contestación.

III - . CONCEPTO FISCAL La señora Procuradora Primera Delegada en lo Contencioso Administrativo ante esta Corporación estima que debe accederse a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente: 1 - . El artículo 580 del C. de Co. autoriza emplear como marcas, entre otros, palabras de cualquier idioma. 2 - . El artículo 59 de la Decisión 85 respecto de las palabras extranjeras y

nombres geográficos, sólo exige una condición para su registro que es la de indicar al pie de la marca en forma legible, el lugar de fabricación del producto. 3 - . La administración incurrió en grave error de interpretación del artículo 58 literal i) de la citada Decisión, pues como lo explica el apoderado de la actora y lo reitera el dictamen pericial, la sola expresión SCOUT no es suficiente para sugerir vinculación con una organización que incluye en su denominación la misma o similar palabra inglesa. IV - . LA DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes CONSIDERACIONES: La Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, se fundamentó en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar que la expresión "SCOUT" objeto de la solicitud de registro marcario, dada su absoluta identidad bajo todo punto de vista con la Asociación Scouts de Colombia, puede inducir al público consumidor en error al creer que entre la marca y dicho movimiento existe alguna vinculación. El artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala como causal de irregistrabilidad, entre otras: "Los nombres, signos o denominaciones que puedan sugerir vinculación con personas vivas o muertas; instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales o que los expongan a descrédito o ridículo". Para estudiar los cargos que plantea la actora, debe en primer término la Sala analizar la causal de irregistrabilidad que tuvo en cuenta la entidad demandada

para declarar probada la oposición de la Asociación Scouts de Colombia y en consecuencia denegar la solicitud de aquella. En proveído de 15 de abril de 1993 se decretó una prueba pericial para que expertos en propiedad industrial dictaminaran acerca de si la marca de productos "SCOUT", para distinguir herbicidas, puede sugerir vinculación con la Asociación Scouts de Colombia y si con el registro de la misma se induciría en error al público consumidor. Sobre el particular, conceptuaron los peritos: "...Es ampliamente aceptado que el concepto de signo, señal, o distintivo no puede concebirse sin que en su escrituración converjan dos elementos fundamentales que son: La materialización en sí del distintivo, que nuestra legislación recoge en la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (Decreto 1190 de 1978), en la exigencia de que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo, (Art. 56 ídem); y la destinación del mismo, es decir el elemento constitutivo por la vocación señalizadora que el signo, por definición tiene que tener. De tal forma que uno solo de los elementos no se pueda entender sin el otro, y que entre los dos conformen la idea simiótica del concepto de marca..." "... En este sentido el concepto de Marca de Producto o de Nombre Comercial o Enseña, supone la existencia de un signo y de una cosa o una actividad por signar; de no ser así no tendría significado alguno la clasificación Internacional de Productos y Servicios; ni la libertad y las restricciones a la ideación, elección y adopción de los signos distintivos..." "...En el caso que nos ocupa la marca (SCOUT) se pretende registrar para

amparar o distinguir herbicidas de la clase 5a. Internacional; así como la denominación ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA se refiere a..."formar el carácter de los muchachos, a fomentar su desarrollo físico, mental y espiritual e inculcarles las virtudes sociales y normas de relaciones humanas, para hacer de ellos unos buenos ciudadanos útiles a sí mismos y que presten a la sociedad los servicios que requieran...... 0 sea la razón de ser o la razón social de la actividad de formar el carácter de los muchachos y demás actividades altruistas enunciadas, no serían ni aglutinadas, ni reconocidas, ni identificadas en el ámbito social de la comunidad de los pueblos, si no fuera por la sigla, nombre o denominación que tiene como ASOCIACION DE EXPLORADORES DE COLOMBIA, y a su vez los productos herbicidas que produce la parte actora, no podrían ser tampoco individualizados si no fuera por el signo "SCOUT" que se pretende atribuirles". (folios 209 y 21 0 del cuaderno principal). "...En cuanto a que pueda presentarse un factor de confundibilidad entre los signos de "ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA" y "SCOUT", independientemente de la destinación de cada uno: consideramos que no. Esto porque es la acepción más simple, Ia primera implica una colegialidad, o una agrupación, o una colectividad de reconocedores, buscadores o reconocedores de una región o un pueblo determinado en este caso expresamente Colombia, y para dicha delimitación concurren indivisible y necesariamente cuatro (4) dicciones, una de las cuales es "SCOUT" que es

un extranjerismo del idioma inglés; es pues un signo plurielemental en esa forma reivindicado, en esa forma usado y en esa forma inscrito según se alega en el Ministerio de Justicia. Gráficamente entonces no existe la más remota posibilidad de que nadie confunda y se engañe por error, la sigla ASOCIACION DE SCOUTS DE COLOMBIA con la palabra "SCOUT"..." " ... Desde el punto de vista ortográfico, por la misma razón, tampoco existe - en nuestra opinión - la posibilidad de que alguien al ver la una la confunda ortográficamente con la otra - , ni siquiera en cuanto al vocablo "SCOUT" individualmente considerado, ya que en el signo de la asociación aparece escrito un plural; o incluso en posesivo, en tanto que en la otra aparece un singular; además morfológicamente los dos signos son desde todo punto de vista desiguales..." "... en el signo ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA, concurren cuatro (4) palabras, más o menos extensas y veintiséis (26) elementos alfabéticos, al paso que en la otra, en el sustantivo adjetivado "SCOUT" simplemente concurren cinco (5) elementos alfabéticos, es decir que ortográfica, gráfica y morfológicamente hay entre los dos una inocultable diferencia de veintiún (21) elementos alfabéticos, lo cual, como es de suponerlo, impide categóricamente que la una se pueda confundir con la otra, simplemente por la presencia de un elemento en común. Ahora, lo mismo se puede predicar en cuanto al aspecto fonológico y de Ia pronunciación de cada uno de los dos signos, en la medida en que por este

aspecto es a nuestra manera de ver, Igualmente imposible que puedan llegar a confundirse...... "...desde el punto de vista ideológico o conceptual, no son tampoco susceptibles de ninguna posibilidad de confusión ya que, aun haciendo abstracción de los criterios ya expresados atrás respecto de los restantes aspectos (gráfico, ortográfico, morfológico y fonético) de los dos signos en consideración, se tiene de presente que la capacidad distintiva de cada uno, está dirigida a dos planos totalmente diferentes..." "...la ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA se dirige al fomento de caracteres y personalidades entre los jóvenes; al paso de que la Marca "SCOUT" tiene que ver con productos herbicidas, y no sólo eso, sino que en consecuencia se dirige a un sector supremamente restringido y especializado..." "...en un sentido más amplio se tiene que la "ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA", ni siquiera constituye una "marca" en sentido formal, con propósitos altruistas y de consideración sin ánimo de lucro, mientras que "SCOUT", en el marco de la reivindicación hecha por la parte actora, es concretamente una Marca Comercial, destinada a particularizar productos y constitutiva de un factor patrimonial y empresarial, con el propósito de producir lucro a través de la comercialización de sus productos herbicidas." (folios 212 y 213 ibídem). "...no teniendo nada que ver la actividad de formación de personalidades juveniles, con la relación química de un producto herbicida; y no siendo parecido desde el punto de vista material gráfico, ortográfico, morfológico, fonético ni conceptual..." "...NO PUEDE HABER VINCULACION con la

ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA, para efectos de determinar por ello su irregistrabilidad..." (folio 215 ibídem). , Finalmente, con base en lo anterior, concluyen los peritos, para responder el segundo interrogante planteado, que "...Con el registro de la marca de productos "SCOUT" para distinguir herbicidas no se induciría a error al público consumidor" (folio 217 ibídem). Del dictamen pericial se corrió traslado a las partes, las cuales no solicitaron aclaración ni presentaron objeción alguna. Como quiera que dicho dictamen es serio, Está bien fundamentado y por lo mismo ofrece credibilidad, la Sala lo acoge y ello le permite concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el artículo 58 literal i) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposición esta citada como infringida, toda vez que para que la "vinculación" con "instituciones", tenga capacidad suficiente de producir la irregistrabilidad de la marca, además de analizarse desde el punto de vista gráfico, ortográfico, morfológico, fonético y conceptual, necesariamente debe ir ligada al campo al cual está destinada la marca, esto es, a qué público consumidor, que es el que eventualmente pudiera ser inducido a error o engaño. Esta errónea interpretación condujo a la Administración, a violar el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma esta aplicable para la época en que se declaró probada la oposición de la Asociación Scouts de Colombia y se denegó el registro de la marca "SCOUT", invocada también por la actora como vulnerada,

la cual estatuye: "Podrá registrarse como marcas de fabrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos". Por lo anterior habrá de declararse la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la superintendencia de Industria y Comercio que proceda a conceder el registro de la marca "SCOUT" en favor de la actora, para distinguir productos amparados en la clase 5a. del Decreto 755 de 1972 (herbicidas). En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, FALLA: 1o): DECLARASE la nulidad de las resoluciones Nos. 8216 de 17 de octubre de 1991 y 1030 de 30 de julio de 1992, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2o): Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENASE a la citada entidad que, a través de la División de Signos Distintivos, conceda en favor de la actora el registro de la marca "SCOUT" para distinguir productos amparados en la clase 5a. del Decreto 755 de 1972 (herbicidas). 3o): PUBLÍQUESE en la Gaceta de Propiedad Industrial. 4o): DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos del proceso que no fue utilizada.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la

Sala en su sesión de fecha 3 de marzo de 1994.

YESID ROJAS SERRANO ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

PRESIDENTE

MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.