CE-SEC1-EXP1994-N258

PROPIEDAD INDUSTRIAL / LICENCIA DE USO DE MARCA REGISTRADA /

MARCA EXTRANJERA / COMITE DE REGALIAS - Aprobación Contrato / TERCERO INTERVINIENTE Está demostrado en el proceso que la aprobación que el Comité de Regalías le impartió al contrato a través de los actos acusados, recayó sobre las marcas registradas y no simplemente solicitadas, si la solicitud de registro de la marca PIZZA HUT para la clase 42 no le fue concedida a la sociedad PIZZA HUT INC., hecho este del cual tuvo conocimiento el Comité de Regalías por informe de la Secretaría Técnica, resulta cierto y evidente que la marca para dicha clase, que no fue objeto del contrato por no haber sido registrada, no fue tampoco objeto de aprobación por los actos acusados, pues estos condicionaron tal aprobación a la vigencia de las marcas y sólo se puede entender que una marca está vigente cuando se ha otorgado registro o renovación para una clase determinada por cierto lapso, el cual se supone no ha fenecido. Siendo ello así, no existía obligación por parte del Comité de Regalías de citar al actor dado que su derecho a la marca registrada en la clase 42 no estaba entredicho.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) Radicación número: 258

Actor: ANCIZAR GUTIERREZ BAQUERO

Demandado: COMITE DE REGALIAS

Referencia: RECURSO DE APELACION Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor contra la sentencia de la referencia, por la cual la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda incoada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los siguientes actos administrativos: numeral 3o. del Acta No. 749 del 19 de junio de 1984, en el cual consta la aprobación por parte del Comité de Regalías del contrato celebrado entre la sucursal extranjera Pepsi Cola Panamericana S.A., de Bogotá, y Pizza Hut Inc. de Estados Unidos, referente a la licencia de uso de la marca extranjera Pizza Hut; numeral 11 del Acta No. 770 de 4 de diciembre de 1984, en que consta que el Comité de Regalías aprobó nuevamente, con algunas modificaciones, el citado contrato; y el numeral 7o. del Acta No. 777 del 12 de febrero de 1985, en que consta que en virtud del recurso de reposición interpuesto por las partes solicitantes, el Comité de Regalías aprobó nuevamente, con algunas modificaciones, el referido contrato.

I - FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA Para denegar las pretensiones de la demanda, consideró el a - quo, en síntesis, lo siguiente: 1 - . Sobre la propiedad industrial pueden surgir: la oposición de marcas, que puede ser oficiosa, de terceros o a instancia de parte, regulada por los Artículos 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; la acción que tiende al reconocimiento de un mejor derecho a la utilización de la marca

discutida, cuya legitimación radica en los titulares de dichos derechos y su conocimiento corresponde a la jurisdicción civil; y los problemas relativos al empleo o uso de una marca o nombre comercial, cuya protección corresponde a la jurisdicción ordinaria o a las autoridades de policía. 2 - . El caso concreto se refiere al derecho establecido en el artículo 74 del Decreto 1190 de 1978, que desarrolla lo relativo a un derecho inherente al derecho a la marca o patente y su explotación económica. El artículo 34 literal a) de la Decisión 85, establece como una de las causales para que un tercero solicite una licencia "la no explotación en el país". Pero dicha explotación no necesariamente debe hacerse por el titular de la marca. En efecto, el artículo 79 de la Decisión 85 establece los requisitos para que pueda darse dicha explotación, siendo uno de ellos el ser titular de la marca, y no como lo establecía nuestro Código de Comercio (Art. 597) "mero solicitante", por lo cual el Comité de Regalías, entidad competente para autorizar o negar los contratos a que se refieren los artículos 104 del Decreto 444 de 1967, modificado por el artículo 6o. del Decreto 688 del mismo año, y 1o. y 2o. del Decreto 1234 de 1972, entre las cuales se hallen los relacionados con el uso de marcas, estableció previamente si la marca PIZZA HUT estaba o no registrada o sólo solicitada respecto a las varias clases. 3 - . La demanda formula como cargo el desconocimiento por parte de la Administración de las normas del Código Contencioso Administrativo que

regulan lo referente a la intervención de terceros dentro de la actuación administrativa en desarrollo del principio de publicidad. De una parte, estas normas no resultarían aplicables pues el trámite respectivo está específicamente desarrollado en norma especial ( Arts. 76,72, 80,42 y 66 de la Decisión 85), y el Código Contencioso Administrativo se aplica en forma subsidiaria frente a la no regulación específica de un trámite administrativo y, de otra parte, el objeto de la demanda no atañe al reconocimiento de una marca, cuyo trámite obviamente debe ceñirse a lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes de la Decisión 85, sino a una figura muy diferente que se refiere al ejercicio de uno de los derechos inherentes al derecho de propiedad industrial. En efecto, entre la sucursal extranjera PEPSI COLA PANAMERICANA S.A. de Bogotá y PIZZA HUT INC. de Estados Unidos, celebró el 2 de octubre 1984 un contrato referente a la licencia de uso de la marca extranjera PIZZA HUT. En el considerando primero reza expresamente en lo relativo al objeto del contrato el derecho no exclusivo libre de regalías para utilizar el sistema de restaurante y las marcas PIZZA HUT vigentes en Colombia. 4 - . En acatamiento a lo dispuesto en las Decisiones 24 y 85; vigentes para la época de los hechos, el Comité de Regalías debía impartir aprobación al proyecto de contrato de licencia de uso de una marca registrada. El artículo 79 de la decisión 85 prevé que el titular de una marca de fábrica o de servicio podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito, y que estos

actos se regulan de conformidad con la legislación interna de cada país miembro; y el artículo 81 ibídem preceptúa que todo contrato de licencia deberá ser sometido a la aprobación del organismo competente del país miembro y no podrá contener cláusulas restrictivas. Debe examinar el Tribunal si el contrato referente a la licencia de uso de la marca extranjera PIZZA HUT, aprobado por el Comité de Regalías, reunía o no los requisitos exigidos al efecto, o si por el contrario con su aprobación se desconoció el ordenamiento jurídico o se lesionó el derecho del actor pues se trataba de una marca registrada a su nombre. Dentro del cuaderno de anexos No. 3 se hallan los siguientes documentos: a) Copia del contrato celebrado entre PIZZA HUT INC, y PEPSI COLA PANAMERICANA S.A., la primera como cedente y la segunda como cesionaria, en consideración a que aquella ha adoptado y desarrollado un sistema único en la operación de restaurantes para la venta de productos alimenticios y ésta desea utilizar tales marcas y el sistema de restaurantes para productos producidos y vendidos en Colombia. b) Copia de la certificación expedida por la Superintendencia de Industria Y Comercio donde consta que por resolución No. 02567 de 28 de Mayo de 1973, la sociedad PIZZA HUT INC. registró la expresión PIZZA HUT sin distintivos especiales y se le reconoce como titular de la marca registrada. Dicho registro comprende los certificados Nos. 79.824, para la clase 29, que caducó en 1983; 83.549, para la clase 30, vigente hasta octubre de 1984, tramitada renovación

hasta 1989 y 83.603, diseño de hombre para la clase 30, vigente hasta agosto de 1984, renovación en trámite. Para la clase 42 no se registró marca porque se había registrado con anterioridad. 5 - . El Comité de Regalías, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 81 de 1988, aprobó el contrato celebrado entre PIZZA HUT INC. y PEPSI COLA PANAMERICANA S.A., siguiendo los criterios de que trata el Decreto 1234 de 1972 y tuvo en cuenta que el contrato de explotación se refería obviamente a las marcas registradas no a las solicitadas. Si la solicitud de registro de marca para la clase 42 no se aprobó, pues como figura a folio 82 del cuaderno original desde el 7 de febrero de 1984 estaba vigente para esa clase a nombre del actor, debe entenderse que el contrato no podía hacer referencia a una marca respecto de la cual el registro pertenecía a otra persona. 7 - . Los contratantes cumplieron con los requisitos señalados en la resolución 001 de 29 de abril de 1982, expedida por el Comité de Regalías sobre su procedimiento y en el Decreto 85 de 1974, pues al efecto dicho Comité obtuvo los certificados expedidos por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio para saber qué marcas tenía vigente la firma extranjera. Del examen de los actos acusados se deduce que la aprobación del contrato no podía afectar en manera alguna derechos de terceros pues resulta cierto que dicha aprobación sólo tenía vigencia hasta la vigencia misma de la marca y por

el término de la misma. Y como estaba establecido que PIZZA HUT no había registrado la marca para la clase 42, no podía darla en explotación y por lo tanto no podía afectar al actor, razón por la cual no tenía por qué ser citado a la actuación que debía cumplir el Comité de Regalías. Lo que condujo a la confusión del actor fue el objeto de la primera decisión del Comité de Regalías; la explotación de las marcas vigentes y registradas en Colombia para las clases determinadas y la explotación del sistema de restaurantes. El Comité de Regalías entendiendo el carácter doble del objeto ordenó precisarlo así: especificar que a la terminación del contrato se descontinuará el uso de las marcas pero no el sistema de restaurantes. Así las cosas, en cuanto al sistema de restaurantes, el contrato aprobado no hizo relación alguna a determinada marca sino al conjunto de técnicas de preparación y presentación para la venta de comestibles. A lo largo de este proceso no se demostró que PEPSI COLA PANAMERICANA S.A. de Bogotá hubiera utilizado la marca PIZZA HUT para la clase 42 que era la registrada por el actor, por lo cual en principio se entiende utilizó la marca PlZZA HUT para las clases vigentes registradas por la firma extranjera, porque sólo a ellas se podía referir el contrato. 8 - . El cargo alusivo a que los actos administrativos no fueron expedidos legalmente por cuanto no aparecen firmados por todos los que componen el Comité de Regalías, tampoco encuentra prosperidad pues de una parte las normas citadas como infringidas regulan la actividad de corporaciones judiciales y, de otra, porque en efecto la resolución No. 001 de 1982 establece la expedición

de los actos administrativos del Comité de Regalías. ll - . FUNDAMENTOS DEL RECURSO Los motivos de inconformidad del recurrente puede resumirse así: 1. - Las consideraciones del Tribunal acerca de que el actor no tenía por qué ser citado a la actuación que debía cumplir el Comité de Regalías, desconocen las normas que rigen la materia. 2. - La aprobación de un contrato de licencia para servicio de restaurantes (que legalmente van en la clase 42), de acuerdo con las normas violadas requiere necesariamente la existencia previa de una marca registrada en la clase 42. La marca PIZZA HUT no estaba registrada en la clase 42, luego la aprobación del contrato de licencia es abiertamente ilegal. No es legalmente posible aprobar un contrato de transferencia de tecnología sin que previamente exista ya sea la correspondiente patente de invención concedida o una marca registrada y vigente en la clase correspondiente a que haya lugar.

III. - CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Segunda Delegada en lo Contencioso Administrativo ante esta Corporación, considera que el fallo apelado debe ser confirmado por cuanto si la marca PIZZA HUT para la clase 42 no se había registrado en favor PIZZA HUT INC, no podía ser dada en explotación y en consecuencia el contrato no afecta al actor y por ello el Comité de Regalías no estaba obligado a citarlo. Y al no haberse demostrado en el proceso que dentro del objeto del contrato se encontraba la marca registrada en favor del actor (clase 42), cabe concluir que éste carece de interés jurídico en el presente debate.

IV - . LA DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado se procede a resolver

la controversia, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES: El punto central de la controversia gira en tomo de establecer el objeto del contrato celebrado entre PIZZA HUT INC., de Estados Unidos, y PEPSI COLA PANAMERICANA S.A. de Bogotá, pues sólo así puede dilucidarse si en el mismo está involucrada la marca del autor para distinguirse productos de clase 42.

Sobre el particular advierte la Sala lo siguiente: No obstante que en el referido contrato se relacionaron las marcas registradas y solicitadas por la parte concedente PIZZA HUT INC., en el mismo se lee claramente que su objeto fue el de que PEPSI COLA PANAMERICANA S.A. pudiera utilizar , en su calidad de concesionario, las marcas registradas en favor de PIZZA HUT INC. (folios 34 a 37 del cuaderno de anexos No. 3). Está demostrado en el proceso que la aprobación que el Comité de Regalías le impartió al contrato a través de los actos acusados, recayó sobre las marcas registradas y no simplemente solicitadas. En efecto, conforme se lee en el punto 3o del Acta No. 749 de 19 de junio de 1984 (folio 53 cuaderno principal), el citado Comité "decidió aprobar el contrato en estudio por el término de cinco (5) años contados a partir de marzo 15 de 1984 sin el pago de ningún tipo de regalías presentes ni futuras, quedando condicionado el período de aprobación A LA VIGENCIA DE LAS MARCAS" (resalta la Sala fuera de texto). En igual sentido el numeral 11 del Acta No. 770 (folio 56 ibídem) deja constancia de la aprobación del referido contrato respecto de las marcas vigentes. Y en el

numeral 7o. del Acta No. 777 (folio 59 y 60 ibídem), se condiciona el período de aprobación a la vigencia de las marcas. De tal manera que si la solicitud de registro de la marca PIZZA HUT para la clase 42 no le fue concedida a la sociedad PIZZA HUT INC, hecho este del cual tuvo conocimiento el Comité de Regalías por informe de la Secretaría Técnica, resulta cierto y evidente que la marca para dicha clase, que no fue objeto del contrato por no haber sido registrada, no fue tampoco objeto de aprobación por los actos acusados, pues estos condicionaron tal aprobación a la vigencia de las marcas y sólo se puede entender que una marca está vigente cuando se ha otorgado registro o renovación para una clase determinada por cierto lapso, el cual se supone no ha fenecido. Siendo ello así, no existía obligación por parte del Comité de Regalías de citar al actor dado que su derecho a la marca registrada en la clase 42 no estaba en entredicho. De otra parte, ni en el referido contrato ni en los actos que lo aprobaron se observa que el objeto de aquél haya sido el de transferir marca alguna para distinguir servicios prestados en establecimientos que se encarguen de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, que comprende la clase 42, sino que siendo PIZZA HUT INC., titular de registros marcarios para distinguir productos de otras clases distintas de la 42, ha desarrollado y adoptado un sistema único para la elaboración y venta de sus productos alimenticios, esto es, métodos para producirlos e instalaciones en que se deben producir, que llamó "sistema de restaurantes" (folio 9 cuaderno de anexos No. 3), sistema este que

según el contrato citado debe tener en cuenta el concesionario PEPSI COLA PANAMERICANA S.A. de Bogotá, de acuerdo con las instrucciones y especificaciones que imparta el concedente y que no implica, como ya se dijo, transferencia de marca alguna que distinga servicios en establecimientos donde se expenden alimentos o bebidas. Por estas razones habrá de confirmarse la sentencia apelada. En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: CONFÍRMESE la sentencia apelada. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CUMPLASE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE

ESTADO Y CUMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 10 de octubre de 1984.

YESID ROJAS SERRANO ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

PRESIDENTE