CE-SEC1-EXP1994-N2608

TITULARIDAD DE UNA MARCA – Se obtiene de una solicitud original o de su renovación [C]uando una persona tiene la titularidad de una marca, de un signo distintivo, de una razón social, significa que dicha persona obtuvo mediante el cumplimiento de los requisitos legales, y durante una vigencia específica, el registro marcario. Terminada la vigencia de la titularidad podría adquirirla otra persona, o quien la poseía, hacerla suya de nuevo. Para esta segunda eventualidad, es de suponerse que el solicitante debe tener las mismas calidades, cumplir iguales requisitos o los que la ley señale y pagar los mismos derechos, pues su titularidad vuelve a ser "nueva". Por eso se llama "renovación". Quien sea poseedor del "título" de la marca, ya sea porque lo obtuvo en forma original, ya en renovación, adquiere, según el artículo 593 del Código de Comercio, "el derecho a usarla en forma exclusiva y el de impedir el uso de cualquiera otra que pueda producir confusión entre los respectivos productos o servicios". La duración de ese uso exclusivo es de diez años seguidos para el primer otorgamiento y se podrá seguir "renovando" cada cinco años como lo dispone el artículo 592, ibidem. Sentados los anteriores conceptos, resulta apenas lógico que en el literal b) del artículo 1 del Decreto 1168 de 1992 no se hable, según la expresión del demandante a folio 4 de su demanda, de "Títulos de renovación" puesto que éstos jurídicamente no existen. Lo que puede darse es la renovación del título y, habiéndose ya dicho que renovar un título es adquirirlo de nuevo, ha de aplicarse el monto que se señala para cada

uno de los títulos allí determinados: de patentes de invención, de patente de modelo de utilidad, de diseño industrial, de marcas y lemas comerciales, de nombres y enseñas comerciales y publicación. RENOVACIÓN DEL REGISTRO DEL TÍTULO DE UNA MARCA – Están sometidas a las tarifas, habida cuenta que son verdaderos títulos marcarios y se ordena el registro de las renovaciones [V]encida la licencia en el primer caso, o concluido el término dado del Registro de la Marca, en el caso de que aquí se trata, la renovación impone un trámite a seguir frente a la Administración, con sujeción, obviamente, a. los procedimientos y costos establecidos". Haciendo un parangón entre la Circular demandada y el Decreto 1168 de 1992, no se patentiza ninguna modificación de aquella respecto a éste, no resultando violadas, en consecuencia, ninguna de las normas superiores indicadas por el peticionario. […] Así concluye, que si en la disposición en estudio la norma se refirió simplemente a títulos, en ella deben entenderse incluidos tanto los proferidos como resultado de una solicitud original, como aquellos que surgen del procedimiento de las renovaciones, según sea el caso. Así lo explica también el señor apoderado de la Superintendencia, y en ello tiene razón, cuando dice que las resoluciones que ordenan el registro de las renovaciones, en cuanto constituyen el origen o fundamento jurídico de un derecho marcario, siendo la demostración auténtica del mismo, son verdaderos títulos de marcas y, en consecuencia, están sometidos a la tarifa referida en la letra b) del artículo 1o del

Decreto 1168 de 1992. En conclusión, la Sala, al no encontrar en la Circular demandada ninguna disposición nueva, distinta a lo ya prescrito en el Decreto al que se refiere, estima que está conforme a derecho no teniendo por tanto vocación de prosperar la pretendida nulidad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 592 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 593

NORMA DEMANDADA: CIRCULAR 009 DE 1993 (29 de julio)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: YESID ROJAS SERRANO

Santa Fe de Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Radicación número: CE-SEC1-EXP1994-N2608

Actor: IGNACIO ESCOBAR URIBE

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Con el presente proveído entra la Sala a decidir la demanda de nulidad instaurada por el actor de la referencia contra la Circular número 009 del 29 de julio de 1993 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por medio de la Circular demandada se aplica la tasa fijada en el Decreto 1168 de 1992 por concepto de títulos originados en el registro inicial de una marca y los referentes a la renovación.

LA ACCION El demandante solicita que mediante los trámites del procedimiento

ordinario se declare la nulidad de la Carta Circular No. 009 del 29 de julio de 1993, expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio; que se ordene publicar el fallo en la Gaceta de Propiedad Industrial y que se notifique el auto admisorio de la demanda al Ministerio Público y al representante legal de la parte demandada. Como fundamentación fáctica de la demanda, sostiene el actor: "El artículo 1 del decreto 1168 de 1992 fija las tasas para la tramitación de los procedimientos de propiedad industrial por los CONCEPTOS comprendidos en los literales a) a i). "Dentro del concepto del literal a) SOLICITUDES, están claramente fijadas, entre otras, las tasas para la tramitación de SOLICITUDES de RENOVACION de marca por un valor de sesenta y seis mil pesos ($66.000.oo). A diferencia de lo que acontece con las SOLICITUDES de otras modalidades de la propiedad industrial como las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y lemas, el concepto del literal a) SOLICITUDES no incluye tasas para la PUBLICACION DE SOLICITUDES DE RENOVACION de marca. Respecto de la publicación, sucede con las renovaciones de marca lo mismo que con los nombres y enseñas comerciales y las prórrogas: el legislador no contempló el pago de tasas por publicación de las SOLICITUDES de prórroga de patente de invención, renovación de marca, nombres y enseñas comerciales. "Dentro del concepto del literal b) TITULOS del artículo 1 del decreto No. 1168 de 1992, están clara y taxativamente fijadas las tasas que

deberán pagarse para la obtención de los TITULOS y la PUBLICACION de los mismos, mas sólo respecto del registro de las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, marcas y lemas comerciales, nombres y enseñas comerciales. El legislador no contempló el pago de tasas para la obtención de los TITULOS de RENOVACION de marcas ni para la PUBLICACION de los mismos. De igual manera actuó con las prórrogas para las patentes de invención que, como las RENOVACIONES de registros marcarlos, no pagan tasas por la obtención del TITULO y la PUBLICAOION del mismo”. LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACION Señala el actor como normas violadas por el acto que acusa, los artículos 84, 150 (ordinal 12) y 338 de la Constitución Política; 27 del Código Civil; 1 y 4 del Decreto 682 de 1982 y 119 de la Ley 6 de 1972. Al explicar el concepto de la violación, dice, con relación al artículo 84 de la Constitución, que se está exigiendo el pago de tasas por los títulos de renovación y por su publicación, requisito éste que no está establecido ni en la Constitución Política ni en la ley ni en un decreto, reglamento o resolución interna. Por razón igual se viola, según el demandante, el Decreto 682 de 1982 el cual, en sus artículos 1 y 4, prescriben que no se deben exigir a los interesados requisitos distintos a los determinados en la Constitución y en las disposiciones legales, decretos, reglamentos y resoluciones internas. Afirma, así mismo, que de

conformidad con lo previsto por los artículos 150, numeral 12, y 338 de la Carta, corresponde sólo al Congreso, por medio de leyes, establecer contribuciones fiscales y que, además, la aplicación analógica de las leyes es a todas luces incorrecta cuando se trata de crear tributos o exenciones tributarias. Sobre el artículo 27 del Código Civil en cuyo texto se prescribe que "cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu", dice el accionante que "los párrafos cuarto y quinto de la carta circular impugnada tratan de consultar el espíritu que impulsó al Presidente de la República y a su Ministro de Desarrollo Económico a determinar que en el literal a) era menester distinguir entre MARCA y RENOVACION, en tanto que en el literal b) no era necesario hacerlo. Afirma el actor, sobre la última de las normas que él señala como violadas, que "el artículo 119 de la ley 6 de 1992 limitó a los gastos y costos de los programas de tecnificación el total de las tasas. Ampliarlas a nuevos hechos gravados equivale a superar indebidamente el límite establecido, violándose así dicho artículo 119". LA CONTESTACION DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma. Al exponer las razones de la defensa, comienza por advertir que la Superintendencia al expedir la circular objeto de la acción de nulidad no creó tributo o contribución alguna ni aplicó la interpretación analógica para extender uno ya existente a

situaciones no cobijadas por él. Por el contrario, agrega, "el instructivo en cuestión se limitó, exclusivamente, de acuerdo con el sentido natural y obvio del término título, a aclarar que las resoluciones que conceden renovaciones de registros marcarios, por ostentar la calidad de título de marca, están sometidos al pago de la tarifa establecida en el literal b) del artículo 1 del Decreto 1168 de 1992". Apela el respondiente a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, "El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente" y anota en este punto que "el registro tiene una vigencia temporal limitada, vencida la cual, si se pretende continuar con el derecho, se hace preciso obtener un nuevo registro y, en consecuencia, un nuevo título. Así, en los libros correspondientes se registran no solamente los períodos correspondientes a las solicitudes originales, sino también los originados en los trámites de renovación. De esta, manera, el documento que da cuenta de tal derecho es, precisamente, el acto administrativo que ordena cada uno de los aludidos registros, esto es, tanto la resolución que se profiere en el trámite de una solicitud nueva como el originado en una petición de renovación". Concluye afirmando el señor apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, que las resoluciones que conceden una renovación son verdaderos títulos marcarlos al igual que las referidas a solicitudes originales y que, por ende, mal podrían excluirse de la aplicabilidad de la tarifa establecida en

el literal b) del artículo 1 del Decreto 1168 del 10 de julio de 1992". INTERVENCION FINAL DE LAS PARTES Y DEL MINISTERIO PÚBLICO Dentro del trámite normal del proceso, habiendo corrido el traslado para los alegatos, las partes se hicieron presentes con sendos memoriales en los que ratifican sus puntos de vista y argumentos expuestos con anterioridad. También la señora Procuradora Séptima Delegada aportó su concepto al que pertenece el siguiente extracto: "...Tiene razón entonces, el señor Apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio al afirmar que la Circular demandada no crea tributo o contribución alguna, ya que en ella simplemente se precisa, de manera inteligente, que las tasas a que se refiere el Decreto 1168 citado deben pagarse toda vez que se promueva un trámite de los allí previstos relacionados con la propiedad industrial, ya se trate de solicitud inicial o de renovación. "Para abundar en explicaciones, no se adquiere una licencia de conducción para toda la vida, por ejemplo, ni se obtiene el registro de una marca por un término indefinido. Vencida la licencia en el primer caso, o concluido el término dado del Registro de la marca, en el caso de que aquí se trata, la renovación impone un trámite a seguir frente a la Administración con sujeción, obviamente, a los procedimientos y costos establecidos". Concluye la funcionaría manifestando que las peticiones de la demanda no están llamadas a prosperar, PARA DECIDIR, SE CONSIDERA: Se solicita en la demanda la declaratoria de nulidad de la Carta Circular

No. 009 de 1993 expedida por la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio. En dicha Circular se hacen algunas precisiones en relación con las tasas para la tramitación de algunos de los procedimientos en materia de propiedad industrial, especialmente aquellos referentes a los derechos que deben cancelarse con ocasión del trámite de renovación de signos distintivos. Manifiesta el demandante que el Presidente y su Ministro de Desarrollo Económico, mediante el Decreto 1168 de 1992, fijaron tasas para las solicitudes de renovación de registro de marcas, más se abstuvieron de hacerlo para los "TITULOS de RENOVACION y la PUBLICACION de los mismos, como puede concluirse de la lectura del literal b) de dicho artículo". Considera la Sala que es de utilidad para efectos de esta providencia, aclarar la terminología utilizada por el actor ya que, mientras él hace énfasis en hablar de "títulos de renovación", en el acto demandado y en los documentos que con él se relacionan, se hace referencia únicamente a "renovación de títulos" lo que, obviamente, no tiene igual significación. Y, dentro de la precisión de conceptos, se hace necesario decir que el valor semántico del vocablo "renovar" es el de "hacer una cosa de nuevo". Así entonces, es de colegirse que "renovar un título" es hacerlo de nuevo. Cuando una persona tiene la titularidad de una marca, de un signo distintivo, de una razón social, significa que dicha persona obtuvo mediante el cumplimiento de los requisitos legales, y durante una vigencia específica, el registro marcario. Terminada la vigencia de la titularidad podría adquirirla otra

persona, o quien la poseía, hacerla suya de nuevo. Para esta segunda eventualidad, es de suponerse que el solicitante debe tener las mismas calidades, cumplir iguales requisitos o los que la ley señale y pagar los mismos derechos, pues su titularidad vuelve a ser "nueva". Por eso se llama "renovación". Quien sea poseedor del "título" de la marca, ya sea porque lo obtuvo en forma original, ya en renovación, adquiere, según el artículo 593 del Código de Comercio, "el derecho a usarla en forma exclusiva y el de impedir el uso de cualquiera otra que pueda producir confusión entre los respectivos productos o servicios". La duración de ese uso exclusivo es de diez años seguidos para el primer otorgamiento y se podrá seguir "renovando" cada cinco años como lo dispone el artículo 592, ibidem. Sentados los anteriores conceptos, resulta apenas lógico que en el literal b) del artículo 1 del Decreto 1168 de 1992 no se hable, según la expresión del demandante a folio 4 de su demanda, de "Títulos de renovación" puesto que éstos jurídicamente no existen. Lo que puede darse es la renovación del título y, habiéndose ya dicho que renovar un título es adquirirlo de nuevo, ha de aplicarse el monto que se señala para cada uno de los títulos allí determinados: de patentes de invención, de patente de modelo de utilidad, de diseño industrial, de marcas y lemas comerciales, de nombres y enseñas comerciales y publicación. Esta explicación un tanto didáctica, se ve complementada con el concepto de la señora Procuradora Delegada cuando, en un intento por hacer aún

más clara la situación que se plantea, manifiesta que "no se adquiere una licencia de conducción para toda la vida, por ejemplo, ni se obtiene el registro de una marca por un término indefinido. Vencida la licencia en el primer caso, o concluido el término dado del Registro de la Marca, en el caso de que aquí se trata, la renovación impone un trámite a seguir frente a la Administración, con sujeción, obviamente, a. los procedimientos y costos establecidos". Haciendo un parangón entre la Circular demandada y el Decreto 1168 de 1992, no se patentiza ninguna modificación de aquella respecto a éste, no resultando violadas, en consecuencia, ninguna de las normas superiores indicadas por el peticionario. En efecto, el escrito demandado, enmarcado como está dentro de los términos del Decreto 1168 de 1992 y dirigido a los apoderados y demás usuarios de los servicios de propiedad industrial, no va más allá de lo expresado en esa normativa y aclara, con ocasión de las inquietudes surgidas en torno a ella, que le son aplicables los conocidos principios universales que orientan la hermenéutica jurídica tales como "donde el legislador no distingue no le es dable al intérprete distinguir" y "donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición". Así concluye, que si en la disposición en estudio la norma se refirió simplemente a títulos, en ella deben entenderse incluidos tanto los proferidos como resultado de una solicitud original, como aquellos que surgen del procedimiento de las renovaciones, según sea el caso. Así lo explica también el señor apoderado de la Superintendencia, y en

ello tiene razón, cuando dice que las resoluciones que ordenan el registro de las renovaciones, en cuanto constituyen el origen o fundamento jurídico de un derecho marcario, siendo la demostración auténtica del mismo, son verdaderos títulos de marcas y, en consecuencia, están sometidos a la tarifa referida en la letra b) del artículo 1o del Decreto 1168 de 1992. En conclusión, la Sala, al no encontrar en la Circular demandada ninguna disposición nueva, distinta a lo ya prescrito en el Decreto al que se refiere, estima que está conforme a derecho no teniendo por tanto vocación de prosperar la pretendida nulidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosa Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República, de Colombia y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIEGANSE las súplicas de la demanda. DEVUELVASE al actor el depósito constituido para gastos del proceso, por no haber sido utilizado. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 19 de mayo de 1994.

YESID ROJAS SERRANO ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ