CE-SEC1-EXP1994-N2766

REGISTRO DE MARCA / NOMBRE COMERCIAL / SUSPENSION PROVISIONAL - Improcedencia Para determinar que se incurrió en la causal de irregistrabilidad prevista en la norma comunitaria, previamente se debe comprobar que el accionante adquirió un derecho respecto del nombre comercial para que así mismo pueda predicarse que se trata de un derecho que debe protegerse por la legislación interna, aspecto este que corresponde a la etapa probatoria del proceso que ha de servir de fundamento para la sentencia que en él deba proferirse y por lo tanto se hace improcedente un pronunciamiento anticipado sobre el mismo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) Radicación número: 2766

Actor: SOCIEDAD NAUTICA APPAREL INC.

Demandado: DIVISION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad NAUTICA APPAREL INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 596 del C. de Co., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, del artículo 2o. de la resolución No. 1583 de 19 de mayo de 1992, por la cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió en favor de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA el registro de la marca "NAUTICA" para distinguir productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

Como la demanda reúne los requisitos legales, habrá de admitirse en la parte resolutiva de esta providencia. SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL Los argumentos que expresa la actora en apoyo de la solicitud de la medida cautelar, pueden sintetizarse así: 1 - . El acto acusado viola ostensiblemente los artículos 76 a 78, 80, 84, 85, 93 a 97 y 103 a 105 de la decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales expresamente exigen la existencia de un titular del registro para ser titular de una marca y poder ejercitar los derechos inherentes a la misma. En el evento sub lite, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución acusada otorgó el registro de la marca "NAUTICA" a la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA, quien en el momento del otorgamiento había dejado de existir, lo cual hace que sea nulo el acto por carecer de sujeto en quien pueda recaer o radicarse. 2 - . Como se demuestra con la prueba contenida en el numeral 7.1.4.1, la demandante es una sociedad domiciliada en los Estados Unidos de América y como tal, goza de la protección otorgada a todos los nacionales de ese país por la Ley 59 de 1936, mediante la cual se incorporó al derecho interno colombiano la Convención de Washington de 1929, la cual en su artículo 14 establece la protección del nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas en cualquiera de los Estados contratantes, sin necesidad de registro o depósito. El literal b) del artículo 73 de la decisión 313, prohibe registrar marcas que sean

idénticas o semejantes a un nombre comercial protegido, de acuerdo con la legislación interna. Como el nombre comercial de la sociedad NAUTICA APPAREL INC. es idéntico a la marca registrada en virtud del acto acusado, que se encuentra protegido por la Ley 59 de 1936, procede la suspensión provisional pues dicha marca reproduce la parte esencial del nombre comercial de la demandante con lo cual se configura la causal de irregistrabilidad del citado literal b) del artículo 73 de la decisión 313. II - . LA DECISION Para resolver, se considera: En cuanto toca al primer argumento, no advierte la Sala la ostensible infracción de las normas invocadas por el actor, ya que por el contrario se hace necesario dilucidar, entre otros aspectos, el alcance del artículo 172 del C. de Co., que regula la fusión de las sociedades comerciales, como la que operó en la sociedad beneficiaria del registro marcario, la cual fue absorvida por la sociedad PIEDRAHITA VELEZ LIMITADA, como consta en la escritura pública No. 349 de 14 de febrero de 1991 de la Notaría 10 de Bogotá, adjuntada en los anexos 7.3.2., y de las estipulaciones contenidas en la cláusula 8a. de la misma, sobre todo en lo que atañe a que la sociedad absorbente incorpora a su patrimonio el de las absorvidas, como una continuación de estas, asumiendo así todas las obligaciones aun las meramente eventuales, que permita establecer si puede hablarse o no de inexistencia del titular del registro marcario. Dado que tales aspectos no pueden ser objeto de análisis en esta etapa del

proceso, sino en la correspondiente a la sentencia, por conllevar un estudio de fondo, es del caso denegar la solicitud impetrada en cuanto al primer argumento en estudio. En lo que concierne al segundo argumento que expone la actora, observa la Sala lo siguiente: 1 - . El artículo 73, literal b) de la decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estatuye como causal de irregistrabilidad de las marcas, aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: que "sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error". Esta norma al igual que la contenida en el artículo 14 de la ley 59 de 1936, pretende dar protección al nombre comercial. El Código de Comercio, en este caso viene a ser la legislación interna a la que alude el literal b) del artículo 73 de la decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a través de la cual se protege el nombre comercial. Prescribe dicho estatuto en el artículo 603: Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará‘. De lo anterior se infiere que para determinar que se incurrió en la causal de irregistrabilidad prevista en la norma comunitaria, previamente se debe comprobar que el accionante adquirió un derecho respecto del nombre comercial para que así

mismo pueda predicarse que se trata de un derecho que debe protegerse por la legislación interna, aspecto este que corresponde a la etapa probatoria del proceso que ha de servir de fundamento para la sentencia que en él deba proferirse y por lo tanto se hace improcedente un pronunciamiento anticipado sobre el mismo. Por estas consideraciones estima la Sala que también debe denegarse la solicitud incoada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE: 1o): ADMÍTESE la demanda promovida por la sociedad NAUTICA APPAREL INC. y reconócese como su apoderado al abogado Germán Marín, conforme al memorial de sustitución del poder que obra a folio 1 del cuaderno No. 1, en armonía con los documentos visibles a folios 10 a 12 ibídem En consecuencia, se dispone: a): NOTIFIQUESE personalmente esta providencia a la señora procuradora primera delegada en lo Contencioso Administrativo ante esta Corporación. b): NOTIFIQUESE personalmente esta providencia, con entrega de copias de la demanda y sus anexos, al señor superintendente de Industria y Comercio, y por tener interés directo en las resultas del proceso, al representante legal de la

sociedad PIEDRAHITA VELEZ LIMITADA.

Para efectos de esta última notificación, la demandante deberá suministrar la dirección en donde habrá de surtirse la diligencia. C): FÍJESE el proceso en lista por el término de cinco (5) días para los efectos previstos en los artículos 207 - 5 y 208 del C. C. A.

d): DEPOSITE la actora en la Secretaría de la Sección, la suma de cinco mil pesos ($5.000.oo) para atender los gastos ordinarios del proceso. e): SOLICÍTESE a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado. 2o.): DENIÉGASE la solicitud de suspensión provisional impetrada.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 27 de enero de 1994.

YESID ROJAS SERRANO ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

PRESIDENTE

MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUSENTE