CE-SEC1-EXP1995-N2532

REGISTRO MARCARIO - Abandono de la petición / DESGLOSE - Efectos / ABANDONO DE LA SOLICITUD - No se deduce de la solicitud de desglose La resolución que declara infundada una oposición por sí sola no pone fin a la actuación administrativa y por esta razón no es demandable. Lo será en la medida en que como consecuencia de dicha declaratoria, y en el mismo acto, se conceda el registro marcario, pues con este último acto es que culmina el trámite administrativo y respecto del mismo es que cabe predicar su expedición irregular o causales de irregistrabilidad, todo ello tendiente a obtener su cancelación. El abandono se infiere de la inactividad absoluta de una de las partes, lo cual no aconteció en este caso, pues como lo reconoció la propia demandante, la apoderada de dicha sociedad contestó la demanda de oposición. El desglose simplemente consiste en el retiro de documentos del expediente, pero al dejarse copia auténtica de los mismos con ella puede proseguirse el trámite. IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Causales / REGISTRO MARCARIOObjeto / STOR JEANS - Irregistrabilidad por registro previo la marca Stop y por corresponder a un signo descriptivo En el caso sub exámine la marca objeto de controversia es la compuesta por las expresiones STOP JEANS, para la clase 25 del Decreto número 755 de 1972. En cuanto a la expresión STOP, según consta a folio 43 fue concedido su registro, por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en favor de la actora, mediante la Resolución número 00315 de 10 de

mayo de 1983, para distinguir productos comprendidos en la clase 25, por un término de cinco años, es decir, hasta el 10 de mayo de 1988. De tal manera que cuando se rindió el informe obrante a folio 35, el 4 de febrero de 1987, proveniente de la misma entidad, en el sentido de que la citada expresión no se encontraba registrada, ni en trámite, para la clase 25, ello condujo a error a la misma para denegar la oposición y, a la postre, para conceder el registro marcario, pues, como ya se vio, la marca STOP sí estaba registrada en favor de un tercero antes de expedirse el acto acusado y era confundible con la que fue objeto de éste, dada su identidad desde el punto de vista fonético y conceptual. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena profirió interpretación prejudicial en este proceso en razón de la solicitud que se le formuló en tal sentido por haberse invocado en la demanda como quebrantadas algunas normas comunitarias, y al fijar el alcance de las mismas, expresó: “... Igualmente el Tribunal en reiterada jurisprudencia se ha referido a que no pueden ser objeto de registro como marcas las denominaciones genéricas o descriptivas (Art. 58, de la Decisión 85, inciso c) y d) que abarca a las palabras que en el lenguaje corrientes o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una denominación usual COMO ES EL CASO DE LA PALABRA DEL IDIOMA INGLES JEANS,

USADA ESPECIALMENTE PARA DESIGNAR PANTALONES HECHOS

ESPECIALMENTE DE UN TIPO DE TELA - LONA AZULADA. PROHIBICION

QUE CONCEPTUALMENTE APARECE IMPLICITA EN LAS DECISIONES POSTERIORES HASTA LA ACTUALMENTE VIGENTE...”. Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a acceder a las pretensiones de la demanda, en cuanto al acto de registro se refiere.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) Radicación número: 2532

Actor: SOCIEDAD RIVERA G. Y CIA. S. C. A. MANUFACTURAS STOP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad Rivera G. y Cía. S.C.A. Manufacturas Stop, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha ocurrido ante esta Corporación a fin de que mediante sentencia se hagan las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución número 000503 de 6 de febrero de 1990, por medio de la cual se declaró infundada la oposición promovida por el apoderado de la actora frente al registro de la marca “STOP JEANS” (etiqueta) para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 25 del Decreto número 755 de 1972, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio.

2ª. Es nula la Resolución número 07877 de 8 de octubre de 1991, por medio de la cual se concedió el registro de la referida marca en favor de la sociedad Latin Sport Limitada, expedida por la misma entidad. 3ª. Es nula la Resolución número 04159 de 30 de noviembre de 1992, por medio de la cual se desestimaron los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la Resolución citada en el numeral anterior, expedida por la misma entidad. 4ª. Como consecuencia de las declaraciones anteriores se decrete la nulidad y se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca STOP JEANS (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto número 755 de 1972.

I. HECHOS Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: a) La sociedad LATIN SPORT LIMITADA solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la MARCA STOP JEANS (etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972. Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente número 171.518; b) La sociedad Rivera G. y Cía. S.C.A. MANUFACTURAS STOP, acreditando mejores derechos marcarios sobre el signo STOP, se opuso al registro de la marca; c) La apoderada de la sociedad LATIN SPORT LIMITADA solicitó el desglose del poder y del certificado de existencia y representación legal de la misma para adjuntarlos en la tramitación del registro de una nueva marca, entendiéndose con ello desistida, renunciada, abandonada o retirada la petición de registro de la marca STOP JEANS. No obstante ello, dicha apoderada contestó

la demanda de oposición; d) En forma oficiosa la Superintendencia de Industria y Comercio decretó pruebas y dispuso que se tuvieran como tales, en favor de la opositora, los hechos 1 y 5 de la demanda de oposición, esto es, la prioritaria solicitud de registro de la marca STOP y la primera solicitud de depósito de la enseña comercial STOP (etiqueta), para distinguir establecimientos comerciales dedicados a actividades propias de los artículos listados en las clases 23, 24 y 25 de la clasificación internacional de marcas. La entidad también ordenó a la Oficina de Registro que informara si se encontraban en trámite las citadas solicitudes; e) La Oficina de Registro informó que el 4 de noviembre de 1978 se concedió en favor de Alberto Rivera Giraldo y Cía. C.X.A. (hoy Rivera G. y Cía. S.C.A. Manufacturas Stop) el depósito de la enseña comercial STOP (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en las clases 24 y 25. En cuanto a la marca Stop dicha Oficina comunicó, sin ser cierto, que no se encontraba registrada ni en trámite; f) La Superintendencia de Industria y Comercio, olvidando que ella misma había concedido el registro de la citada marca en favor de aquella sociedad, concedió el registro de la marca STOP JEANS a la sociedad LATIN SPORT LIMITADA y declaró infundada la oposición argumentando que el depósito de la enseña STOP en nombre de la opositora, por constituir una presunción legal de uso, requería la prueba de dicho uso y que correspondía a aquélla identificar el número del expediente mediante el cual se registró la marca.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones, adujo la actora, en síntesis, los siguientes

cargos de violación:

1. Se violaron los artículos 61 literales b) y c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el artículo 82 literales a) y e) de la Decisión 344, en concordancia con el literal e) del artículo 14 del Decreto número 117 del 14 de enero de 1994) y 77 literales a) y e) de la Decisión 313 ibídem (que guarda relación con el artículo 88 literales a) y e) de la Decisión 344), por cuanto la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio le dio trámite a una solicitud incompleta, ya que la apoderada de la sociedad LATIN SPORT LIMITADA obtuvo desglose del poder y del certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad, que se requerían para regular la continuación de la actuación administrativa.

2. Se violó el artículo 8 del C.C.A. por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio en forma oficiosa continuó la actuación administrativa sin ser necesaria para el interés público, pero sí perjudicial para el interés particular de la actora.

3. Se violaron los artículos 544 y 597 del C. de Co. por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el poder conferido por Latín Sport Limitada a la doctora Anacarsis Cardona de Salonia, para solicitar el registro de la marca Stop Jeans, no fue protocolizado, y, antes, por el contrario, fue desglosado del expediente administrativo en el cual reposaba.

Lo propio sucedió con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad. De otra parte, la demandada no dio cumplimiento al artículo 597 del C. de Co., sobre documentos que deben acompañarse con la solicitud, abandono de solicitudes incompletas, examen de expedientes y renuncia del derecho.

4. Se quebrantaron los artículos 58 literales c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344) y 72 literales d) y e) de la Decisión 313 ibídem

(que guarda relación con los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344), porque excluida la expresión STOP, el vocablo Jeans es un signo, indicación o denominación descriptiva y genérica que designa la especie, calidad, destino, valor y otros datos, características e informaciones de los productos para los cuales se usa. La palabra JEANS es originaria del idioma inglés y significa ropa, especialmente pantalones hechos de tal tela y fue trasladada al idioma español en donde goza de aceptación general. El vocablo JEANS en el lenguaje corriente y en el uso comercial es una designación común y usual de los productos para los cuales se emplea, esto es, productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972. La palabra JEANS tiene su significado concreto y generalizado en el consenso de las personas que adquieren vestuario y calzado y por lo mismo tiene su propia identidad mercantil. Al ser parte integral de una marca que distingue productos para los cuales se usa dentro del común de las personas, injustamente excluye su uso por parte

de terceros dedicados a la misma actividad, violándose así el principio de la igualdad, en virtud del cual todos los comerciantes dedicados a la explotación de un mismo ramo de negocios tienen idéntico derecho a emplear libremente las denominaciones que permitan distinguir los productos a cuya comercialización se dedican, en este caso, la expresión JEANS, que no es otra cosa que la significación de ropa, especialmente pantalones.

5. Se violaron los artículos 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el artículo 83 literal a) de la Decisión 344) y 73 literal a) de la Decisión 313 (que guarda relación con el artículo 83 literal a) de la Decisión 344), de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión STOP, que es parte esencial se la marca STOP JEANS, corresponde a una marca registrada con anterioridad por la actora para distinguir productos de la misma y otras clases similares.

6. Se vulneraron los artículos 58 literal k) de la Decisión 85 (que guarda relación con el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344) y 72 literales d) y e) de la Decisión 313 (que guarda relación con el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344), porque las palabras genéricas en otro idioma, en este caso, el inglés, son equivalentes a su traducción genérica al español, ya que el público las entiende en su significado preciso y al valorarlas lo hace como cualquier otro vocablo de nuestro propio idioma.

7. Se violó el artículo 586 numeral 3 del C. de Co., en concordancia con el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 porque el signo STOP, que es parte

esencial de la marca STOP JEANS, corresponde al nombre comercial STOP, usado y depositado con anterioridad por Alberto Rivera y Cía. C.X.A. (hoy Rivera G. y Cía. S.C.A. Manufacturas Stop), para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la producción, distribución, comercialización y venta de artículos comprendidos en las clases 24 y 25.

8. Se violaron los artículos 64 de la Decisión 85 (que guarda relación con el artículo 96 de la Decisión 344) y 85 de la Decisión 313 (que guarda relación con el artículo 96 de la Decisión 344), por cuanto la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio debió rechazar el registro de la marca STOP JEANS (etiqueta), previa información a la solicitante sobre el incumplimiento de los requisitos señalados en los literales c), d), f) y k) del artículo 58 de la Decisión 85, que corresponden a los literales d) y e) del artículo 72 y a), d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313.

9. Se violó el inciso 2 del artículo 605 del C. de Co. porque la demandada desconoció que una vez depositado como nombre comercial de la actora el signo STOP (etiqueta) se presumía que éste comenzó a usarse desde la fecha en que fue radicada la solicitud de depósito. Por tal desconocimiento estimó que tal uso, por tratarse de una presunción legal, requería prueba por parte del beneficiario para ser demostrado.

10. Se violaron los incisos 2 y 6 a 8 del artículo 3 del C.C.A. al no observar la demandada los siguientes principios: a) Economía, al exigir a la actora que acreditara el mejor derecho que le

asistía sobre la marca STOP, prueba innecesaria ya que la misma reposaba y reposa aún en los archivos de la entidad; b) Imparcialidad, al no enviarle a la actora citación previa para notificarle personalmente la Resolución número 000503 de 6 de febrero de 1990, que declaró infundada la oposición; c) Publicidad, por cuanto la demandada no dio a conocer mediante el sistema de notificación ordenado en el C.C.A., la decisión adoptada en la Resolución antes citada. d) Contradicción, al no habérsele dado oportunidad a la actora de conocer y controvertir por los medios legales la referida Resolución.

11. Se violó el artículo 44 del C.C.A. porque la demandada nunca envió a la actora la citación previa para la notificación personal de la mencionada Resolución número 000503, no obstante aparecer en el expediente la dirección para tales efectos.

12. Se violó el artículo 45 ibídem porque la demandada habiendo podido hacer la notificación personal de la Resolución número 00503 efectuó la notificación por edicto.

13. Se violó el artículo 48 ibídem por cuanto no obstante las irregularidades anotadas le dio plenos efectos a la citada Resolución sin que la actora hubiera interpuesto contra la misma los recursos de ley.

III. TRAMITE DE LA ACCION III.1 A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

III.2 CONTESTACION DE LA DEMANDA La Nación –Superintendencia de Industria y Comercio–, a través de

apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

1. En los documentos obrantes en el expediente número 171.518 no aparece renuncia expresa por parte de la doctora Anacarsis Cardona de Salonia al poder conferido por la sociedad Latín Sport Limitada. Por el contrario, de los escritos presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 5 de diciembre de 1980 y el 7 de febrero de 1984 se ratifica su actuación como apoderada en lo que respecta a la solicitud de registro de la marca STOP JEANS.

2. El desglose de los documentos no constituye desistimiento, renuncia, abandono o retiro de la solicitud.

3. La enseña comercial depositada por la actora y la marca solicitada por Latin Sport Limitada no guardan semejanzas habida cuenta del tipo de letra y las formas de las etiquetas cotejadas.

4. Para la notificación de la Resolución número 00503 de 6 de febrero de 1990 se envió marconi al apoderado de la actora, como consta en el expediente número 171.518, y como no compareció al despacho se surtió debidamente la notificación por edicto.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado estima que deben denegarse las súplicas de la

demanda, por las siguientes razones:

1. El hecho de la solicitud de desglose, contrario a lo que concluye el actor, en ningún momento constituye desistimiento, abandono o retiro de la solicitud de registro de la marca STOP JEANS pues el desistimiento debe ser expreso,

además que la apoderada de la sociedad Latín Sport Limitada prosiguió su actuación, como se deduce de los memoriales que presentó, e igualmente dio respuesta a la demanda de oposición presentada por la actora.

2. La enseña comercial depositada por la actora y la marca solicitada por la sociedad Latín Sport Limitada no guardan semejanzas, pues la una está integrada por un solo vocablo y la otra acompañada por el vocablo Jeans.

3. La notificación de la Resolución número 000503 de 6 de febrero de 1990 se surtió conforme a la ley. En efecto, en la misma Resolución hay un sello de 30 de noviembre de 1990 que expresa que en esa fecha se envió un marconi al apoderado de la actora para que compareciera a notificarse de la misma.

Además, existe constancia de que se hizo la notificación por edicto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Advierte la Sala, en primer término, que la Resolución que declara infundada una oposición por sí sola no pone fin a la actuación administrativa y por esta razón no es demandable. Lo será en la medida en que como consecuencia de dicha declaratoria, y en el mismo acto, se conceda el registro marcario, pues con este último acto es que culmina el trámite administrativo y respecto del mismo es que cabe predicar su expedición irregular o causales de irregistrabilidad, todo ello tendiente a obtener su cancelación.

En consecuencia, la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno respecto de la Resolución número 000503 de 6 de febrero de 1990, y, por ende, en relación con los cargos 10 literales b) a d) y 11 a 13.

No asiste razón al apoderado de la actora en cuanto afirma que la solicitud de desglose de documentos, en este caso, del poder y del certificado de existencia y representación legal por parte de la apoderada de la sociedad LATIN SPORT LIMITADA, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, implicó el desistimiento o abandono de la petición de registro de la marca STOP JEANS, para distinguir productos de la clase 25 del Decreto número 755 de 1972, pues el desistimiento debe ser expreso. Y el abandono sólo se infiere de la inactividad absoluta de una de las partes, lo cual no aconteció en este caso, pues como lo reconoció la propia demandante en el hecho contenido en el literal c), la apoderada de dicha sociedad contestó la demanda de oposición. El desglose simplemente consiste en el retiro de documentos del expediente, pero al dejarse copia auténtica de los mismos con ella puede proseguirse el trámite. Observa sí la Sala que en el evento sub lite la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir el acto de registro de la marca STOP JEANS, incurrió en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 58 literales c), d) y f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente cuando se expidió tal acto. En efecto, conforme a las citadas disposiciones no podrán ser objeto de registro como marcas: las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época de la producción de los productos o de la prestación

de los servicios; las palabras que en el lenguaje corriente, o en las costumbres comerciales de los países miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate y su equivalente en otros idiomas; y las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. En el caso sub exámine la marca objeto de controversia es la compuesta por las expresiones STOP JEANS, para la clase 25 del Decreto número 755 de 1972. En cuanto a la expresión STOP, según consta a folio 43 fue concedido su registro, por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en favor de la actora, mediante la Resolución número 00315 de 10 de mayo de 1983, para distinguir productos comprendidos en la clase 25, por un término de cinco años, es decir, hasta el 10 de mayo de 1988. De tal manera que cuando se rindió el informe obrante a folio 35, el 4 de febrero de 1987, proveniente de la misma entidad, en el sentido de que la citada expresión no se encontraba registrada, ni en trámite, para la clase 25, ello condujo a error a la misma para denegar la oposición y, a la postre, para conceder el registro marcario, pues, como ya se vio, la marca STOP sí estaba registrada en favor de un tercero antes de expedirse el acto acusado y era confundible con la que fue objeto de éste, dada su identidad desde el punto de vista fonético y conceptual. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena profirió interpretación prejudicial

en este proceso en razón de la solicitud que se le formuló en tal sentido por haberse invocado en la demanda como quebrantadas algunas normas comunitarias, y al fijar el alcance de las mismas, expresó: “... Igualmente el Tribunal en reiterada jurisprudencia se ha referido a que no pueden ser objeto de registro como marcas las denominaciones genéricas o descriptivas (Art. 58, de la Decisión 85, inciso c) y d) que abarca a las palabras que en el lenguaje corrientes o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una denominación usual COMO ES EL CASO DE LA PALABRA DEL IDIOMA INGLES JEANS,

USADA ESPECIALMENTE PARA DESIGNAR PANTALONES HECHOS

ESPECIALMENTE DE UN TIPO DE TELA - LONA AZULADA. PROHIBICION

QUE CONCEPTUALMENTE APARECE IMPLICITA EN LAS DECISIONES POSTERIORES HASTA LA ACTUALMENTE VIGENTE...” (Resalta la Sala fuera de texto) (folios 311 y 312). Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a acceder a las pretensiones de la demanda, en cuanto al acto de registro se refiere. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. INHÍBESE de hacer pronunciamiento alguno respecto de la Resolución número 000503 de 6 de febrero de 1990, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones números 07877 de 8 de octubre de

1991 y 04159 de 30 de noviembre de 1992, expedidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones la citada entidad deberá cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca STOP JEANS

(etiqueta), conferido en favor de la sociedad LATIN SPORT LIMITADA, bajo el expediente número 171.518, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 25 del Decreto número 755 de 1972.

4. PUBLÍQUESE la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de Propiedad

Industrial.

5. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de noviembre de 1995.

LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ NUBIA GONZÁLEZ CERÓN

PRESIDENTE

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ RODRIGO RAMÍREZ GONZÁLEZ