CE-SEC1-EXP1995-N2598

TUTTI FRUTTI - Signo descriptivo: helado con toda clase de frutas / SIGNO GENERICO O DESCRIPTIVO - Definición; irregistrabilidad En relación con esta disposición el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación que se le solicitó con ocasión del presente proceso, concluyó, entre otros aspectos, lo siguiente: “... La genericidad de una denominación o el carácter descriptivo de la misma, que impide que ella pueda ser objeto de registro como marca, de conformidad con los artículos 58, literal c) de la Decisión 85 y 72, literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser entendida y aplicada en su relación directa y concreta con el producto y servicio de que se trate, según la clasificación del nomenclator correspondiente –incluidas sus notas explicativas– y no tan solo desde el punto de vista gramatical...” La Superintendencia de Industria y Comercio para denegar el registro de la marca TUTTI FRUTTI tuvo en cuenta el concepto de 20 de agosto de 1991, emanado de la Academia Colombiana de la Lengua, que transcribió en el acto acusado, según el cual “...la expresión “TUTTI FRUTTI” es un término de gastronomía con que se denomina un helado con toda clase de frutas. Como es un término muy usado en español con el significado que acaba de citarse, la Real Academia comienza a admitirlo, y en su Diccionario Manual aparece registrado así: “tuttifrutti” (voz italiana) m. helado de varias frutas. También es conveniente advertir que en Colombia ese término se aplica a un salpicón, o sea, mezcla de trozos de

diferentes frutas, en su propio jugo o en otro líquido, que se usa como bebida o refresco”. Conforme al dictamen pericial que se ordenó practicar en este proceso, a solicitud de la sociedad actora, que no fue objetado y se encuentra debidamente fundamentado, motivo por el cual es digno de ser tenido en cuenta, la expresión “TUTTI FRUTTI” es genérica dentro de los productos comprendidos en la clase 31 de la nomenclatura internacional, exclusivamente para aquellas especies que integran las frutas y sus respectivas variedades. De lo precedente, concluye la Sala, que no están llamadas a prosperar las súplicas de la demanda ya que está demostrado dentro del proceso que la Superintendencia de Industria y Comercio no aplicó erradamente el articulo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta que si la expresión “TUTTI FRUTTI” envuelve el concepto de frutas y dentro de la clase 31 se comprenden, entre otros productos, las frutas, tal vocablo constituye un término genérico que no puede sustraerse en su relación directa y concreta del producto y servicio de que se trata, según la clasificación del nomenclador al que corresponde, que lo hace incurso, por lo mismo, en la causal de irregistrabilidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) Radicación número: 2598

Actor: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI FRUTTI S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho La sociedad CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI FRUTTI S.A. a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha ocurrido ante esta Corporación a fin de que mediante sentencia se hagan las siguientes declaraciones: 1a): Es nula la Resolución No. 387 de 26 de marzo de 1993 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio. 2a): Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar a nombre de la sociedad actora el registro de la marca TUTTI FRUTTI para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la nomenclatura internacional, adoptada para Colombia mediante el Decreto No. 755 de 1972.

I. - FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo la violación del artículo 58 literal c) de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual hizo consistir así: La Superintendencia de Industria y Comercio aplicó en forma errada lo dispuesto en la norma antes mencionada, por las siguientes razones: En la clase 31, se encuentran incluidas “las frutas y verduras frescas” y no el “salpicón” o “mezcla de trozos de diferentes frutas en su propio jugo o en otros líquidos que se usa como bebida o refresco”, ni los helados de frutas. Al no estar

incluidos en la clase 31 los helados de varias frutas ni el salpicón, las voces TUTTI - FRUTTI no son genéricas para distinguir todos o algunos productos de dicha clase. Término genérico, lo ha repetido la doctrina y la jurisprudencia, es aquel que corresponde a la especie o género del producto de que se trate. TUTTI FRUTTI no es genérica para animales o productos agrícolas o cualquier otro producto de la clase 31. La prohibición de registro de signos como marcas, por tratarse de una norma de excepción, es de interpretación restrictiva, y, en consecuencia, no se puede interpretar en forma extensiva. Para que el signo sea registrable como marca no se requiere que la voz haya sido acuñada o creada especialmente para servir de marca. Al lado de las expresiones acuñadas (verbigracia KODAK), existen palabras tomadas de las lenguas vivas o muertas (verbigracia LA ROSA) y otras que sugieren algunas ventajas de los productos como LIBERTAD para vendajes que califican válidamente como marcas. II - . TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. - La Nación –Superintendencia de Industria y Comercio– al contestar la demanda, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de la pretensiones de la misma aduciendo al efecto, en esencia, lo siguiente:

1o): Según se desprende del concepto emitido por la Academia Colombiana de la Lengua el 20 de agosto de 1991, obrante a folio 26 del expediente No. 278701, el término TUTTI FRUTTI en Colombia se aplica a un salpicón, o sea, mezcla de trozos de diferentes frutas, en su propio jugo o en otro líquido, que se usa como bebida o refresco. Habida cuenta que la sociedad peticionaria solicitó el registro de la marca TUTTI FRUTTI para los productos comprendidos en la clase 31, es forzoso concluir que el registro de dicha marca pretendió amparar todos los productos comprendidos en esta clase, dentro de los cuales se encuentran las frutas, lo que conllevó a su irregistrabilidad, a la luz de lo preceptuado en el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y conforme a la sentencia prejudicial de 19 de octubre de 1989, proferida por el Tribunal Andino de Justicia. 2o): Si la solicitante hubiera excluido las frutas de los productos de la clase 31 que pretendía distinguir, ello habría sido viable para obtener el consabido registro marcario. La expresión. TUTTI FRUTTI se ha convertido en un término conocido y empleado por el público y el comercio para designar helados y frutas, productos comprendidos dentro de las clases 30 y 31, y respecto de los mismos dicha expresión carece de distintividad, por lo cual no puede ser adoptada como marca. III - . CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La señora Procuradora Segunda Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, en su vista de fondo se muestra partidaria de que se

denieguen las súplicas de la demanda por cuanto considera que la expresión TUTTI FRUTTI, es un vocablo utilizado en todo el territorio nacional y en Italia para denominar un alimento con determinadas características, luego conceder la marca de dicha denominación sería como otorgar el uso exclusivo de un término genérico, que es precisamente lo que prohíbe el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

IV. - CONSIDERACIONES DE LA SALA: El acto acusado revocó la Resolución No. 1479 de 20 de marzo de 1992, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que había declarado infundada la oposición formulada por el doctor Marco Tulio Ruiz Luján en el trámite de la solicitud del registro de la marca TUTTI FRUTTI, para distinguir productos de la clase 31 del artículo 2o. del Decreto No. 755 de 1972, y, en consecuencia, había concedido dicho registro en favor de la sociedad actora y dispuso, en su lugar, la denegatoria del registro de dicha marca.

Parte la sociedad actora de la premisa de que el acto acusado es violatorio del artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que, a su juicio, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó erradamente esta disposición al considerar que la marca en cuestión es genérica para distinguir productos de la clase 31. En orden a dirimir la controversia, la Sala tiene en cuenta lo siguiente: Dispone el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena: “No podrán ser objeto de registro como marcas: ... c) las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;”. En relación con esta disposición el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación que se le solicitó con ocasión del presente proceso, concluyó, entre otros aspectos, lo siguiente (folio 153): “... La genericidad de una denominación o el carácter descriptivo de la misma, que impide que ella pueda ser objeto de registro como marca, de conformidad con los artículos 58, literal c) de la Decisión 85 y 72, literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser entendida y aplicada en su relación directa y concreta con el producto y servicio de que se trate, según la clasificación del nomenclator correspondiente –incluidas sus notas explicativas– y no tan solo desde el punto de vista gramatical...” La Superintendencia de Industria y Comercio para denegar el registro de la marca TUTTI FRUTTI tuvo en cuenta el concepto de 20 de agosto de 1991, emanado de la Academia Colombiana de la Lengua, que transcribió en el acto acusado, según el cual “...la expresión “TUTTI FRUTTI” es un término de gastronomía con que se denomina un helado con toda clase de frutas. Como es un término muy usado en español con el significado que acaba de citarse, la Real Academia comienza a admitirlo, y en su Diccionario Manual aparece registrado

así: “tuttifrutti” (voz italiana) m. helado de varias frutas. También es conveniente advertir que en Colombia ese término se aplica a un salpicón, o sea, mezcla de trozos de diferentes frutas, en su propio jugo o en otro líquido, que se usa como bebida o refresco” (folio 3). La clase 31 para la cual se solicitó el registro de la marca TUTTI FRUTTI comprende los productos agrícolas, hortícolas, forestales, animales vivos, frutas y verduras frescas, etc. Conforme al dictamen pericial que se ordenó practicar en este proceso, a solicitud de la sociedad actora, que no fue objetado y se encuentra debidamente fundamentado, motivo por el cual es digno de ser tenido en cuenta, la expresión “TUTTI FRUTTI” es genérica dentro de los productos comprendidos en la clase 31 de la nomenclatura internacional, exclusivamente para aquellas especies que integran las frutasy sus respectivas variedades (folio 110). De lo precedente, concluye la Sala, que no están llamadas a prosperar las súplicas de la demanda ya que está demostrado dentro del proceso que la Superintendencia de Industria y Comercio no aplicó erradamente el articulo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta que si la expresión “TUTTI FRUTTI” envuelve el concepto de frutas y dentro de la clase 31 se comprenden , entre otros productos, las frutas, tal vocablo constituye un término genérico que no puede sustraerse en su relación directa y concreta del producto y servicio de que se trata, según la clasificación del nomenclator al que corresponde, que lo hace incurso, por lo mismo, en la

causal de irregistrabilidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, FALLA: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Devuélvase a la actora la suma depositada para gastos del proceso por no haber sido utilizada. CONDÉNASE en costas a la sociedad actora. Tásense por Secretaría.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO

DE ESTADO Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de septiembre de 1995.

LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ NUBIA GONZÁLEZ CERÓN

PRESIDENTE

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ YESID ROJAS SERRANO