CE-SEC1-EXP1995-N2988

REGISTRO DE MARCA / ACTO DE REGISTRO DE MARCA - Naturaleza /

ACTO ADMINISTRATIVO SUI GENERIS / PROPIEDAD INDUSTRIAL / ACCION DE NULIDAD ESPECIAL / CADUCIDAD En materia de propiedad industrial, el acto administrativo que ordena o concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación y procedimiento administrativo previos a la decisión. Es un acto administrativo sui generis, de contenido jurídico dual, pues por un lado confiere al particular solicitante de la marca el uso sobre ella y, por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla para distinguir iguales o similares productos; de ellos se desprende la reglamentación que, en lo tocante a acción y término para su ejercicio, el legislador nacionalincluso el comunitarioha querido darle de manera especial: la titularidad de la acción en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, o no, y un término especial de caducidad de cinco años. IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Causales Si bien es cierto que el ordinal 3o. del artículo 586 del C. de Co. establece o consagra como causal de irregistrabilidad de una marca el que se asemeje a un nombre comercial o a una enseñanza utilizados anteriormente en Colombia por un tercero, para la misma actividad a que se destina el nombre o la enseña, y el artículo 603 ibídem determina que “los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro ...”, no lo es menos y con mayor razón que el quebrantamiento de la primera de las indicadas disposiciones

por parte del acto acusado sólo sería susceptible de predicarse en tanto y en cuanto se hubiese probado en el curso del proceso que al momento de expedir dicho acto, la Superintendencia de Industria y Comercio tenía conocimiento de la existencia del nombre comercial “ALCATRAZ”, utilizado por la demandante para designar a su empresa, como consecuencia de haberse solicitado su depósito, ordenado la concesión del correspondiente certificado, producida su publicación e inscrita su concesión en la Oficina de Propiedad Industrial, tal como la disponen los artículos 603 del C. de Co. y 616 ibídem. REGISTRO DE MARCA / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / ACUERDO DE CARTAGENA En ninguna de las disposiciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se establecía como requisito previo a la concesión de un registro de marca el que la Superintendencia de Industria y Comercio debiera realizar las “investigaciones de oficio” que echa de menos la sociedad actora. La División de Propiedad Industrial al ordenar el registro de un signo que sirva para distinguir productos o servicios de una empresa de las de otra que eventualmente está utilizando el mismo signo, pero que no ha obtenido su registro o que no lo ha solicitado con anterioridad, por lo mismo, no está en condiciones de saberlo y violar lo dispuesto por la ley.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y cinco. (1995)

Radicación número: 2988

Actor: SOCIEDAD ALIMENTOS CONGELADOS ALCATRAZ LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la Sociedad Alimentos Congelados Alcatraz Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio, con la finalidad de obtener las siguientes declaraciones: “1o. Que es nula la resolución número mil quinientos cincuenta y nueve (15590 del 12 de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992), y el certificado número 140.892 contenida (sic) en la misma, de la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió a favor de la sociedad RESTAURANTE ALCATRAZ Y CIA LIMITADA, que también comercia como SEA FOOD’S ALCATRAZ LIMITADA, el registro de la marca ALCATRAZ, en la clase veintinueve (29a.) expedido con el número ciento cuarenta mil ochocientos noventa y dos (140.892)”. “2o. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) que cancele la inscripción del registro de la marca ALCATRAZ, en clase veintinueve (29a.) expedido por el número ciento cuarenta mil ochocientos noventa y dos (140.892)”. “3o. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) que cancele la

inscripción del certificado de registro de la marca ALCATRAZ, en el libro de registros de marcas, que se encuentra con el número ciento cuarenta mil ochocientos noventa y dos (140.892)”. “4o. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de la sentencia que se dicte en el proceso referenciado”. I.- ANTECEDENTES a.- Los hechos de la demanda Ellos son, en síntesis, los siguientes (fl. 86): La sociedad accionante se constituyó como tal el 29 de Junio de 1985 mediante escritura pública No. 1688 de la Notaría 30 del Círculo de Bogotá, desarrollando públicamente desde esa fecha su objetivo social en lo relacionado con la compraventa, producción, comercialización, distribución, importación y exportación de toda clase de productos alimenticios congelados, etc., es notoriamente conocida y comercia con entidades de reconocida trascendencia. Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda. se constituyó como sociedad el 19 de febrero de 1988 mediante escritura pública de la Notaría 17 del Círculo de Bogotá, es decir, en fecha muy posterior al nacimiento a la vida jurídica de la sociedad actora. “Igual sucede con la solicitud del registro de la marca”. Por comunicación de 27 de septiembre de 1993, el Gerente del Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda. solicitó a la sociedad actora abstenerse de seguir utilizando la marca “ALCATRAZ” en los productos que comercializa, por ser de su exclusiva propiedad de acuerdo con el registro de marca No. 140.892 otorgado por la

División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. b.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación La actora considera que con la expedición del acto acusado se quebrantaron los ordinales 3o. y 5o. del artículo 586 del C. de C., por las razones que se sintetizan a continuación, expresadas en la demanda (fls. 89 a 91): Como quiera que el artículo 603 del C. de Co. establece que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro, la actora se allanó a cumplir con el registro de su nombre comercial ante la Cámara de Comercio y no acudió ante la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer lo propio en materia de propiedad industrial “... por no encontrarse obligada a ello, y por no considerarlo necesario desde el punto de vista comercial”. Lo anterior conlleva a predicar que si mediante el certificado de registro de marca cuya nulidad se impetra, el Estado otorgó a un tercero el derecho sobre el uso del nombre “ALCATRAZ”, a la actora se le vulnera el derecho que consagra en su favor el artículo 603 del C. de Co., pues había venido utilizando ese nombre con anterioridad a la solicitud y expedición de dicho registro, como se comprueba con la papelería comercial, rótulos, facturas, etc. La Cámara de Comercio debió haberse abstenido de registrar a la Sociedad Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda., en razón de que con anterioridad ya se había producido el registro de la sociedad actora y debido a que la palabra “ALCATRAZ” es elemento sustancial de su nombre comercial, es decir, Alimentos Congelados

Alcatraz Ltda. Con dicha actuación se violó el derecho adquirido por la sociedad actora y las reglas sobre represión de la competencia desleal, como lo determina el artículo 586-5o. del C. de Co. La Nación es responsable por otorgar el derecho al uso del nombre “ALCATRAZ” a la Sociedad Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda. pues la Superintendencia de Industria y Comercio no aplicó antes de conceder el registro de la marca los mecanismos tendientes a evitar la pluralidad de dicho nombre comercial mediante el adelantamiento de investigaciones de oficio, como lo señala el artículo 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Si el artículo 607 del C. de Co. prohibe a terceros (Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda.) el empleo de un nombre comercial, el que no está supeditado a registro, sino que se adquiere por su primer uso (art. 603 C. de C.), ello conduce a concluir que a dicha sociedad le está expresamente prohibido emplear la sigla comercial donde se encuentra el vocablo “ALCATRAZ”, o que las mencionadas normas no cumplan con el propósito para el que fueron promulgadas. c.- Las razones de la defensa En los escritos de contestación de demanda y alegato de conclusión, el apoderado de la Nación expresa, en síntesis, los siguientes argumentos (fls. 154 a 157 y 201 a 203): El acto acusado se ajusta a derecho por cuanto fue expedido por la oficina nacional competente en materia de marcas conforme a las disposiciones del Régimen Común de Propiedad Industrial adoptado mediante las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En las actuaciones administrativas que dieron origen a la expedición del acto acusado se evidencia que la sociedad actora no se opuso a la solicitud de registro de la marca “ALCATRAZ” formulada por Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda. ni interpuso contra dicho acto los recursos procedentes en la vía gubernativa. También es evidente que a la fecha de expedición del acto enjuiciado, la demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca “ALCATRAZ” o de una solicitud sobre la misma, presentada con anterioridad a la de la Sociedad Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda. Igualmente, la actora “... no ha solicitado ante la oficina nacional competente el depositado del nombre comercial o de enseña en que se destaque la expresión “ALCATRAZ”. Por último, el derecho exclusivo de una marca se adquiere con el registro de la misma ante la oficina nacional competente, como lo señaló la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 7 de noviembre de 1990 (Exp. No. 238). d.- Los argumentos de la impugnación En el trámite de la acción compareció como impugnante de la demanda la Sociedad Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda., quien en los escritos de contestación de demanda y alegato de conclusión expresa, en síntesis, lo siguiente (fls. 163 a 172 y 209 a 212): El ordinal 3o. del artículo 586 del C. de C. no es aplicable a este asunto, por cuanto para que sus disposiciones surtan efectos frente a terceros, según el artículo 616 ibídem, es necesario que el nombre comercial se haya depositado previamente ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio, lo cual no realizó oportunamente la sociedad actora. No asiste razón a la demandante en considerar que la inscripción del nombre comercial Alimentos Congelados Alcatraz Ltda. en el registro mercantil o el uso del mismo en el desarrollo del objeto social de la empresa la faculta para usarlo como marca distintiva de los productos que procesa, “... en primer lugar porque la inscripción es un supuesto antecedente que impide el registro mercantil de nombres posteriores, dependiendo o no de la similitud que se presente, y con lo cual se legaliza únicamente la actividad comercial de la empresa; diferente al derecho de propiedad y uso del signo que se registra como marca de productos ante la División de Propiedad Industrial, y, en segundo lugar, porque el uso del nombre comercial o parte de él no es el modo legal de adquirir los derechos de Propiedad Industrial, éstos se legitiman con el registro que prevé el artículo 616 del Código de Comercio, y aquél según se dispone por el artículo 47 ibídem. También es erróneo sostener que el acto acusado es nulo porque la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó investigaciones de oficio en las 57 Cámaras de Comercio existentes en el país, toda vez que la legislación especial no lo exige y el único antecedente previo a la concesión del certificado de registro de marca se refiere a aquellos registros existentes en los libros de Propiedad Industrial, conforme al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Finalmente se propone la excepción de “ineptitud de la demanda por carencia de un presupuesto de procedibilidad” de la acción ejercida, por cuanto la sociedad actora no demostró haber hecho uso de los medios de impugnación ante la

Superintendencia de Industria y Comercio, requisito esencial que prevé el artículo 135 inciso primero del C.C.A. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 28 de Julio de 1994 se dispuso la admisión de la demanda y se ordenó el trámite de rigor (fls. 96 a 98). Mediante providencia de 9 de noviembre del citado año se abrió el proceso a pruebas y se decretaron las solicitadas por las partes (fls. 197 a 198). Dentro del término de traslado a las partes para alegar su conclusión y al Agente del Ministerio Público para emitir su concepto, hicieron uso de tal derecho la parte demandada, la sociedad impugnante y el último de los mencionados (fls. 201 a 203, 204 a 207 y 209 a 112). II.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación considera que deben denegarse las pretensiones de la demanda, por las razones que se sintetizan a continuación (fls. 204 a 207): De conformidad con los artículos 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el titular o licenciatario de una marca tiene el derecho a usarla en forma exclusiva y a solicitar las medidas de protección previstas en las respectivas legislaciones nacionales para la defensa de sus derechos. En concordancia con lo anterior, el artículo 593 del C. de Co., después de señalar

el trámite del registro de una marca, es claro cuando dice que “la marca confiere especialmente al titular del registro el derecho a usarla en forma exclusiva y el de impedir el uso de cualquier otra que pueda producir confusión entre los respectivos productos o servicios”. A pesar de que el demandante basa sus pretensiones en el uso del nombre comercial, debe tenerse en cuenta que para defender su derecho frente a terceros es necesario solicitar su depósito y obtener el correspondiente certificado. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA En lo relativo a la excepción de ineptitud de la demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, propuesta por la sociedad impugnante, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad, toda vez que entratándose del ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 596 del C. de C., la jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterativa en señalar que “... en materia de propiedad industrial, el acto administrativo que ordena o concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación y procedimiento administrativo previos a la decisión. Es un acto administrativo sui géneris, de contenido jurídico dual, pues por un lado confiere al particular solicitante de la marca el uso sobre ella, y, por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla para distinguir iguales o similares productos; de ellos se desprende la reglamentación que, en lo tocante a acción y término para su ejercicio, el legislador nacional -incluso el comunitario ha querido darle de manera especial: la titularidad de la acción en cabeza de cualquier

persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, o no, y un término especial de caducidad, de cinco años ...” (sentencia de 21 de mayo de 1992, Consejero Ponente doctor Miguel González Rodríguez. Actor: Sociedad Nike Internacional Ltda. Expediente No. 1072). Ahora bien, luego del estudio de los cargos formulados en la demanda, la Sala considera que ninguno de ellos está llamado a prosperar, por las razones que se expresan a continuación: 1o.- Porque si bien es cierto que el ordinal 3o. del artículo 586 del C. de C. establece o consagra como causal de irregistrabilidad de una marca el que se asemeje a un nombre comercial o a una enseña utilizados anteriormente en Colombia por un tercero, para la misma actividad a que se destina el nombre o la enseña, y el artículo 603 ibídem determina que “los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro ...”, no lo es menos y con mayor razón que el quebrantamiento de la primera de las indicadas disposiciones por parte del acto acusado sólo sería susceptible de predicarse en tanto y en cuanto se hubiese probado en el curso del proceso que al momento de expedir dicho acto, la Superintendencia de Industria y Comercio tenía conocimiento de la existencia del nombre comercial “ALCATRAZ”, utilizado por la demandante para designar a su empresa, como consecuencia de haberse solicitado su depósito, ordenado la concesión del correspondiente certificado, producida su publicación e inscrita su concesión en la Oficina de Propiedad

Industrial, tal como lo disponen los artículos 603 del C. de C. y 616 ibídem. 2o.- Porque el hecho de haberse inscrito en el registro mercantil la Constitución de la sociedad actora en fecha anterior a aquella en la cual procedió a ello la firma Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda., y el haber utilizado parte de su nombre o razón comercial en el desarrollo de su objeto social, en ningún momento se traduce en la adquisición automática del derecho al uso de la marca “ALCATRAZ”, toda vez que de conformidad con lo previsto por el artículo 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de expedición del acto acusado, “el derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”, que, para el caso colombiano, lo era la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3o.- Porque en ninguna de las disposiciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y menos aún en su artículo 72, que son las citadas por el actor, se establecía como requisito previo a la concesión de un registro de marca el que la Superintendencia de Industria y Comercio debiera realizar las “investigaciones de oficio” que echa de menos la sociedad actora. En otras palabras, como lo consideró esta misma Sección en sentencia de 23 de mayo de 1991, al definir un asunto que guarda relación con el sub exámine, “... la División de Propiedad Industrial al ordenar el registro de un signo que sirva para distinguir productos o servicios de una empresa de las de otra que eventualmente

está utilizando el mismo signo, pero que no ha obtenido su registro o que no lo ha solicitado con anterioridad, por lo mismo, no está en condiciones de saberlo y violar lo dispuesto por la ley” (Consejero Ponente doctor Miguel González Rodríguez. Actor: Creaciones Zeppelín Ltda. Exp. No. 417). 4o.- Porque en la medida en que el cargo de violación del artículo 586-5o. del C. de Co. no se formula en contra del acto acusado sino de la actuación de la Cámara de Comercio de Bogotá como consecuencia de la inscripción del acto de constitución de la Sociedad Restaurante Alcatraz y Cía. Ltda. en el registro mercantil, y la legalidad de dicha actuación no se discute en este proceso, ello impide a la Sala pronunciarse al respecto. En las anotadas circunstancias la Sala concluye que la actora no desvirtuó la presunción de legalidad que ampara al acto acusado, por lo cual procederá a denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, oído el concepto del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: Primero.- Deniéganse las súplicas de la demanda. Segundo.- Ordénase la publicación de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme al literal d) del artículo 2o. del Decreto 109 de 1957. Tercero.- Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso a su

remanente. Cuarto.- En firme esta sentencia archívese el expediente, previas la anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha dieciséis de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.

LIBARDO RODRÍGUEZ R. ERNESTO RAFAEL ARIZA M.

PRESIDENTE

MIGUEL GONZÁLEZ R. YESID ROJAS SERRANO.

NOTA DE RELATORIA: En igual sentido puede consultarse la sentencia del 21 de mayo de 1992, Exp. 1072, Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez.