CE-SEC1-EXP1996-N1812

REGISTRO MARCARIO - Renovación / ACTO ADMINISTRATIVO - Control

Jurisdiccional / ACTO DE RENOVACION DE MARCA - Inimpugnabilidad / REGISTRO INICIAL DE MARCA - Trámite / RENOVACION DE MARCATrámite Esta Corporación ha precisado, y ahora lo reitera, que el acto que concede la renovación de un registro marcario no es más que la prolongación en el tiempo del acto inicial de registro, acto éste respecto del cual la ley comunitaria ha previsto el interés de cualquier persona en la vía gubernativa para formularle observaciones de irregistrabilidad, interés que, por lo mismo, trasciende a la vía jurisdiccional. Pero no acontece lo mismo con el acto de renovación de la marca, ya que en relación con éste la ley comunitaria no ha consagrado la posibilidad de que cualquier persona pueda formularle observaciones, es decir, oponerse a su concesión, razón por la cual se ha concluido que si dicha ley no permite hacer observación alguna en la vía gubernativa, por ende, se carece de interés en la vía jurisdiccional para impetrar su enjuiciamiento. Y no puede considerarse que el trámite del registro inicial de una marca sea igual al de la renovación de la misma, y que si la ley comunitaria nada dijo en relación con las observaciones frente al acto de renovación debe entenderse de todas maneras que le son aplicables las normas sobre el registro inicial. Si el acto administrativo de renovación de una marca no es susceptible de enjuiciamiento, en el presente caso se configura una falta de jurisdicción que impide hacer un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santafé de Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996) Radicación número : 1812

Actor: Sociedad Industrial Volmo S.A.

La sociedad Industrias Volmo S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., ha presentado demanda tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución No. 12732 de 31 de diciembre de 1990 “Por la cual se renueva el registro de una marca”, expedida por el Jefe de la División de Propiedd Industrial de la Superintendncia de Industria y Comercio. 2ª. Es nulo el act administrativo presunto que operó en relación con el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución antes citada. 3ª. Como consecuencia de las declaraciones anteriores se cancele el certificado de renovación del registro de la marca General Electric (Etiqueta), para distinguir productos de la clase 9ª del Decreto 755 de 1972, para el periodo 1989.1994.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Se violó el artículo 70, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la sociedad General Electric Company presentó una prueba de uso deficiente, pues con ella no demuestra cómo, cuándo ni quién está usando la marca en Colombia. Es más, de los documentos aportados como prueba de uso

no se desprende que los productos distinguidos con la marca General Electric (Etiqueta) han estado en el mercado con anterioridad al reconocimiento de la renovación del registro. 2º. Se violó el artículo 187 del C. de P.C., porque la prueba de uso de la marca presentada no es apta para probar los presupuestos de hecho para la renovación de la misma. 3º. Se violó el artículo 177 ibidem, porque correspondía a la sociedad General Electric Company probar que ella produce bienes o artículos comprendidos dentro de la clase 9ª del Decreto 755 de 1972; que es dicha sociedad, y no Philips Sistemas Médicos Limitada, General Médica de Colombia Ltda., Darío Rendón, Redes Eléctricas de Colombia, o Líneas Eléctricas, todos éstos anunciantes en las páginas amarillas del directorio telefónico, la que usa públicamente la marca cuya renovación solicita y que tal uso se ha hecho antes de la fecha del vencimiento del registro marcario objeto de la renovación.

II. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista probatoria y alegaciones.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. La sociedad General Electric Company, tercero con interés directo en los resultados del proceso, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, las siguientes excepciones: 1ª. Improcedencia de la acción intentada: La demandante ha iniciado la acción de nulidad contra un acto de carácter particular; luego su procedencia dependerá de la existencia de una norma legal

que expresamente autorice la acción de nulidad contra los actos administrativos mediante los cuales se conceden las renovaciones de los registros marcarios. Como esa norma legal no existe, forzoso es concluir que la acción intentada es improcedente. 2ª. Ilegitimidad del interés de la actora: Ha sido unánime la jurisprudencia en afirmar que la motivación de las acciones de nulidad debe ser la defensa del orden jurídico abstracto y no la persecución de un interés particular. El objetivo fundamental de la actora es legitimar el ilegal uso que ha venido haciendo de marcas idénticas y similares con las de General Electric Company. 3ª. Firmeza del acto administrativo demandado: Siguiendo la tesis del Consejo de Estado en el auto de 2 de agosto de 1990, con ponencia del Consejero doctor Pablo J. Cáceres Corrales, el acto administrativo acusado al haber quedado en firme se torna en inatacable. 4ª. “Supervención”: Operó la “supervención”, porque el requisito de la prueba del uso para la renovación de las marcas, que contemplaba la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, desapareció con la Decisión 311 ibidem y luego con la Decisión 313. 5ª. Legalidad de la prueba de uso presentada: La prueba de uso presentada fue suficiente para acreditar tal uso. El hecho de demostrar un comerciante que se anuncia para vender en un medio masivo de difusión, como lo son las páginas amarillas del directorio telefónico, es prueba del hecho de que la marca se usa en el mercado.

II. 2. La Nación —Superintendencia de Industria y Comercio—, a través de

apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, principalmente, que la sociedad General Electric Company allegó con la solicitud de renovación la prueba de uso exigida por el artículo 7º de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además, es indudable que la marca General Electric (Etiqueta) ha gozado de gran difusión y reconocimiento dentro del mercado colombiano desde hace casi 60 años como marca acreditada y de gran prestigio mundial.

III. - ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Procuradora Segunda Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las súplicas de la demanda porque, a su juicio, el recurso de apelación fue presentado extemporáneamente y, en consecuencia, la Resolución impugnada quedó debidamente ejecutoriada. Además que se probó el uso de la marca desde 1934, razón por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio renovó el registro de la marca General Electric (Etiqueta).

IV. - CONSIDERACIONES DE LA SALA A través del acto administrativo expreso acusado la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la renovación de la marca General Electric (Etiqueta) a la sociedad General Electric Company, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del Decreto 755 de 1972.

Esta Corporación ha precisado, y ahora lo reitera, que el acto que concede la renovación de un registro marcario no es más que la prolongación en el tiempo

del acto inicial de registro, acto éste respecto del cual la ley comunitaria ha previsto el interés de cualquier persona en la vía gubernativa para formularle observaciones de irregistrabilidad, interés que, por lo mismo, trasciende a la vía jurisdiccional. Pero no acontece lo mismo con el acto de renovación de la marca, ya que en relación con éste la ley comunitaria no ha consagrado la posibilidad de que cualquier persona pueda formularle observaciones, es decir, oponerse a su concesión, razón por la cual se ha concluido que si dicha ley no permite hacer observación alguna en la vía gubernativa, por ende, se carece de interés en la vía jurisdiccional para impetrar su enjuiciamiento. Y no puede considerarse que el trámite del registro inicial de una marca sea igual al de la renovación de la misma, y que si la ley comunitaria nada dijo en relación con las observaciones frente al acto de renovación debe entenderse de todas maneras que le son aplicables las normas sobre el registro inicial, pues el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial rendida en el expediente No. 2956 (Actora: Sociedad Gambro Lundia A.B., Consejero ponente, doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz) precisó claramente el alcance de la norma comunitaria que consagra la figura de la renovación, cuando al efecto expresó: “... El registro de la marca y la renovación de la misma son figuras jurídicas diferentes en los fines que cada una persigue; y en tal virtud no cabe aplicarse a la renovación un trámite o un procedimiento similar o semejante al de la concesión del registro de la marca, en la cual se

pueden discutir eventualmente derechos de terceros que no se presentan dentro de la renovación". De tal manera que si el acto administrativo de renovación de una marca no es susceptible de enjuiciamiento, en el presente caso se configura una falta de jurisdicción que impide hacer un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA: INHIBESE de hacer un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia. Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 1996. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Presidente; Juan Alberto Polo Figueroa, Libardo Rodríguez, Rodríguez, Manuel S. Urueta Ayola.