CE-SEC1-EXP1996-N1986

MARCA - Naturaleza / REGISTRO DE MARCAS – Regulación / CONFUNDIBILIDAD MARCARIA – Inexistencia. Expresión “Laura” Las marcas tienen ante todo, una función diferenciadoras de mercancías o servicios, que otorga al comerciante titular de ella el derecho a usarla en forma exclusiva, pero que también permite al público efectuar la elección, entre varias relativas a productos o servicios de igual naturaleza, de las que, en su opinión, produzcan la mayor satisfacción de sus intereses o necesidades. De ahí que la legislación exija el cumplimiento de ciertos requisitos para que sean registrables tales signos, como son su novedad, entendida ésta como el hecho de que otra persona no se encuentre facultada, con base en el ordenamiento jurídico, para efectuar su utilización; su carácter suficientemente distintivo, que la individualice e identifique plenamente; y por último, su visibilidad. La ley, amen de proceder y conceder derechos al titular de una marca, otorga prioridad a quien haya solicitado su registro con antelación a otro. Por eso, el artículo 58 letra f, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estatuía, que “No podrán ser objeto de registro como marcas;...f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero”. Si bien la expresión Laura aparece en las dos marcas de la manera descrita, el examen de conjunto de la representación de ambas lleva a la conclusión de que cada una goza de plena individualidad. Tanto el diseño gráfico de una y otra marca difieren de manera notable, como ya se precisó y respecto a los nombres que la componen también presentan diferencias desde el punto de vista visual.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: MANUEL S. URUETA AYOLA

Santafé de Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

Radicación número: 1986

Actor: SOCIEDAD ARISTIZABAL MUÑOZ LTDA. CONFECCIONES LAURA Entra la sala a proferir sentencia de única instancia, para resolver la demanda que dio origen al proceso de la referencia, instaurada por la Sociedad Aristizabal Muñoz Ltda. Confecciones Laura, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que, por un lado, se decrete la nulidad de la Resolución No. 11511 de fecha 26 de diciembre de 1990, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la No. 2145 del 27 de noviembre de 1991, del Superintendente de Industria y Comercio, ambas dentro del expediente administrativo 280.534; y por otro, para que se decrete el restablecimiento del derecho correspondiente.

LOS ACTOS ACUSADOS

1. La Resolución No. 11511 mencionada, por medio de la cual en el trámite relativo al registro de la expresión Laura Ashley, se declaró infundada la oposición promovida por la Sociedad Aristizábal Muñoz Ltda., Confecciones Laura, a través de apoderado judicial, y concedió el registro de dicha expresión, “... para distinguir productos de la clase 24 del Decreto 755 de 1972, a favor de Ivette Ruben de

Alfandary, con domicilio en Bogotá, Colombia, por el término de cinco (5) años contados a partir...” de la ejecutoria de dicha resolución. La razón fundamental del referido pronunciamiento se expuso en su parte considerativa, así: “Sabido es que en materia de marcas, el Sistema Colombiano de Propiedad es el atributivo puro, es decir, que el único modo de adquirir el derecho sustancial de propiedad sobre una marca, es única y exclusivamente, mediante el registro. Así las cosas la solicitud de registro de la marca Laura para la clase 24a. del Decreto 755 de 1972, tramitada en el expediente No. 241.610 es una mera expectativa que se consolidará mediante el otorgamiento del título que será el reconocimiento del Derecho. “De otro lado, sabido es que el sistema atributivo puro del derecho de prioridad marcaria (sic). En este sistema, La Legislación atribuye al primer solicitante el derecho de prioridad que mas (sic) bien podemos denominar de prelación para el caso que nos ocupa. En estas condiciones ciertamente el solicitante de la expresión Laura tendría una prelación sobre la marca Laura Ashley pero como quiera que la solicitud de registro de la expresión Laura Ashley es una acepción compuesta en razón a que sus elementos que la constituyen son dos expresiones que le dan suficiente distintividad y características propias frente a la denominación Laura; en este orden de ideas podemos concluir: que efectuado el estudio sistemático y en su conjunto sin entrar a descomponer su unidad fonética y gráfica, encontramos que las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor caer en error”.

2. La Resolución 2145 de 27 de noviembre de 1991, ya mencionada, por la

cual se confirmó la anterior en todas sus partes, tuvo como fundamento la consideración de que “la solicitud de registro de la marca ‘ Laura Ashley’ para distinguir productos de la clase 24 cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes en materia y marcaria y, se acoge a lo exigido en el artículo 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; en conclusión, de lo antes expuesto se desprende en forma clara que no existe similitud visual, gráfica y conceptual entre las solicitudes de registro de marca (etiquetas) presentadas por Ivette Ruben de Alfandary y por la sociedad opositora Aristizabal Muñoz Ltda y por lo tanto, pueden coexistir válidamente en el mercado; además, cabe indicarse que la marca ‘Laura Ashley’ (etiqueta) con las mismas características de la que nos ocupa, se encuentra registrada desde el 12 de julio de 1990 hasta el 12 de julio de 1995 en forma pacífica e interrumpida, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 23 y, a favor de Ivette Ruben de Alfandary”. HECHOS DE LA DEMANDA Refiere la parte demandante. Que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó la solicitud de registro de la Marca ‘Laura Ashley ’ (etiqueta) elevada el 14 de enero de 1988 y ordenó la publicación del extracto en la Gaceta correspondiente, lo que se hizo en la forma debida el 31 de mayo de 1989; que por ser la actora prioritaria solicitante de las marcas Laura (etiqueta) y lauro, para distinguir productos de la misma clase 24 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972,

se opuso a tal inscripción, pese a lo cual y a “la similitud fonética, gramatical y visual entre los signos Laura Ashley, Laura y Lauro...”, se declaró infundada su oposición mediante resolución que se confirmó al decidirse le recurso de apelación interpuesto.

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION Cargo único. Primer aspecto.

De conformidad con esta parte de la censura se violaron los artículos 56; 58, letra f; 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, pues la marca Laura Ashley es irregistrable por no ser novedosa, ni distintiva, ni inconfundible. “El hecho de que sea similar — sostiene el actor— a las marcas Laura (etiqueta) y Lauro, le hace perder el carácter de novedad al tiempo que le impide suficiente distintividad en el mercado de la libre competencia de una misma clase de bienes y servicios ”. Luego agrega que la marca ‘Laura Ashley’ es confundible con las marcas Laura y Lauro solicitadas con anterioridad por la Sociedad Aristizábal y Muñoz Ltda. Confecciones Laura para productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972... es confundiblemente semejante con la marca Laura, registro No. 86284 de propiedad de la sociedad demandante. No debe olvidarse que la confundibilidad o posibilidad de confusión debe mirarse no solamente entre productos de la misma clase, sino entre productos de la misma naturaleza y los de las clases 24 y 25 lo son, pues entre otras se comercializan en la misma clase de establecimiento de comercio. Segundo aspecto. Se violaron — puntualiza la demandante— los derechos de prioridad o de

prelación y de oposición. El primero, porque antes de la solicitud del registro elevada por la demandada se había presentado el de las marcas Laura y Lauro en la clase 24. Y el segundo, que se deriva del anterior, porque el primer solicitante se halla facultado para impedir el registro de una solicitud posterior.

BASES DE LA DEFENSA

1. Propone la demanda Ivette Ruben de Alfandary las excepciones que denomina inexistencia de las nulidades alegadas, ausencia de causa o inexistencia de objeto. La primera la apoya en el hecho de que, en su sentir, entre los otros signos Laura y Lauro y el signo Laura Ashley no existe similitud fonética, gramatical o visual que genere confusión alguna. La segunda, en que si no es confundible el signo “no existe causa legal para acceder a lo solicitado por el actor” y la última, en que si son distintas las marcas de propiedad de la demandante, ya mencionadas, de aquella a cuyo registro se aspira “no existe objeto alguno en las pretensiones (sic) de la demanda”.

2. La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a la prioridad que alega la demandante. Dice que “... en tratándose de etiquetas, el examen de su registrabilidad se hará en forma conjuntal (sic) atendiéndose a la combinación de sus letras, colores o números, de dibujos y colocación de la expresión en la etiqueta... ”; por lo cual la solicitud del registro de la marca Laura sólo tendría prioridad “... frente a otras solicitudes de las mismas características distintivas...”; además, de que “es claro e inequívoco que los nombres y apellidos no pueden ser de apropiación exclusiva como registro marcario, lo serán solamente si se le

imprimen características diferenciadoras que los hagan inconfundibles frente a otros idénticos o similares...” y en el caso de las marcas a que se refiere el debate poseen especiales características que las diferencian, lo cual les permite coexistir válidamente en el mercado.

ACTUACION SURTIDA

1. Por auto de 28 de abril de 1992 se admitió la demanda instaurada, proveído que se notificó personalmente a las demandadas.

2. Tanto Ivette Ruben de Alfandary como la Superintendencia de Industria y Comercio presentaron oportunamente sus escritos de la contestación de la demanda.

3. El 10 de julio de 1992 se decretaron pruebas y más adelante, se corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión.

4. Por último, en vista de que en la demanda se alega violación de normas de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se solicitó la correspondiente interpretación por vía prejudicial, la que se rindió por el Tribunal de Justicia del referido Acuerdo de Cartagena.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO No se rindió concepto por parte del Procurador Delegado ante esta Corporación.

CONSIDERACIONES:

1. El problema planteado en la demanda se refiere a si la solicitud de registro de las marcas Laura y Lauro tiene prioridad, o no, con respecto a la solicitud de inscripción de la que aspira a llamarse Laura Ashley, en razón de haber elevado aquélla su petición con anterioridad a ésta. Por otra parte, si tal situación prioritaria puede impedir que como consecuencia que se lleve a cabo la inscripción o registro de la última. Y finalmente, si existe,

o no, similitud fonética, visual y gramatical entre los signos a que se refiere este litigio, es decir, Laura y Laura Ashley, de modo que el segundo sea irregistrable por no ser distintivo y generar confusión en el mercado; hecho que conduciría a la anulación de los actos demandados, por violar las normas superiores señaladas en el libelo introductorio del proceso. A lo anterior se circunscribe el debate, sin que se haya aducido, por una u otra de las partes, que la denominación con que se distinguen las marcas correspondan a nombres propios; razón por la cual resulta innecesario hacer lucubraciones sobre las consecuencias de tal posibilidad en el debate que ahora se estudia.

2. La marca, como lo ha entendido la doctrina sobre el tema, tiene, ante todo, una función diferenciadora de mercancías o servicios, que otorga al comerciante titular de ella el derecho de usarla en forma exclusiva, pero que también permite al público efectuar la elección, entre varias relativas a productos o servicios de igual naturaleza, de las que, en su opinión, produzcan la mayor satisfacción de sus intereses o necesidades. De ahí que la legislación exija el cumplimiento de ciertos requisitos para que sean registrables tales signos, como son su novedad, entendida ésta como el hecho de que otra persona no se encuentre facultada, con base en el ordenamiento jurídico, para efectuar su utilización; su carácter suficientemente distintivo, que la individualice e identifique plenamente; y por último, su visibilidad.

El H. Consejo de Estado, en sentencia de 23 de mayo de 1991, con ponencia del Magistrado Miguel González Rodríguez, expediente No. 1034, ha explicado

que “la finalidad de las marcas es la de individualizar, con absoluta claridad, los productos o servicios que elabora u ofrece al público consumidor en el mercado una empresa determinada, en orden a orientar a los consumidores, identificar a los responsables de los distintos productos y servicios y, en fin, garantizar un orden de la economía con beneficio para todos; consumidores, empresarios, autoridades de inspección y vigilancia, etc”. Y armonizando con el criterio anterior el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena consideró en el concepto que remitió para el presente caso: “La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial; distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado. Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna irregistrable al existir el riesgo de confusión”.

3. La ley, amén de proteger y conceder derechos al titular de una marca, otorga la prioridad a quien haya solicitado su registro con antelación a otro. Por eso, el artículo 58 letra f, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estatuía, que “No podrán ser objeto de registro como marcas;... f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero” (se destaca). Y los artículos 63, 64 y 73 ibídem concedían efectos

importantes a dicho derecho de prioridad.

4. Descendiendo el tema del debate se observa:

a. Las marcas Laura, de la clase 24 y cuya solicitud de registro se elevó el 14 de febrero de 1985, y Laura Ashley, de las clases 23, 24, 25, 26, 27 y 42 de la clasificación internacional, corresponden, como lo señala el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, a las que se conocen con el nombre de mixtas, por cuanto están constituidas no sólo por vocablos sino también por un elemento gráfico compuesto de figuras. Uno de ellos, el primero, conformado por un rectángulo con una flor en su lado superior y hacia la derecha, y en el interior del rectángulo la expresión Laura con una flor al lado derecho de la letra “a ” final. El otro, en cambio, por una figura elipsoidal que contiene la expresión “Laura Ashley”, debajo de la cual se encuentra un ramo. b. La manifestación fonética de las marcas se difiere notablemente, pues mientras que la primera consta de un sólo vocablo, la otra aparece con dos, uno igual al de la primera y en castellano y otro en diverso idioma. c. Los diseños gráficos mencionados no presentan similitud alguna, por lo cual una y otra marca resultan inconfundibles para el público. d. Si bien la expresión Laura aparece en las dos marcas de la manera descrita, el examen de conjunto de la representación de ambas lleva a la conclusión de que cada una goza de plena individualidad; examen que es el único aconsejable en estos casos, pues, como lo precisó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (fls. 376 - 377), “El cotejo marcario para esos efectos se

base en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso del registro ”. Tanto el diseño Gráfico de una y otra marca difieren de manera notable, como ya se precisó y con respecto a los nombres que los componen también presentan diferencias desde le punto de vista visual, ya que el de Laura Ashley se halla indisolublemente unido a su etiqueta ya descrita. Sin esfuerzo alguno se aprecia que la que se registró, o sea, ésta última, sugiere una empresa distinta de la primera, cuya solicitud de inscripción se formuló con antelación; razón por la cual no se vislumbra posibilidad de confusión. e. Así las cosas, no existiendo riesgo de confusión alguna, preséntanse las marcas señaladas como empresas diferentes; por lo que no se aprecia violación de la letra f, del artículo 58 de la Decisión 85 ni de las demás disposiciones de este ordenamiento, incorporado a la legislación colombiana por el Decreto 1190 de 1978, que fueron señaladas por el actor como infringidas por la administración. Pese, pues, a que la solicitud de registro de la marca Laura aludida se hizo con anterioridad a la de Laura Ashley, no resulta procedente en el sub lite el derecho de preferencia alegado por la parte actora, en virtud de las razones expuestas. f. La marca “ Lauro “ de la clase 24 del Decreto 755 de 1972, como lo

precisaron los peritos que revisaron el expediente administrativo No. 271.859 del 2 de julio de 1987, fue registrada “en forma expresiva, sin etiqueta de ninguna naturaleza”(fl. 249); por lo cual se descarta la posibilidad de que guarde alguna semejanza con la marca Laura Ashley (etiqueta), cuyos distintivos se mencionaron precedentemente. g. En este orden de ideas, se impone la denegación de lo suplicado por la parte actora. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: 1º. DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. 2º. Devuélvase al actor la suma de dinero depositada para gastos del proceso por no haber sido utilizada. Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la sala en su sesión de fecha cinco (5) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996). Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Presidente: Juan Alberto Polo Figueroa, Libardo Rodríguez Rodríguez, Manuel S. Urueta Ayola.