CE-SEC1-EXP1996-N2360

ACCION MARCARIA - Titularidad / REGISTRO DE MARCA - Anulación / ACCION PUBLICA DE NULIDAD – Legitimación en causa / AGOTAMIENTO DE VIA GUBERNATIVA - No se requiere en acción de nulidad de registro marcario En tratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de C., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca. En consecuencia, para el ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del registro de la marca diseño tres coronas y la palabra sport, no se requería del agotamiento de la vía gubernativa. ACCION MARCARIA - Caducidad / CADUCIDAD DE LA ACCION MARCARIATérmino Esta Corporación ha sostenido que los cinco años a que se refiere el artículo 596 del Código de Comercio deben contarse a partir de la publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial, pues de no ser así, los terceros no tendrían posibilidad de enterarse de las decisiones adoptadas, y por lo tanto no podrían controvertirlas, si es del caso. REGISTRO DE MARCA - Utilización del genérico Sport / MARCA MIXTAComposición / DENOMINACION GENERICA - Inexistencia / ELEMENTO GRAFICO - Distintivo Teniendo en cuenta lo expresado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el sentido de que el bien es cierto la palabra “SPORT” es una

denominación genérica, por tratarse en el presente caso de una marca mixta donde el elemento denominativo es precisamente la palabra “SPORT”, la cual se encuentra colocada debajo del elemento gráfico consistente en tres coronas dispuestas consecutivamente, se hace necesario determinar por esta Corporación cuál de los dos elementos predominan en la marca mixta, cuyo registro es objeto de la presente demanda. La expresión “SPORT”, aislada del elemento gráfico, simplemente se evoca la generalidad de los productos o elementos deportivos, en tanto que con los dos elementos asociados (el gráfico y el denominativo), razón por la cual, considerado en conjunto sus elementos integrantes, ha de concluirse que la posibilidad de confusión en el consumidor no se presenta, por cuanto la expresión “SPORT” pierde su característica de genérica cuando se asocia con el elemento gráfico, no convirtiéndose así en el elemento predominante que conduzca a la confusión de los destinatarios y los productos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: MANUEL S. URUETA AYOLA

Santafé de Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996) Radicación número : 2360

Actor: Hermenegildo Espitia Almanza.

MARTHA PATRICIA RAMÍREZ NIETO El ciudadano Hermenegildo Espitia Almanza actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del C.C.A., entendida ésta como la de la nulidad del artículo 596 del C. de Co., solicita de esta Corporación: 1º. La nulidad de la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1986, proferida

por la División Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (hoy División de Signos Distintivos); como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada la cancelación del registro No. 115831 de 3 de marzo de 1986, correspondiente a la marca Diseño de Tres Coronas y la palabra Sport para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, concedido a la Fábrica de Tejidos de Punto Sport Juan Pablo Lozano R. e Hijos Limitada, hoy Tejidos de Punto Sport S.A. 2º. Como petición subsidiaria solicita la nulidad parcial de la resolución demandada, en lo que se refiere a la palabra Sport como parte integrante de la marca; como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada la cancelación parcial del registro No. 115831 de 3 de marzo de 1986, en lo que se refiere a la palabra Sport, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, concedido a la Fábrica de Tejidos de Punto Sport Juan Pablo Lozano R. e Hijos Limitada, hoy Tejidos de Punto Sport, S.A. 3º. Se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. EL ACTO ACUSADO Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1986, expedida por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos), por medio de la cual se

concede el registro de la marca Diseño de Tres Coronas y la palabra Sport (etiqueta) a la Fábrica de Tejidos de Punto Sport Juan Pablo Lozano R. e Hijos Limitada (hoy Tejidos de Punto Sport S.A.), para distinguir vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

II. HECHOS Narra el demandante que la sociedad Tejidos de Punto Sport S.A. “Punto Sport S.A.” presentó la solicitud de registro de la marca Diseño de Tres Coronas y la palabra Sport, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º. Del Decreto 755 de 1972, solicitud que fue tramitada bajo el expediente 755 de 1972, solicitud que fue tramitada bajo el expediente administrativo No. 226.051, el cual culminó con la expedición de la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1986, concediendo la marca en cuestión, sin advertir que se trataba de un signo que no podía ser objeto de registro como marca, de acuerdo con lo establecido en los literales c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (literales d) y e) de la Decisión 313), los cuales tipifican las causales absolutas de irregistrabilidad que afectan los derechos de todas las personas.

III. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION La resolución demandada viola los artículos 58 literales c) y d), y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 72 literal d) y 85 de la Decisión 313, por las razones que se expresan a continuación:

1ª. La marca Diseño de Tres Coronas y la palabra Sport contiene un signo (la palabra Sport), palabra ésta que es una indicación o denominación descriptiva y genérica que designa o describe la especie, calidad, destino, valor y otros datos, características e informaciones de los productos para los cuales se usa, ya que, en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, ciertamente están comprendidos los siguientes productos: “vestidos, calzados, sombrerería”. 2ª. Los principales significados de la palabra Sport son: a. Deportivo; V. Sports (acepción IV). Sports. Deportivo de o para deportes. - s. clothes, traje o prenda de deporte o de sport... (acepción primera) (Nuevo Diccionario CUYAS InglésEspañol de Appleton, quinta edición, 1966, Vol. 1, pág. 564). b. Clothes: vestido, vestuario, indumentaria, vestimenta; ropaje, paños, ropa de toda clase; ropa de cama (acepción primera) (página 114 del citado diccionario). 2ª. La palabra Sport, originaria del idioma inglés y que significa deporte, fue trasladada a la lengua española en donde goza de aceptación general, significando aquéllo que no es formal, especialmente en vestidos y demás objetos de la indumentaria, se trata de una denominación genérica asimilada, cuyo uso por parte del consumidor la hace indicativa de un género o clase en prendas de vestir. Por ello, es usual y común hablar de camisas sport, zapatos de esport, y vestidos, en general, de sport. 3ª. Sport es un vocablo que, aunque siendo originario de un idioma distinto al

español, no deja de tener el carácter de genérico, toda vez que hace relación a productos así reconocidos en la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972. 4ª. El término Sport se convierte en un término conocido y empleado por el público y el comercio para designar los productos de la clase 25 mencionada, carece de cuño distintivo y por lo mismo no puede ser aceptado como marca. Es decir, es un denominación usualmente empleada para identificar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenecen. 5ª. El literal d) del artículo 58 de la Decisión 85 (correspondiente al literal e) del artículo 72 de la Decisión 313) fue violado, por cuanto la marca Diseño de Tres Coronas y la palabra Sport contiene un signo, indicación o palabra que, antes de su registro como marca (lo mismo que en la actualidad) en el lenguaje corriente y en el uso comercial era (y es) una designación común o usual de los productos para las cuales se emplea. 6ª. La palabra Sport tiene su acepción concreta y generalizada en el consenso de las personas que adquieren vestuario y calzado, teniendo su propia identidad mercantil. La palabras genéricas en otro idioma (en este caso, inglés), son equivalentes a su traducción genérica al español, pues el público las entiende en su significado preciso y, al valorarlas, lo hace como cualquier otro vocablo de nuestro propio idioma. 7ª. La palabra Sport concedida como parte integral de una marca que distingue productos para los cuales se usa dentro del común de las personas, injustamente excluye su uso por parte de terceros dedicados a la misma actividad, violándose así el principio de la igualdad, en virtud del cual todos los comerciantes

dedicados a la explotación de un mismo ramo de negocios, tienen idéntico derecho a emplear libremente las denominaciones que permitan distinguir los productos a cuya comercialización se dedican. La palabra Sport no es otra cosa que la significación de ropa deportiva o informal. 8ª. Fue desconocido el artículo 64 de la Decisión 85 (correspondiente al artículo 85 de la Decisión 313), dado que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio debió informar a la sociedad interesada en el registro de la marca en cuestión sobre el incumplimiento de los requisitos señalados en los literales c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 y, en consecuencia, rechazar el registro de la marca.

IV. ACTUACION Mediante proveído de 9 de septiembre de 1993 se admitió la demanda y se ordenó notificarla al señor Superintendente de Industria de Comercio y al representante legal de la sociedad Tejidos de Punto Sport S.A.

1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda, en tanto que el apoderado de la tercera interviniente (Tejidos de Punto Sport S.A.) se opuso a las pretensiones, aduciendo en síntesis lo siguiente (fls. 78

a 94): a. La violación de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es relevante en este caso, pues la ley no es retroactiva (Ley 153 de 1887) y el acto acusado fue expedido bajo la Decisión 85. b. Respecto del literal e) del artículo 85 de la Decisión 85, es de anotar que

como el actor fundamenta su violación en afirmaciones generales que no pueden ser tenidas como pruebas, ya que no cumplen los requisitos señalados en el artículo 174 del C. de P.C., sus afirmaciones no son jurídicamente valederas. En efecto, considera el actor que la palabra Sport es genérica asimilada y que fue trasladada del inglés al castellano, lo cual pretende probar con el diccionario “Appleton” que no es prueba si se tiene en cuenta que la traducción no es oficial, como lo determina el artículo 260 del C. de P.C. Dicha palabra no ha sido trasladada al idioma español, lo cual se comprueba con la Edición 1992 del Diccionario de la Real Academia Española, donde no figura el término Sport. Para que pueda considerarse genérica una palabra debe corresponder a muchas especies o pertenecer a un género, lo cual no se pretende ni en el caso de la marca Diseño de Tres Coronas y la palabra Sport, así como tampoco con esta última palabra considerada separadamente. c. La presunta aceptación general no ha sido probada porque no existe, así como tampoco ha sido probado lo que el actor denomina uso comercial. Además, no se acreditó lo exigido por el artículo 6o. del C. de Co. d. El uso general no se aprueba con simples afirmaciones como lo hace el demandante, sino cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 190 del C. de P.C. e. La Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1988 no existe, y si existe, no versa sobre la marca Diseño Tres Coronas y la palabra Sport, razón por la cual el fallo debe ser inhibitorio. f. El demandante camufla la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

con la acción de simple nulidad, cuando lo cierto es que tiene un interés propio y no actúa en defensa de la simple legalidad. Sobre el particular, es preciso traer a colación la sentencia proferida el 14 de septiembre de 1985 por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente No. 4432, mediante la cual se declaró la caducidad de la acción, teniendo en cuenta la teoría de los fines y motivos. Por lo anterior y de acuerdo con el artículo 135 del C.C.A., debió agotar previamente la vía gubernativa cuestión que no efectuó. g. Hay ineptitud sustantiva de la demanda por falta de los requisitos formales (artículos 97 numeral 7 del C. de P.C., en concordancia con el artículo 164 del C.C.A.), pues no se llenó el requisito de aportar copia del acto acusado. La Superintendencia de Industria y Comercio envió copia de dicho acto pero afirmó que no se ha publicado. Al no existir el acto acusado debe prosperar la excepción propuesta, porque no existe el sustento de la acción, lo que impide pronunciarse sobre el fondo del asunto y conlleva a un fallo inhibitorio.

2. El señor Jorge E. Vera Vargas (fls. 230 a 232), solicita que se le tenga como coadyuvante del actor por tener el interés de mantener la legalidad y la intención de tutelar el orden jurídico, y manifiesta frente a lo expuesto por el apoderado de la tercera interesada en las resultas del proceso respecto de que se trata aquí de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no de simple nulidad, que aplicando la teoría de los motivos y las finalidades determinantes al

presente caso, se concluye que: a. La declaración de nulidad solicitada por el actor Hermenegildo Espitia Almanza no tiene restablecimiento de derecho alguno. b. La no declaratoria de nulidad solicitada por el demandante dejaría vigente la violación del orden jurídico, pues permitiría que Tejidos de punto Sport S.A. continuara oponiéndose, como lo ha hecho hasta la fecha, el registro de marcas distintivas de productos comprendidos en la clase 25 que contengan la denominación genérica y descriptiva Sport como signo meramente explicativo, dejando latente el permanente riesgo de que dicha sociedad inicie múltiples acciones judiciales contra los empresarios dedicados a la comercialización de productos comprendidos en la clase 25 anunciados y /o vendidos con la expresión genérica y descriptiva de “ropa sport”. En el caso Varta, al cual se refiere el apoderado de Punto Sport S.A., de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Estado, existía un sólo interesado en las resultas del proceso, en tanto que en el presente evento existen múltiples interesados en dichas resultas, como quiera que la sentencia que aquí se dicte depende que sólo Tejidos de Punto Sport S.A. tenga el derecho exclusivo al uso del signo Sport para distinguir prendas de vestir, privado del uso de una palabra genérica a industriales, comerciantes y público en general, es decir, a la comunidad, violando el principio constitucional según el cual, el interés particular debe ceder enfavor del interés general.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación precisa que ante todo cabe advertir la inaplicabilidad al caso en examen de la Decisión 313 de

la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 5 de diciembre de 1991, ya que el acto administrativo impugnado fue expedido en 1986. Con fundamento en la certificación expedida por la Academia Colombiana de la Lengua (fl. 192), se tiene que el vocablo Sport no ha sido incorporado a la lengua española (Edición 29, junio de 1992). Además, no hay traducción oficial de la citada palabra y siendo el Castellano un idioma oficial de Colombia, mal podría ser calificado el término como genérico sino ha sido incorporado a dicho idioma. De otra parte, como quiera que el acto acusado fue notificado el 9 de abril de 1986, la acción se encuentra caducada al tenor del artículo 596 del C. de C., procediendo por lo tanto la declaratoria de caducidad o la denegatoria de las súplicas de la demanda.

VI. LA DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes CONSIDERACIONES En primer término, la Sala se pronunciará sobre las excepciones propuestas por el apoderado de la sociedad Tejidos Punto Sport S.A. y por la representante

del Ministerio Público:

1. La parte actora tiene un interés propio y no actúa en defensa de la simple legalidad. En consecuencia, debió agotar previamente la vía gubernativa como lo exige el artículo 135 del C.C.A.

La anterior excepción no tiene vocación de prosperidad, pues entratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de Co., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la titularidad de la misma

se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto que concede el registro de una marca. En consecuencia, para el ejercicio de la acción en cuestión que depreca la nulidad del registro de la marca diseño Tres Coronas y la palabra Sport, no se requería del agotamiento de la vía gubernativa.

2. Ineptitud sustantiva de la demanda, pues no se aportó copia del acto acusado.

Sobre el particular, es de observar que la parte actora manifestó que pese a las solicitudes por ella efectuadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no le fue posible obtener los documentos requeridos, razón por la cual en su demanda solicita que, previa a la admisión de la misma, se oficie a la División de Signos Distintivos para que remita copia auténtica, con su respectiva constancia de notificación, de la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1988, por medio de la cual se concedió el registro de la marca Diseño de Tres Coronas y la palabra Sport, certificado No. 115.831, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Artículo 2 del Decreto 755 de 1972, a la Fábrica de Tejidos de Punto Sport Juan Pablo Lozano R. e Hijos Limitada, hoy Tejidos de Punto Sport S.A. De igual manera, solicita que dicha oficina expida una certificación donde se indique el número de la Gaceta de Propiedad Industrial en la cual se ordenó publicar la parte resolutiva del acto demandado o la

circunstancia de no haber sido aún publicada, posibildidad que está prevista en el artículo 139 inciso 4 del C.C.A., razón por la cual la excepción no prospera. Sea ésta la oportunidad para advertir que no obstante que el demandante se refiere en toda su demanda a la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1988, es obvio que quiso referirse a la Resolución No. 01248 de 3 de marzo de 1986, sobre la cual centrará su estudio esta Corporación.

3. La señora Procuradora Novena Delegada ante el Consejo de Estado considera que habiendo sido notificada la resolución demandada el 9 de abril de 1986, de conformidad con lo establecido en el artículo 596 del C. de Co., la acción se encuentra caducada.

Prescribe el citado artículo 596: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que los cinco años a que se refiere la norma transcrita deben contarse a partir de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, pues de no ser así, los terceros no tendrían posibilidad de enterarse de las decisiones adoptadas, y por lo tanto no podrían controvertirse, si es del caso. En efecto, en Auto de 27 de febrero de 1995 proferido dentro del expediente No. 3007, Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, esta Sección

sostuvo: “... b) La Gaceta de Propiedad Industrial es el medio oficialmente destinado por la Superintendencia de Industria y Comercio para publicar, entre otros, los actos administrativos que tengan alcance o interés general, como aquellos que conceden el registro de marcas, respecto de los cuales procede la acción pública consagrada en el citado artículo 596 del C. de C., en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 71 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de expedición del acto cuya declaratoria de nulidad se impetra. “c) Como quiera que el objetivo fundamental de la publicación de los actos administrativos que conceden el registro de marcas es el de garantizar «la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley» (art. 2º C.C.A.) y es la concreción de dos de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, como son los de publicidad y contradicción, en virtud de los cuales, en su orden se establece el deber de las autoridades de dar ‘a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este Código y la Ley’ y que ‘los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por los medios legales’, de ello cabe concluir sin lugar a dudas, que el término de caducidad para el ejercicio de la acción consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio debe contarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate y, en ningún momento desde la fecha de su expedición, más aún si se tiene en cuenta

que de conformidad con lo previsto por los artículos 2º Literal e) y 8º de la Ley 57 de 1985, los actos de las Superintendencias que tengan alcance o interés generales ‘... sólo regirán después de la fecha de su publicación’”. En el caso sub examine, como quiera que el registro No. 115831, correspondiente a la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1986, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 358 de 22 de febrero de 1991 (fl. 136 del expediente) y teniendo en cuenta que la presente acción fue instaurada el 23 de abril de 1993, se concluye que lo fue en tiempo, pues para dicha fecha apenas habían transcurrido dos años y 2 meses de la mencionada publicación. No prosperando ninguna de las excepciones propuestas, procede la Sala al estudio de fondo del acto demandado. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 58 literales c) y d) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas vigentes cuando se expidió la resolución acusada, que corresponden a los artículos 72 literales d) y e) y 85 de la Decisión 313, interpretación que debe ser adoptada por esta Corporación de conformidad con el artículo 31 del Tratado del Tribunal, concluyó: “1. Se considera genérica una marca, cuando en el lenguaje común utilizado en el mercado, para distinguir la clase de productos o servicios que presta, su denominación o expresión pueda servir por sí sola para hacerlo, con prescindencia de su origen etimológico, de conformidad con

lo dispuesto en el literal d) del artículo 58 de la Decisión 85. “2.Tratándose de marcas mixtas debe analizarse cuál de los elementos que la componen puede producir la posibilidad de confusión en el consumidor común. “3. No obstante lo anterior, en el presente caso hay que considerar el elemento denominativo que si bien es de tipo genérico forma parte de una marca de tipo mixto, por lo que según la doctrina marcaria debe tenerse en cuenta la totalidad de los elementos integrantes o sea la unidad gráfica y fonética de la misma. “4. Es obligación de la oficina nacional competente, verificar en cada caso si una solicitud de registro de marca cumple con la totalidad de los requisitos previstos en la legislación comunitaria. En el caso de autos con lo establecido en la Decisión 85. “5. Habrá lugar a declarar la nulidad o invalidez del registro de una marca efectuado con pretermisión de los requisitos mencionados...”. Los artículos 58 literales c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que la sociedad demandante considera violados, prescriben: “Artículo 58. No podrán ser objeto de registro como marcas: “a)... “c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época de la producción de los productos o de la prestación de los servicios; “d) Las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su

equivalencia en otros idiomas;...”. Teniendo en cuenta lo expresado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el sentido de que si bien es cierto la palabra “Sport” es una denominación genérica, por tratarse en el presente caso de una marca mixta donde el elemento denominativo es precisamente la palabra “Sport”, la cual se encuentra colocada debajo del elemento gráfico consistente en tres coronas dispuestas consecutivamente, se hace necesario determinar por esta Corporación cuál de los dos elementos predomina en la marca mixta, cuyo registro es objeto de la presente demanda. La Sala observa que el elemento denominativo (Sport) se asocia, en el caso sub examine, con el elemento gráfico (tres coronas), por lo cual aquél no resulta por sí solo definitivo ni característico. En efecto, con la expresión “Sport”, aislada del elemento gráfico, simplemente se evoca la generalidad de los productos o elementos deportivos, en tanto que con los dos elementos asociados (el gráfico y el denominativo), el consumidor identificará los productos que comprende la marca mixta que se cuestiona (vestidos, botas, zapatos y zapatillas), razón por la cual, considerados en conjunto sus elementos integrantes, ha de concluirse que la posibilidad de confusión en el consumidor no se presenta, por cuanto la expresión “Sport” pierde su característica de genérica cuando se asocia con el elemento gráfico, no convirtiéndose así en elemento predominante que conduzca a la confusión de los destinatarios de los productos. De otra parte, al observar la marca objeto de la presente controversia, encuentra la Sala que el elemento gráfico, consistente en tres coronas dispuestas consecutivamente sobre la parte superior del elemento denominativo Sport,

predomina sobre éste último, en la medida en que no se trata de un emblema que contiene una figura abstracta, sino que por el contrario, contiene un dibujo figurativo que evoca un concepto determinado (corona), no dudando por lo tanto la Sala que el consumidor corriente solicitará el producto refiriéndose en primer término al elemento gráfico, esto es, tres coronas, que caracteriza a la marca imprimiéndole una apariencia novedosa, especial y distintiva. Concluye la Sala que la entidad demandada al conceder el registro de la marca que se impugna no violó el artículo 58 literales c) y d) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, ya que estando la palabra “Sport” (genérica), asociada con el elemento gráfico que la acompaña (tres coronas), no resulta definitiva en el contexto de la misma. Finalmente, la Sala se referirá al cargo de violación del artículo 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, en cuanto considera la parte actora que la entidad demandada debió rechazar el registro de la marca en cuestión, informando a la sociedad interesada sobre el incumplimiento de los requisitos señalados en los literales c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85, esto es, querer registrar como marca una denominación genérica, que además designa los productos o servicios que pretende amparar. Prescribe la norma que se estima violada: “Artículo 64. En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la oficina nacional competente previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”.

Para la Sala es obvio que el anterior precepto no fue violado por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que dicha entidad precisamente no rechazó la solicitud, por considerar que la misma se ajustaba a los requisitos previstos en las normas legales, luego el artículo 64 no era aplicable al caso sub examine. Visto lo anterior, esta Corporación no declarará la nulidad de la Resolución No. 001248 de 3 de marzo de 1996. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA: DENIEGANSE las súplicas de la demanda. Devuélvase al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso. Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996). Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Presidente; Juan Alberto Polo Figueroa, Libardo Rodríguez Rodríguez, Manuel Urueta Ayola.