CE-SEC1-EXP1996-N2834

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA - Interpretación prejudicial / RENOVACION DE MARCAS – Efectos del rechazo de la renovación / ACTO ADMINISTRATIVO - Nulidad / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Orden de continuar con trámite administrativo de renovación de marca / ANULACIÓN DE MARCA – Casos en que procede El rechazo de la renovación de una marca produce la cancelación de su registro, la extinción del derecho “y la disponibilidad de la marca para el público”. Sólo por los motivos previstos en la Decisión 85 puede extinguirse o anularse una marca. Así las cosas, no son aplicables los artículos 12 y 13 del C.C.A., ya que, en verdad, estas normas establecen exigencias distintas de las que aparecen en las disposiciones comunitarias para su renovación. No se puede presumir la falta de voluntad expresa para la renovación de la marca, por el no cumplimiento de requisitos exigidos por las disposiciones señaladas en el numeral 3 que precede, cuya aplicación como se dijo, no es pertinente en el sub lite. Para que se produzca la renovación de una marca basta con que ésta se haya pedido oportunamente, amén de que se presente la prueba de su uso. En cuanto al punto relacionado con el restablecimiento de derecho solicitado por la actora, la Sala observa que decretada la nulidad de los actos acusados, dicho restablecimiento no puede ser otro que la continuación del trámite administrativo tendiente a la renovación de la marca, y no la concesión de la misma, pues la Superintendencia de Industria y Comercio deberá verificar las restantes condiciones de legalidad, distintas de la no aplicación de los artículos 12 y 13 del código contencioso

administrativo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: MANUEL S. URUETA AYOLA

Santafé de Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996) Radicación número : 2834

Actor: Societé Nationale DÉxploitation Industrielle des Tabacs et des

Allumettes. La “Societé Nationale dÉxploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes”, entidad domiciliada en Paris, Francia, en ejercicio de la acción que consagra el artículo 85 del C.C.A., pide en su demanda la nulidad de las resoluciones 13900 del 11 de agosto de 1993, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial, y 0070 de 17 de enero de 1994, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Por la primera se ordenó el archivo de la solicitud de renovación de la marca “Parisiennes”; y por la última, se confirmó tal decisión al decidirse la apelación oportunamente interpuesta. RAZONES DE HECHO DE LA DEMANDA Que la ahora demandante elevó solicitud el 10 de febrero de 1988 que se le renovara el registro Nº 91123 relativo a la marca “Parisiennes”, clase 34 de la clasificación internacional, con expediente 281.519. Que habiéndosele exigido el 7 de abril siguiente que en un lapso de 2 meses completara su solicitud, estando aún dentro del plazo inicial, pidió prórroga de 60 días para ello el día 3 de junio de

1988; por lo cual completó su petición el 19 de julio del mismo año. Que la sociedad actora solicitó el 10 de julio de 1992 la inscripción del cambio de nombre del titular de la marca “Parisiennes” por el nombre social “Société Nationale d éxploitation industrielle de tabacs et des allumettes - Seita. Que el asunto fue resuelto del modo que se precisó con anterioridad, pues la Jefatura de la División de Propiedad Industrial ordenó el archivo de la solicitud de renovación, con fundamento en los artículos 12 y 13 del código contencioso administrativo, al considerar que al abstenerse el interesado de completar la solicitud dentro del término otorgado y resultar la prórroga improcedente, había desistido de la misma. CONCEPTO DE VIOLACION Al decir de la parte actora se violaron los siguientes artículos: 63 y 70, por falta de aplicación, de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena; 2º, 3º, 12 y 13 del C.C.A., por aplicación indebida; y 119 de la Decisión 313 del mencionado acuerdo. Explica el demandante. El término de 60 días que señala el artículo 63 de la referida Decisión 85 no es perentorio sino simplemente indicativo y su desacato produce consecuencia respecto de la solicitud de registro de una marca, que no de su renovación, por lo que al considerar la administración improcedente la solicitud de prórroga que se le hizo, con fundamento en las normas del código contencioso administrativo, incurrió en violación de la ley al expedir las resoluciones acusadas. El solicitante, al decir del libelo de demanda, demostró el uso de la marca del

modo que lo exige el artículo 70 de la Decisión 85, con lo que se llenó el requisito exigido para que se concediera la renovación. Añade que al encontrar la administración que se había completado la solicitud debió conceder la renovación de la marca, lo que no hizo, con lo cual transgredió los artículos 2º y 3º del C.C.A. Que, además, aplicó indebidamente el artículo 119 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena no obstante que la única aplicable era la Decisión 85, “la cual jamás contempló una remisión general a la legislación interna, como sí lo hizo posteriormente la Decisión 313, artículo 119...”, amén de que “las remisiones a la legislación interna, deben necesariamente limitarse a los casos no regulados en la norma supranacional, como por ejemplo lo concerniente a los nombres comerciales...”. Que así las cosas, no son aplicables los artículos 12 y 13 del C.C.A.; disposiciones éstas que, en el supuesto de admitirse, en gracia de discusión, que lo fueran, no llevarían a la conclusión plasmada en los actos acusados, primero porque, al solicitarse la prórroga del plazo de dos meses, se dio la respuesta a que se refiere el artículo 13, también, porque “si llega el momento de decidir y la petición está completa, no importa en qué tiempo se hubiera completado dicha petición, la Administración no puede presumir el desistimiento y debe decidirla”, pues “lo que debe guiar a la administración es la realización de los derechos e intereses de los administrados así como la verificación de los principios de la función administrativa, por lo tanto no le es

posible inferir un desistimiento teniendo que decidir la petición”; a lo que debe añadirse que “si un administrado completa su petición y anda detrás de ella por varios años, a nadie le puede caber en la cabeza que su intención sea desistirla”. RAZONES DE LA DEFENSA La parte demandada, en su escrito de respuesta a la demanda, sostiene, en síntesis, lo que sigue:

1. Que de conformidad con jurisprudencia del H. Consejo de Estado, sentencia proferida el 30 de octubre de 1992 (Proceso Nº 2008), los artículos 12 y 13 del C.C.A. son aplicables en los procedimientos administrativos de renovaciones de marcas, por lo cual no existe posibilidad de prórroga para el caso de peticiones incompletas que den lugar a requerimiento, pues lo que busca la ley es impedir que la administración dilate las actuaciones con la exigencia de requisitos que desde el inicio de las mismas deben quedar clara y precisamente determinadas.

2. Dado que la solicitud de renovación de la marca se elevó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “era procedente acreditar lo solicitado bajo los términos que dicha norma establece y en concordancia con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo”.

3. Que como el solicitante no demostró la prueba requerida de uso de la marca, “deberá entenderse que el registro de la marcha ha perdido su vigencia a favor de su titular, siendo procedente una nueva solicitud de registro de la marca

Parisiennes”. ALEGATOS DE CONCLUSION La parte actora rebate la argumentación jurídica expuesta en la contestación de la demanda, en el sentido de que la jurisprudencia citada de 30 de octubre de

1992, de aceptar la aplicación de los artículos 12 y 13 del C.C.A., le da razón porque la figura del “...desistimiento tácito solamente procede para impedir que la Administración dilate las actuaciones cuando encuentra que la petición no se ha completado al momento de decidir”, pero si en dicho momento la petición está completa, la Administración estaría precisamente dilatando las actuaciones si llegara a presumir un desistimiento tácito. Asimismo, la apoderada de la actora reitera los fundamentos jurídicos expuestos en la demanda en el sentido de que las normas comunitarias desplazan a la legislación interna así como que la decisión 85 regulaba íntegramente los trámites de solicitud y renovación de las marcas, por lo cual se aplicó indebidamente los artículos 12 y 13 del código contencioso administrativo. De su parte, el apoderado de la Superintendencia retoma lo expuesto en la contestación de la demanda, para reiterar la competencia plena de la entidad para rechazar y negar las solicitudes de registro de marcas cuando no se ajustan a los requisitos exigidos. Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal llegó en el caso sub lite, a las siguientes conclusiones: “1º. Los asuntos relativos al régimen común de la propiedad industrial, se encontraban sujetos a los preceptos de la norma comunitaria contenida en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: ‘Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial’, que es de obligatorio cumplimiento. “2º. Que habiendo estado vigente la Decisión 85, hasta el 12 de diciembre de 1991 y estableciéndose dentro de ella un régimen único

para toda la región, no pueden fragmentaria, sino concordando el sentido de lo ordenado en sus diversos dispositivos, especialmente en los artículos 63, 70 y 85 de la mencionada Decisión, prevaleciente sobre la norma nacional. “3º. El registro de una marca sólo puede extinguirse por las causales previstas en la norma comunitaria consignadas en el artículo 76 de la Decisión 85 en concordancia con los artículos 56, 58 y 77 de la misma Decisión, que regulan la materia, pudiendo acudir los países miembros a normas supletorias de derecho interno, únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria. “4º. Es potestativo del Tribunal Andino interpretar adicionalmente normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena que puedan contribuir a la mejor solución de las causas, y no solamente las solicitadas, de conformidad con la jurisprudencia anterior”. Al ampliar la interpretación que se acaba de transcribir expresó dicho organismos: “1º. Que en la interpretación de las normas del Acuerdo de Cartagena, se debe atender siempre a la perspectiva de la evolución de las mismas — método sistemático— así como al objeto y fin perseguido —método teleológico—. “2º. El derecho de renovación, es una consecuencia del derecho de registro conferido anteriormente para una marca, y por tanto la cancelación sólo es procedente según el artículo 76 ‘cuando se verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. “3º. El artículo 63 no es aplicable a las solicitudes de renovación por

cuanto claramente es un artículo de remisión a los artículos 60 y 61, aplicables sólo a ‘la solicitud de registro de una marca’ el primero y a los documentos que ‘a la solicitud deberá acompañarse’. A qué solicitud se refiere?, pues siguiendo el contexto de la Sección II de la Decisión 85 sobre ‘Procedimientos de registro’ está muy claro que se refiere a la que da inicio al trámite de inscripción no siendo pues aplicables a la solicitud de renovación las normas sobre el registro inicial de marcas”.

SE CONSIDERA: Resulta oportuno y conveniente en el sub lite, transcribir a continuación lo que esta misma Sala, en caso similar, consideró en el fallo de fecha 27 de junio pasado, en el cual figuró como demandante la Sociedad Gambro Lundia A.B.

(Expediente Nº 2956) con ponencia del Magistrado Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Dijo así: “En algunos pronunciamientos esta Corporación consideró que el artículo 12 del C.C.A. tenía aplicación dentro del trámite de la renovación de un registro marcario.

La Sala rectifica la posición que había venido adoptando al respecto ya que en esta oportunidad la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, obrante a folios 146 a 158, sí fija el alcance de los artículos 70 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alcance éste que es obligatorio adoptar por esta Corporación al proferir la sentencia dentro del expediente de la referencia, conforme a los mandatos del artículo 31 del Tratado de creación de dicho Tribunal. En efecto, dijo el referido Tribunal: ‘...El registro de la marca y la renovación de la misma son figuras

jurídicas diferentes en los fines que cada una persigue; y, en tal virtud no cabe aplicarse a la renovación un trámite a un procedimiento similar o semejante al de la concesión del registro de la marca, en el cual se pueden discutir eventualmente derechos de terceros o causales de irregistrabilidad que no se presentan dentro de la renovación. ‘La sección segunda de la Decisión 85 (artículos 60 a 68) contempla las disposiciones para el procedimiento de registro de una marca. Su inaplicabilidad para el trámite de renovación es evidente, por consideraciones diferentes que miran al objetivo del registro y de la renovación, la que, hasta por un sentido práctico, debe tramitarse sumarísimamente por cuanto el goce o la continuación del goce de un derecho no puede estar suspendido indefinidamente o sujeto a un engorroso procedimiento como sucede con el registro de marcas...’. ‘...Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria. ‘Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de una mayor agilidad o simplificación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no

existen y tergiversando así el régimen común. ‘...Una marca sólo podrá extinguirse o anularse por las causales previstas en la Decisión 85 pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias del Derecho Interno, únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria...’. ‘... La actora dentro del proceso interno ante el Consejo de Estado impugna la errónea aplicación que la administración ha efectuado de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo Colombiano, asunto sobre el que el Tribunal no puede pronunciarse... Sin embargo, cabe advertir que las legislaciones internas no pueden crear figuras o requisitos diferentes a los establecidos en la norma comunitaria para la concesión, renovación, nulidad o caducidad de la marca porque estas facultades no se encuentran implícitas dentro del principio de complementariedad. ‘La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducida en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podía desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere. ‘Presumir o hacer presumir esa falta de «voluntad expresa» para la continuidad en el goce del derecho al uso exclusivo de una marca, sustituyéndola por cualquiera otra figura o institución jurídica, sería condicionar la renovación de una marca o una causal no prevista en la norma comunitaria de la decisión 85, hecho jurídico que contraría la

interrelación o complementariedad entre el derecho comunitario y el nacional. ‘El artículo 70 de la Decisión 85, exige como único requisito para la renovación el uso de la marca, hecho que no se encuentra controvertido en el proceso interno, como tampoco lo está la oportunidad en cuanto al tiempo de presentar la solicitud según las disposiciones de la Decisión 85... Estos son los requisitos esenciales para que la autoridad Nacional competente, bajo la Decisión 85, y con la presentación de la solicitud de renovación, procediera a su concesión. ‘Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público. Igual efecto tendría el supuesto de nulidad del registro. No así otras figuras no contempladas en las normas comunitarias...” (folios 153 a 158 ibidem) (los destacados fuera del texto).

Despréndese de lo anterior:

1. El rechazo de la renovación de una marca produce la cancelación de su registro, la extinción del derecho “y la disponibilidad de la marca para el público”.

2. Sólo por los motivos previstos en la Decisión 85 puede extinguirse o anularse una marca.

3. Así las cosas, no son aplicables los artículos 12 y 13 del C.C.A., ya que, en verdad, estas normas establecen exigencias distintas de las que aparecen en las disposiciones comunitarias para su renovación.

4. El artículo 63 de la Decisión 85 no es aplicable a las solicitudes de renovación, pues sólo se refiere a los “Procedimientos previstos para el registro”.

5. Además, no se puede presumir la falta de voluntad expresa para la renovación de la marca, por el no cumplimiento de requisitos exigidos por las disposiciones señaladas en el numeral 3 que precede, cuya aplicación como se dijo, no es pertinente en el sub lite.

Además de las conclusiones anteriores, que se desprenden de la interpretación prejudicial aludida, debe tenerse en cuenta que para que se produzca la renovación de una marca basta con que ésta se haya pedido oportunamente, amén de que se presente la prueba de su uso (artículo 70 Decisión 85).

6. En cuanto al punto relacionado con el restablecimiento del derecho solicitado por la actora, la Sala observa que decretada la nulidad de los actos acusados, dicho restablecimiento no puede ser otro que la continuación del trámite administrativo tendiente a la renovación de la marca, y no la concesión de la misma, pues la Superintedencia de Industria y Comercio deberá verificar las restantes condiciones de legalidad, distintas de la no aplicación de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: 1º. Decrétase la nulidad de las resoluciones números 13900 del 11 de agosto de 1993, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial, y 0070 de enero de 1994, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2º. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la hoy División de Signos Distintivos de

la Superintendencia de Industria y Comercio que continúe el trámite de renovación que se le solicitó por la parte actora en el asunto a que se contrae el proceso de la referencia, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la época de los hechos. 3º. Deniénganse las otra peticiones de la demanda... Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 8 de noviembre de 1996. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Presidente; Juan Alberto Polo Figueroa, Libardo Rodríguez Rodríguez, Manuel S. Urueta Ayola.