CE-SEC1-EXP1998-N1945

PATENTE DE INVENCIÓN - Otorgamiento / PATENTABILIDADExcepciones / DICTAMEN PERICIAL - Valor probatorio / INSECTICIDASNaturaleza El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de los arts 1 y 5 de la Decisión 85, consideró que los pesticidas se encontraban en las excepciones de patentabilidad previstas en el citado art 5 literal c. . No obstante lo anterior, la Sala reitera en esta oportunidad que " ... cuando en cuestión debatidacomo en este casono es de interpretación legal o hermenéutica jurídica, sino de carácter eminentemente técnico o pericial, es a los técnicos o expertos a quienes corresponde, mediante el dictamen pericial claro, preciso y detallado, determinar si un producto es farmacéutico o constituye un medicamento o una sustancia terapéutica activa, que, por lo mismo , no es susceptible de ser objeto de patente de invención, en los términos del literal c. del art 5 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Al no ser los insecticidas un medicamento o producto farmacéutico, la reivindicación solicitada no encuadra dentro del literal c. del art 5 de la Decisión 85 y , por tal razón, declarará la nulidad de la Resolución 8535 de 28 de noviembre de 1988 y la nulidad parcial de la Resolución 980 de 1 de abril de 1991, en cuanto confirmó la no aceptación de las reivindicaciones 1 a 4 .NOTA DE RELATORIA: Menciona sentencia de 7 de marzo de 1991 Exp. 803,

M.P.Dr MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Radicación número: 1945

Actor: FMC CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad FMC CORPORATION, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 8535 de 28 de noviembre de 1988 y 980 de 1o. de abril de 1991, emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad total del acto primeramente identificado y la nulidad parcial del segundo de ellos, y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder patente de invención a la demandante para las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 y 8 de la invención denominada "PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMIFICADA", cuya solicitud se tramitó en el expediente administrativo núm. 214.713; expedir el título correspondiente; y publicar la sentencia en la Gaceta de la

Propiedad Industrial. b.- Los actos acusados 1o.- Resolución núm. 8535 de 28 de noviembre de 1988, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual negó la solicitud de Patente de Invención consistente en "PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMIFICADA" a nombre de FMC CORPORATION. 2o.- Resolución núm. 980 de 1o. de abril de 1991, a través de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anteriormente citada, resolviendo reponerla en cuanto a la negativa de la invención para la reivindicación núm. 8, concediendo la patente de privilegio de invención titulada "Proceso de obtención de compuestos pesticidas de alkiltiofosfato de alfa ramificada" en favor de la demandante para la reivindicación núm. 8, por un período de cinco años, y confirmando la resolución en cuanto a la no aceptación de las claúsulas 1 a 4. c.- Normas violadas y el concepto de la violación. Primer cargo.- Los actos acusados violaron los artículos 1o. y 5o. de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto de conformidad con ellos, la Administración tiene la obligación de conceder privilegio de patente de invención para las nuevas creaciones que no estén comprendidas en las excepciones de patentabilidad del artículo 5o. de la Decisión 85 y, al no encontrarse la solicitud en cuestión tipificada en alguna de ellas, debió concederse para la totalidad de la invención y no fraccionadamente como se hizo.

Las resoluciones impugnadas se fundamentan en dos informes técnicos equivocados (P-199 y P-432), por cuanto consideran que las reivindicaciones 1 a 4 se refieren a principios activos, cuya función es exterminar o eliminar insectos, evitando daños y enfermedades en cultivos benéficos y que su efecto, por consiguiente, es análogo al del producto farmacéutico de uso humano o animal del tipo de los antihelmínticos, bactericidas, fungicidas, etc., lo cual lleva a concluir que adolecen de falsa motivación, pues niegan la patente de invención para las reivindicaciones 1 a 4, partiendo de la errónea consideración consistente en que los insecticidas son composiciones farmacéuticas y, por lo tanto, están comprendidos dentro de las excepciones de patentabilidad, dándole un alcance, que no tiene, al literal c) del artículo 5o. de la Decisión 85. Debe señalarse que en la legislación sobre patentes no existe la expresión "producto farmacéutico de uso vegetal" acogida por los actos demandados, así como tampoco existe en el lenguaje común ni técnico. Los productos farmacéuticos son sustancias que se aplican interior o exteriormente al cuerpo del hombre o de los animales con un efecto curativo o de alivio de las enfermedades. Los insecticidas no cumplen esta función, pues al eliminar insectos indeseables su efecto es contrario. El objeto de los insecticidas es prevenir o eliminar insectos extraños a un cultivo, lo que sin lugar a dudas trae como consecuencia que las plantas del cultivo se beneficien, pero no por haberse curado o aliviado de una enfermedad.

Es descabellado afirmar que una proliferación de insectos constituye una enfermedad en sí misma para cualquier cultivo y es por lo tanto irracional concluir que un insecticida obra en relación con dicho cultivo, a manera de un medicamento o producto farmacéutico. Segundo cargo.- Las resoluciones acusadas violan el artículo 28 del C.C., ya que desconocen el elemento gramatical de la hermenéutica jurídica, el cual se dirige a precisar el verdadero sentido y alcance de las palabras de la ley, siguiendo las reglas del lenguaje. Teniendo en cuenta el significado que el Diccionario de la Real Academia Española trae de los vocablos "Farmacéutico", "Farmacia", "Medicamento" e "Insecticida", se advierte que los productos farmacéuticos y los medicamentos están dirigidos al uso humano o animal, cuya aplicación exterior o interior produce un efecto curativo en las dolencias o enfermedades, mientras que los insecticidas o plaguicidas tiene un efecto contrario, cual es eliminar organismos vivos. De otra parte, también se desconoció el artículo 28 del C.C., pues tanto el Decreto 2092 de 1986 y la Resolución 1000 de 1988 del ICA definen las palabras "droga", "medicamento", "producto farmacéutico" y "plaguicida de uso vegetal" (que comprende fungicidas, herbicidas e insecticidas), coincidiendo todas estas definiciones en excluir de los vocablos "medicamento" o "producto farmacéutico" su uso vegetal. No se entiende entonces cómo puede la entidad demandada señalar que las reivindicaciones solicitadas se refieren a "plaguicidas de uso vegetal", dándoles una

interpretación que va en contra de su significado natural y legal. Tercer cargo.- Se desconoció el artículo 29 del C.C., dado que las palabras técnicas utilizadas "medicamento" o "producto farmacéutico" fueron tomadas en un sentido distinto al utilizado por las personas que profesan esta ciencia y se fundamentaron exclusivamente en los conceptos P-199 y P-432, sin demostrar que entre los profesionales de la Medicina, Agronomía y Química Farmacéutica, los vocablos "plaguicidas de uso agrícola" o "insecticidas" y "producto farmacéutico", fuesen equivalentes. Por el contrario, de los conceptos emitidos por el Jefe de la Sección de Supervisión de Plaguicidas del ICA de fecha 27 de mayo de 1983, de la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia Colombiana de la Lengua de 6 de noviembre de 1986, del Presidente de la Academia Nacional de Medicina de 24 de septiembre de 1986 y del Ministerio de Salud de 17 de noviembre de 1987, se establece que los plaguicidas de uso agrícola, entre los que se encuentran los insecticidas y los herbicidas, no pueden considerarse como productos farmacéuticos, por cuanto los profesionales que se desempeñan en estas ciencias así lo entienden. Además, en dictamen pericial rendido por dos expertos en la materia dentro del proceso núm. 77 que cursó en el Consejo de Estado, se estableció que los "herbicidas" no son ni medicamentos de uso vegetal ni pueden asimilarse a composiciones farmacéuticas de uso vegetal. Cuarto cargo.- Se violó el artículo 30 del C.C., ya que es claro el sentido y

alcance del literal c) del artículo 5o. de la Decisión 85, que no fue aplicado, por cuanto está redactado en términos que no causan dudas. No obstante, si se encontrara alguna oscuridad, debe acudirse a otras leyes para desentrañar su significado. Quinto cargo.- Se violó el artículo 31 del C.C., pues al incluir a los compuestos insecticidas de las reivindicaciones 1 a 4 de la patente solicitada dentro del precepto negativo del literal c) del artículo 5o. de la Decisión 85, se incurrió en errónea interpretación, dado que dicha norma es de carácter excepcional, negativo y taxativo en lo referente a la patentabilidad de los productos farmacéuticos o medicamentos. d.- La oposición La Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda ni presentó alegatos de conclusión. II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación es partidaria de que se denieguen las súplicas de la demanda, expresando que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para interpretar el literal c) del artículo 5o. de la Decisión 85, ha señalado que la hermenéutica que mejor se aviene a la naturaleza del derecho comunitario es la de atender preferentemente el elemento sistemático y el teleológico, antes que los elementos gramaticales, idiomáticos, técnicos y lingüísticos. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 1ª. Los actos administrativos demandados negaron la solicitud de patente de invención para las reivindicaciones 1, 2, 3 y 4 de la invención denominada

"PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMIFICADA", considerando que "Las reivindicaciones 1, 2, 3 y 4, ... se refieren a compuestos de Alquiltio Fosfato Alfa ramificados que corresponden a principios activos que tienen como función exterminar insectos evitando así daños y enfermedades en cultivos benéficos, por lo que se consideran productos farmacéuticos de uso vegetal". 2ª. Con base en la anterior consideración, la Superintendencia de Industria y Comercio estimó aplicable el artículo 5o. literal c) de la Decisión 85, vigente para la fecha de la solicitud de la patente que ocupa a la Sala, cuyo contenido es como sigue: "Artículo 5o.- No se otorgarán patentes para: "a) ... "c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal". 3ª. Se trata aquí de definir si los insecticidas son un producto farmacéutico o un medicamento, caso en el cual la patente de invención habría sido debidamente negada o, si por el contrario, no lo son y, por lo tanto, debió ser concedida la patente de invención a la sociedad demandante. 4ª. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1o. y 5o. de la Decisión 85, consideró que los pesticidas se encontraban comprendidos en las excepciones de patentabilidad previstas en el citado artículo 5o literal c). No obstante lo anterior, la

Sala reitera en esta oportunidad que "... cuando la cuestión debatida - como en este caso - no es de interpretación legal o de hermenéutica jurídica, sino de carácter eminentemente técnico o pericial, es a los técnicos o expertos a quienes corresponde, mediante el dictamen pericial claro, preciso y detallado, determinar si un producto es farmacéutico o constituye un medicamento o una sustancia terapéuticamente activa, que, por lo mismo, no es susceptible de ser objeto de patente de invención, en los términos del literal c) del artículo 5o. de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena" (Sentencia de 7 de marzo de 1991, exp. núm. 803, actor: Monsanto Company, Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez), razón por la cual analizará el dictamen pericial rendido dentro del presente proceso y las demás pruebas obrantes en el mismo. 5ª. A folio 209 del cdno. ppal., obra la aclaración y complementación del experticio solicitado por la parte actora (que no fue controvertido por la entidad demandada) y rendido por los peritos (Químicos Farmacéuticos), en los siguientes términos: "De la conclusión 'no todos los insecticidas son medicamentos; sin embargo otros de acuerdo a su aplicación y los fines que persiguen son considerados como tales', es necesario hacer dos aclaraciones: Primero, la invención objeto de la solicitud de patente es por sus características un insecticida ya por la definición expuesta en el numeral 3.1 del dictamen rendido. Insecticidas son sustancias usadas para matar o destruir insectos...

"En segundo lugar la sustentación técnica referente al campo de aplicación de la invención, sólo hace alusión al uso y utilización en la agro-industria, por lo tanto el producto objeto de solicitud de patente es un insecticida, no medicamento". 6ª. A folio 143 ibídem, se encuentra el Oficio núm. 5083 de 24 de junio de 1992, suscrito por el Subgerente de Protección a la Producción Agropecuaria del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en el que se lee: "De acuerdo con la consulta formulada en el oficio referenciado, me permito informarle que técnica y científicamente, los plaguicidas de uso agrícola no pueden considerarse como productos farmacéuticos...". 7ª. También obra dentro del expediente (fl. 144), el escrito de 24 de junio de 1992, enviado a esta Corporación por el Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Químicos Farmacéuticos, en el que se dejó dicho: "Con relación a la consulta hecha sobre el tema en mención, consideramos desde el punto de vista técnico y científico, que los plaguicidas de uso agrícola y/o insecticidas no pueden ser catalogados como productos farmacéuticos. "Los productos farmacéuticos son definidos como medicamentos, medicinas y/o sustancias empleadas como remedios, para usos terapéuticos en humanos. Son fabricados en diferentes formas de administración (tabletas, grageas, inyectables, jarabes, etc.). "Los plaguicidas son productos exclusivos para cultivos de plantas y a ellos pertenecen los fungicidas (hongos), herbicidas

(malezas) e insecticidas para matar y/o controlar plagas de insectos. "Estos productos son nocivos algunos, para los humanos". 8ª.La Academia Nacional de Medicina, conceptuó, en oficio de 30 de junio de 1992 (fl. 147), que "... todos los plaguicidas, cualquiera que sea su uso y todos los insecticidas son preparados farmacéuticos". Posteriormente, mediante comunicación de 1o. de julio del mismo año, anotó que "... en Medicina lo farmacéutico es lo que dice relación con la preparación y la administración de drogas que sirven de remedio en las enfermedades y para conservar la salud del hombre y de los animales". 9ª. Finalmente, el Secretario General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, mediante Oficio núm. 0100-002504 de 6 de marzo de 1998, a solicitud de esta Corporación, conceptuó (fl. 259): “En atención a su oficio de la referencia, …, mediante el cual requiere información acerca de si los insecticidas son considerados medicamentos ó productos farmacéuticos, me permito informarle que los insecticidas son productos destinados a ser aplicados en el medio ambiente, a fin de combatir los organismos capaces de producir daños en el hombre, los animales, las plantas, las semillas y los objetos inanimados; en consecuencia, los insecticidas no son productos farmacéuticos ni medicamentos, ya que estos últimos son preparaciones farmacéuticas obtenidas a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentados bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la prevención, alivio,

diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado” (las negrillas no son del texto). 10ª. Valoradas las anteriores pruebas en su conjunto, concluye la Sala que al no ser los insecticidas un medicamento o producto farmacéutico, la reivindicación solicitada no encuadra dentro del literal c) del artículo 5o. de la Decisión 85, y, por tal razón, declarará la nulidad de la Resolución núm. 8535 de 28 de noviembre de 1988 y la nulidad parcial de la Resolución núm. 980 de 1o. de abril de 1991, en cuanto confirmó la no aceptación de las reivindicaciones 1 a 4. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar la patente para la invención denominada "PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMIFICADA" para las reivindicaciones 1 a 4, siempre y cuando la parte actora cumpla con los demás requisitos legales. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLARASE la nulidad de la Resolución núm. 8535 de 28 de noviembre de 1988 y la nulidad parcial de la Resolución núm. 980 de 1o. de abril de

1991, en cuanto confirmó la no aceptación de las reivindicaciones 1 a 4, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo.- ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de restablecimiento del derecho, otorgar la patente para la invención denominada "PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMIFICADA" para las reivindicaciones 1 a 4, siempre y cuando la parte actora cumpla con los demás requisitos legales. Tercero.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO

DE ESTADO Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA