CE-SEC1-EXP1998-N2820

REGISTRO DE MARCA - Improcedencia / CONFUSION EN LA DENOMINACION DE MARCA - Origen / MARCA - Clasificación / MARCA DENOMINATIVA - Concepto / MARCA CAPRICHOSA O DE FANTASIAConcepto / MARCA GRAFICA - Concepto / MARCA MIXTA - Concepto / COMPARACION DE MARCAS - Fonética / TONALIDAD DE MARCA - Sílaba Tónica / DIDAS De los tres tipos de marca que se describen en la precitada interpretación prejudicial (denominativa, gráfica y mixta), el Tribunal de Justicia en mención ubica la marca "ADIDAS" dentro de la marca denominativa, de la cual dice que también es llamada nominal o verbal, que define como la que utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual, es decir, que puede expresar una idea o concepto o ser caprichosa o de fantasía. Mientras que a “DIDA” la sitúa en la clases de marca mixta, por estar conformada por dicha expresión y un gráfico, toda vez, que este tipo lo define como la marca compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). El origen de la confusión entre las denominaciones puede estar en las similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas, o auditivas si las palabras tienen una fonética similar; y la confusión ideológica si entre los términos a cotejarse hay un mismo contenido conceptual de las marcas. La comparación conceptual o semántica.- En ella cuenta el hecho de que la marca denominativa emplee o no palabras del lenguaje común o corriente, de

modo que las que sí lo usan fuerzan al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a relacionarla con los productos o servicios a los que la marca se aplica. Mientras que ante las marcas caprichosas o de fantasía, esto es, las que no usan el leguaje común y corriente, el consumidor tiene un doble esfuerzo: Aprender la nueva palabra y enlazarla con los productos. La comparación fonética.- Aquí se recurre a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la conciencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo ello partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética. IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS - Confusión Ideológica / REGISTRO DE MARCA - Improcedencia / CONFUSION DE MARCA - Similitud Fonética y Semántica / INTERPRETACION PREJUDICIAL - Criterios Auxiliares Tanto al amparo del criterio principal, como de los criterios auxiliares, la Corporación no abriga dudas de que la marca "DIDA"+gráfica no es novedosa ni inconfundible, al compararla con la marca "ADIDAS", sin otro distintivo, puesto que siendo en ella predominante la denominación "DIDA", por las razones ya anotadas, al compararlas de golpe, en conjunto, como un todo, tanto en el plano visual como en el fonético, salta a la vista la semejanza entre ellas, dada la alta

proporción de elementos gramaticales y tipográficos iguales. Las cuatro letras de "dida" son comunes a las cuatro centrales de las seis letras de "adidas", de suerte que ya en una lectura rápida o al pronunciarse de golpe, pueden llegar a verse u oírse iguales, más cuando corrientemente no se usan de manera individual y asilada, sino en contextos propios de la comunicación consumidor-vendedor, que pueden dar lugar a ligazones entre fonemas de palabras distintas y a derivaciones de los vocablos. Esta percepción se reafirma si la comparación se hace bajo la óptica de los criterios auxiliares, ya que como lo indica el Tribunal de Justicia, el origen de la confusión entre las denominaciones puede estar en las similitudes visuales provocadas por semejanzas, en este caso, ortográficas, auditivas si las palabras tienen una fonética similar, y confusión ideológica si entre los términos a cotejarse hay un mismo contenido conceptual de las marcas. Veamos: La comparación fonética muestra la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, como que en ambas es la sílaba "DI", que por lo demás, coincide ortográficamente en la posición dentro de cada vocablo, puesto que ambos corresponden a palabra grave, es decir, la tónica es la penúltima sílaba. Además, las vocales comunes presentan la misma ordenación. El resultado, entonces, es que como conjunto de letras, al ser pronunciadas es muy probable que sean percibidas por el consumidor de un modo parecido, dada la semejanza anotada en su estructura ortográfica y fonética, que es de tal grado que cabe en los primeros niveles de la escala que en este ámbito relaciona el Tribunal de Justicia

del Acuerdo de Cartagena, según los cuales, en su orden, cuando existen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales en una denominación, produce, desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta al consumidor, y si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). En cuanto a la comparación conceptual o semántica, ocurre que ambas marcas son caprichosas, de modo que no hay de por medio alguna idea o concepto que contribuya a su diferenciación, de suerte que por no ser parte del lenguaje común y corriente, el consumidor tiene el doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos, lo cual conlleva a que aprendida una, la mención o lectura de la otra la evoca, más cuando ambas se asocian con productos de la misma clase. La ausencia de significado propio facilita la asociación o confundibilidad entre ambas denominaciones, ya que sólo adquieren sentido solamente en el mundo del mercado, por consiguiente, la una se convierte en la referencia única de la otra. FALSA MOTIVACION - Improcedencia / MARCA REGISTRADA - Eficacia Legal Se estructura sobre una supuesta falsa motivación de la resolución enjuiciada, por el hecho de que en la fecha en que se expidió, el 17 de septiembre de 1993, ya no estaba vigente la marca ADIDAS para productos de clase 25, cuya vigencia se

aduce en su primer considerando, siendo que lo estuvo hasta el 5 de septiembre de 1993, por lo tanto este presupuesto no puede ser base ni fundamento del fallo administrativo. Sobre el punto, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se adentró en el análisis de este aspecto, al encontrarlo planteado en la demanda, llegando a la conclusión de que acorde con la legislación comunitaria, la marca (registrada) tendrá su eficacia legal hasta el día del vencimiento del período de gracia para pedir su renovación, contemplado en el artículo 88 de la decisión 313, eficacia que se traduce, inclusive, en un impedimento de irregistrabilidad para marcas semejantes o similares que se pretendan inscribir durante el lapso total de la vigencia del registro de una marca, salvo los casos en los que se produzca la nulidad del registro respectivo. DERECHO COMUNITARIO - Aplicación / NORMA NACIONAL - Inaplicación / REGISTRO DE MARCA - Régimen Aplicable Las normas internas aducidas en el cargo no son aplicables al asunto del sub lite, porque al estar éste regulado de manera específica en el derecho comunitario, resultan desplazadas por las de este orden, la Decisión 344, en lo que hace al punto señalado en el cargo, el cual, debido a esta circunstancia también se desestimará.

NOTA DE RELATORIA: Se reitera la providencia del 28 de noviembre de 1996,

Exp. 2733, Ponente: Dr JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, Actor:

LABORATORIOS LISTER LTDA.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998) Radicación número: 2820

Actor: SOCIEDAD CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA

Demandado: DIVISIÓN DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del proceso a que ha dado lugar la demanda promovida, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por la sociedad CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LIMITADA, agotado como se encuentra el trámite de rigor.

I. ANTECEDENTES 1.- La demanda 1.1. Los hechos Los hechos que sirven de sustento a la demanda, atendiendo el relato que de los mismos hace el actor, se resumen así: El señor HERNANDO DE CASTRO POLO, por intermedio de apoderado, solicitó, el 10 de marzo de 1982, a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy de Signos Distintivos), el registro de una etiqueta formada por tres círculos sobre un pedestal de tres barras y debajo la expresión “dida”, para distinguir vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, confecciones en general, especialmente prendas deportivas, camisetas, pantalones, sudaderas, trajes de baño, gorros, viseras, calzados y

similares, artículos que pertenecen a la clase 25 del decreto 755 de 1.972. Con posterioridad, cedió los derechos objeto de la solicitud a Confecciones Deportivas DIDA LTDA., con la aquiescencia de la entidad en mención. Con ocasión de la publicidad que dentro del trámite respectivo debió darse a la solicitud, se opusieron a la misma las sociedades ADIDAS SPORTSCHUHFABRIKEN ADI DASSLER STIFTUNG & CO. KG., de Alemania Occidental, en ese entonces, y la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAUCHO GRULLA S.A., con domicilio en Medellín. Admitida la oposición, se concedió a las partes el término de 10 días para que solicitaran o presentaran pruebas. La peticionaria aportó las suyas al igual que la opositora COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAUCHO GRULLA S.A., en tanto que ADIDAS SPORTSCHUHFABRIKEN ADI DASSLER STIFTUNG & CO. KG. omitió solicitar la práctica de las pruebas enunciadas en su memorial de oposición. Por resolución número 2847 de 23 de mayo de 1.991, proferida por la División de Propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declararon infundadas las oposiciones atrás referenciadas, y se concedió el registro de la marca de fábrica y de comercio, objeto de la petición, a favor de la sociedad CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA., domiciliada en Barranquilla, por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que la providencia quedara en firme.

El libelista destaca, dentro de las consideraciones del acto acusado, la de que no existía confusión visual y gráfica entre las marcas “dida” y “adidas” (que en adelante se escribirán en mayúsculas para facilitar su lectura), puesto que la “A” inicial y la “S” final de ésta última le atribuyen una característica muy esencial que la distingue, en su locución, al pronunciarse; que se trata de marcas distintas en su aspecto conceptual e ideológico; y que la marca “DIDA” corresponde al apodo de un futbolista que militó en el club Junior de Barranquilla, mientras que “ADIDAS” es un nombre caprichoso que procede del exterior. La sociedad ADIDAS SPORTSCHUHFABRIKEN ADI DASSLER STIFTUNG & CO. KG. interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución 1463 de septiembre 17 de 1993, emanada de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la citada Superintendencia, en el sentido de revocar la resolución impugnada para, en su lugar, declarar la prosperidad de la oposición y dar por agotada la vía gubernativa. 1.2. Las pretensiones de la demanda. La Sociedad CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA., por intermedio de apoderado judicial, ha interpuesto demanda de nulidad contra la resolución últimamente citada, núm. 1463 de 17 septiembre de 1.993, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A. Pide en ella que, a manera de restablecimiento del derecho,

se deje en firme la resolución revocada, la número 2847 de 23 de mayo de 1.991. 1.3. Normas violadas y concepto de su violación. El actor manifiesta que se violaron las siguientes normas: 1.3.1. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente para la época en que se expidió la resolución inicial. Su violación la explica en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la resolución 2847 de 1.991 bajo la consideración de que la marca solicitada debe ser novedosa y suficientemente distintiva, en virtud de detalles especiales que la hagan inconfundible cuando se compare con otras marcas ya registradas, consideración que a juicio del actor no se desvirtúa con el análisis que se hizo a lo largo de la actuación administrativa, en la cual quedó plenamente demostrado que la marca que se pedía registrar era novedosa. Para ilustración de este aserto, transcribe los considerandos pertinentes en que se sustentó la primera decisión administrativa. 1.3.2. El literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La infracción la hace radicar en que en la resolución demandada no se tiene en cuenta que la expresión DIDA consiste en un conjunto formado por tres círculos sobre un pedestal, y, no obstante, en ella se afirma que es necesario efectuar un análisis “conjuntual” (sic) de ADIDAS (registrada) y DIDA (solicitada), tomando como un todo el vocablo o la expresión; con lo cual, quien profirió el acto, al efectuar el análisis, se aparta de su propio

criterio al limitar y fraccionar estas expresiones, incurriendo con ello en una contradicción antitécnica que viola normas elementales de derecho. Además, en que a pesar de que la sociedad actora usa la marca DIDA desde 1.981 y no se ha presentado ninguna clase de confusión entre el público consumidor, en la resolución se afirma que existe similitud en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético entre los dos signos, que de coexistir en el mercado, generaría en los consumidores confusión y dificultad de identificación entre los mismos, afirmación que, según el actor, no se ajusta a la realidad. Como respaldo al cargo, el libelista arguye que la doctrina advierte que la tarea jurídica de confrontar, contraponer, cotejar una marca con otra, es compleja, porque se deben tener en cuenta múltiples factores; labor en la cual, si bien el criterio del funcionario es discrecional, en modo alguno puede ser arbitrario. De igual forma se remite a lo expuesto sobre el punto en la resolución revocada. 1.3.3. Existe falsa motivación, puesto que si la marca ADIDAS, clase 25, estuvo vigente hasta el 5 de septiembre de 1.993, como se señala en el primer considerando de la resolución recurrida, entonces, para el 17 de septiembre de 1.993, fecha en la cual se expidió la resolución número 1463, ya no lo estaba; y, por lo tanto, este presupuesto no puede servir de base ni de fundamento al fallo administrativo. 1.3.4. Los artículos 84 de la Decisión 85 de la Comisión

del Acuerdo de Cartagena, 590, inciso 2, del Código de Comercio y 6 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la opositora no solicitó ni aportó pruebas para hacer valer en el trámite administrativo, circunstancia que no fue analizada cuando se profirió la resolución acusada. 1.3.5. El Artículo 607 del Código de Comercio, por cuanto el Superintendente omitió analizar el hecho de que la razón social o nombre comercial de la actora, cuyo derecho adquirió desde 1.982, es similar a la marca solicitada, y que, por lo mismo, tiene derecho a una protección dual, con una interpretación de este artículo, por sentido contrario, argumento expuesto con claridad por la Oficina de Marcas de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia, en la decisión inicial. . 1.4. Actuación procesal. Al proceso se le imprimió el trámite propio del procedimiento ordinario, dentro del cual se surtieron las etapas de fijación en lista, contestación de la demanda y período probatorio; además, se obtuvo la interpretación prejudicial de las normas invocadas como infringidas, por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

II. REPOSICION DE LA ACTUACION Cuando el negocio se encontraba para fallo, el Despacho a cuyo cargo estaba la sustanciación del mismo, observó la existencia de la causal de nulidad prevista en el numeral 9 del artículo 140 del C. de P.C., por lo cual debió ponerla en conocimiento de los eventuales afectados por ella, vale decir, de quienes, por presumirse interés directo en la causa, debieron haber sido también

vinculados a ésta mas no lo fueron, como la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE

CAUCHO GRULLA S.A. y la sociedad ADIDAS SPORTSCHUHFABRIKEN ADI

DASSLER STIFTUNG & CO. KG.

La nulidad advertida debió, entonces, ser decretada a petición de la sociedad últimamente mencionada, pero ahora bajo la razón ADIDAS A.G., mediante auto de 19 de noviembre de 1.996, por cuyo efecto, a excepción de la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se repuso el trámite respectivo, como sigue:

1. Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que la sociedad, ahora denominada ADIDAS A.G., sustitutiva de ADIDAS SPORTSCHUHFABRIKEN ADI DASSLER STIFTUNG & CO. KG., una vez notificadas en debida forma de la demanda, dieron contestación oportuna a la misma, así: 1.1. La primera, acepta ser ciertos la casi totalidad de los hechos, pero en las razones de la defensa pone de presente que al proferir la resolución demandada no ha incurrido en violación de normas legales de carácter superior, como lo sostiene el actor, especialmente de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del Código de Comercio, antes bien se puede concluir, del examen del expediente respectivo, que ella se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Efectúa el análisis de la fundamentación jurídica de la

actuación administrativa, en especial de las implicaciones para el caso de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a cuyo efecto reiteró lo expuesto acerca de la pertinencia de hacer, según la actora, un análisis “conjuntual” de ADIDAS y DIDA, tomando como un todo el vocablo o la expresión, para afirmar que es evidente la similitud tanto gráfica, como ortográfica y fonética entre los dos signos, por lo cual de coexistir en el mercado, generarían confusión y dificultad para la identificación de los productos, entre los consumidores. En cuanto a la no utilización de la oportunidad probatoria por la parte opositora, advierte que no es obligatorio allegar pruebas al trámite administrativo, salvo que éstas les sean exigidas, con consecuencias desfavorables para quien no cumpla con dicha obligación. Lo que importa es que se conceda la oportunidad para presentar la oposición. En lo atinente a la presunta violación del artículo 603 del C. de Co. dice que es menester precisar que nombre comercial y marca son dos conceptos totalmente distintos. El derecho sobre el primero se adquiere en virtud de su registro, mientras que el derecho sobre la segunda se adquiere por el primer uso, aunque puede ser depositada ante la misma entidad. 1.2. La opositora ADIDAS A.G. solicita se desestimen las pretensiones de la demanda y que, consecuencialmente, se confirme la legalidad de la resolución número 1463 de 1.993. Acepta como ciertos los hechos, pero los precisa y complementa en algunos aspectos, en particular en materia probatoria; y, en relación con los registros en juego, relaciona los dos que se invocaron en la

oposición, de tres de los cuales ya era titular, así como once (11) de los que, a la fecha en que se presentó la petición del registro de DIDA, se encontraban con solicitud de trámite. Controvierte uno a uno los cargos, apoyándose en conceptos de la doctrina y de la jurisprudencia acerca de los puntos cuestionados en ellos, coincidiendo en lo sustancial con los planteamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio en defensa del acto demandado, lo cual complementa con un detenido análisis comparativo de las expresiones o marcas confrontadas en el proceso, desde los puntos de vista gráfico, ortográfico y fonético. En relación con la pretendida violación del artículo 607 del C. de Co., alega que el derecho sobre el nombre comercial CONFECCIONES DEPORTIVAS DIDA LTDA. nació a la vida jurídica colombiana con posterioridad a los registros números 88.486, 97.512, 98.214 y 88.488, lo cual evidencia que la legalidad del derecho sobre dicho nombre comercial puede ser cuestionada por ella, haciendo uso de la misma norma invocada por la actora y de las convenciones internacionales que protegen el nombre comercial. El derecho sobre el nombre comercial, señala, no constituye de suyo una protección marcaria, por cuanto el derecho a la marca se rige por normas específicas.

2. Pruebas Además del acto acusado y de los anexos de ley, aportados por la actora, se trajeron al proceso los antecedentes administrativos del mismo así como las diversas pruebas documentales atinentes al pleito, allegadas por las partes durante el período probatorio. Por la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial, por parte del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de las

normas comunitarias invocadas en los cargos.

3. Petición de suspensión del proceso El apoderado de la sociedad demandada solicitó la suspensión del proceso y que se solicite de nuevo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto se habían puesto de presente circunstancias y hechos adicionales que tocan con el derecho comunitario, atendiendo el principio audiatur altera pars, en virtud del cual el mencionado Tribunal debe conocer no sólo de los hechos y fundamentos expuestos por el demandante, sino también de los expresados por la parte demandada, tal como lo dejó dicho en la interpretación prejudicial número 4OP95 del 15 de diciembre de 1.996, proferida dentro del expediente número 2267.

Esta solicitud fue desestimada por la Sala, por improcedente, mediante los proveídos de 29 de agosto de 1997 y 23 de enero de 1998 (folios 618-619 y 651653).

III. ALEGATOS DE CONCLUSION Los integrantes de la parte demandada retomaron sus argumentos defensivos ya reseñados y dieron por desvirtuados los cargos de la demanda, por cuya virtud solicitaron que se negaran las pretensiones de la misma. No obstante, la Sociedad ADIDAS A.G. insistió en su petición de requerir nuevamente la interpretación prejudicial antes indicada, so pena de incurrirse en la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 140 del C. de P.C.

La Sociedad actora guardó silencio.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Novena Delegada ante la Sección, en la

oportunidad de rendir concepto, coadyuvó la solicitud de ADIDAS A.G. en el sentido de que se pidiera nuevamente la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso, por estimar que es una prueba necesaria para mejor proveer, como lo ha estimado la Corporación en casos similares. Y dado que dicha interpretación es de obligatorio cumplimiento, estimó que su intervención en el caso carecía de relevancia jurídica.

V. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa La solicitud de la opositora ADIDAS A.G., coadyuvada por el Ministerio Público, tendiente a que se vuelva a solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya fue respondida, primero, negándola, mediante auto de Sala Unitaria, y, luego, confirmándola, por providencia interlocutoria de la Sala de Decisión, en virtud del recurso de súplica interpuesto, por razones que ahora reitera la Sala, sin que la circunstancia de que no se solicite nuevamente dicha interpretación prejudicial pueda ser el origen de una nulidad.

2. Examen de los cargos 2.1. Cargos primero y segundo. Los cargos primero y segundo en los cuales se denuncia la infracción del artículo 56 y del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se evacuarán de manera conjunta, dada la estrecha relación que guardan entre sí.

Estos, para su mejor comprensión, se sintetizan así: Primer cargo. En él se predica la violación del artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pudiéndose interpretar

como concepto de esta violación, el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que, en el análisis efectuado a lo largo de la actuación, quedó plenamente demostrado que la marca a registrar era novedosa; y, no obstante, revocó la resolución núm. 2847 de 1.991 bajo la consideración de que no lo era, afirmando que debía ser novedosa y suficientemente distintiva en virtud de detalles especiales que la hicieran inconfundible, al compararla con marcas ya registradas. Segundo cargo. Este se fundamenta en una supuesta infracción del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en razón de que en la resolución demandada no se tiene en cuenta que la expresión DIDA consiste en un conjunto formado por tres círculos sobre un pedestal; y, no obstante, en ella se afirma que es necesario efectuar un análisis “conjuntual” de ADIDAS (registrada) y DIDA (solicitada), tomando como un todo el vocablo o la expresión; con lo cual, quien profirió el acto, al efectuar el análisis, se aparta de su propio criterio al limitar y fraccionar estas expresiones, incurriendo con ello en una contradicción antitécnica que viola normas elementales de derecho. Así mismo en que, a pesar de que la sociedad actora usa la marca DIDA desde 1.981 y no se ha presentado ninguna clase de confusión entre el público consumidor, la resolución acusada afirma que existe similitud en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético entre los dos signos, que de coexistir en el

mercado, generaría en los consumidores confusión y dificultad de identificación entre los mismos, afirmación que, según el actor, no se ajusta a la realidad. 2.1.1. La cuestión central. La solución de estos cargos implica, entonces, despejar la cuestión de la novedad y distintividad o inconfundibilidad de la marca que se pedía registrar frente a la opositora. Este aspecto fue, efectivamente, determinante para tomar la decisión acusada, en la que se partió de las reglas pertinentes contenidas en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para concluir, de forma general, en el último considerando de la resolución respectiva que “existe similitud en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético entre los dos signos que de coexistir en el mercado, generaría confusión y dificultad de identificación de los productos a los consumidores”. Como consecuencia de ello consideró que “DIDA” (solicitada) está comprendida en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 58 precitado. 2.1.2. Las normas superiores invocadas. Para la debida ilustración conviene transcribir el texto de las normas superiores citadas en el cargo, así: “Artículo 56. (Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena) Podrá registrarse como marca de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58 (ibídem) . No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas

posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendido en una misma clase”. Como se puede apreciar, las normas contienen conceptos o categorías relativas, es decir, que implican comparación, por lo cual su aplicación o interpretación comporta una actividad de correlación, de comparación a fin de establecer si se dan, o no, tales categorías respecto de la marca que se pide registrar, es decir, si ésta es novedosa, en tanto tenga atributos no existentes hasta entonces en las marcas registradas; y suficientemente distintiva, en cuanto permita identificar,, sin lugar a confusión, un determinado producto o grupo de productos. 2.1.3. Premisa para la comparación. La interpretación prejudicial allegada para este caso, en el capítulo dedicado a la presentación de los tipos de marca, trae una premisa que sirve de necesaria orientación al efecto; y, según ella, el cotejo o comparación entre marcas y la aplicación de las reglas que puedan darse para ese proceso subjetivo de determinación del riesgo de confusión, depende de la clase o tipo de marcas, subordinadas a la variación de las circunstancias que medien y de los aspectos fácticos que se produzcan dentro del análisis comparativo (folio 237). Esta operación, en principio, le corresponde, de oficio, a la autoridad encargada del registro correspondiente, pero también puede resultar de la oposición de terceros a las solicitudes respectivas, como aconteció en el presente caso. En virtud de esta oposición, se confrontarán las marcas “DIDA” (etiqueta) + GRAFICA, que se pide registrar para distinguir productos de la clase

25ª de la nomenclatura entonces vigente, descritos en la solicitud como vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, confecciones en general, especialmente prendas deportivas, camisetas, pantalonetas, sudaderas, trajes de baño, gorros, viseras, calzados y similares; y “ADIDAS”, sin otro distintivo, amparada, entre otros, con el certificado de registro número 103632 de 5 de septiembre de 1.983, igualmente para distinguir productos de la clase 25ª. La comparación que aquí ha de efectuarse supone, por consiguiente, precisar el tipo a que corresponde cada marca, y sus características, atendiendo las circunstancias de que habla el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la premisa antes enunciada. 2.1. 4. Las características de las marcas confrontadas. De los tres tipos de marca que se describen en la precitada interpretación prejudicial (denominativa, gráfica y mixta), el Tribunal de Justicia en mención ubica la marca “ADIDAS” dentro de la