CE-SEC1-EXP1998-N2866

PATENTE DE INVENCION - Desinfectantes / TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL

ACUERDO DE CARTAGENA - Interpretación Prejudicial / IMPATENTABILIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - Aplicación del principio de taxatividad En la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, luego de señalar que el artículo 5 de la Citada decisión 85 tiene carácter excepcional, pues la regla general es la patentabilidad, consagrada en el artículo 1 de la misma Decisión, por lo cual debe ser interpretado y apreciado por el Juez nacional en la forma restrictiva que una norma de ese tipo postula, de tal manera que dicha interpretación y aplicación de una prohibición a la patentabilidad no puede comprender sino las situaciones jurídicas expresamente contempladas en la norma, de suerte que no es dable hacerla extensiva por vía analógica a otros supuestos fácticos, pone de presente que "...del literal c) del artículo 5 se desprende que no se pueden otorgar para los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y alimentos para el uso humano, animal o vegetal". Habida cuenta de que los desinfectantes no se encuentran comprendidos en la excepción a la patentabilidad contenida en el literal c) del artículo 5o. de la Decisión 85", como lo concluyó en forma categórica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la referida interpretación prejudicial, ello necesaria e inexorablemente lleva a la Sala a concluir que, al haberse denegado mediante los actos acusados la patente de invención respecto de las reinvindicaciones 1 a 14

solicitadas, Entre otras, por la sociedad actora, con argumento de que los desinfectantes no son patentables, se desvirtúa el fundamento legal de dichos actos y conlleva a la prosperidad del cargo sub examine.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) Radicación número: 2866

Actor: SOCIEDAD P.P.G. INDUSTRIES, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, instaurada por la Sociedad P.P.G INDUSTRIES, INC., por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de obtener de esta Corporación la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 06751 de 1991, artículo 2º, y 1962 de 1993, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se concede parcialmente la patente de invención consistente en el método para producir una composición sólida coloreada que contiene halógeno, y se resuelve un recurso de reposición contra la anterior, confirmándola. Igualmente, solicita que como consecuencia de dicha declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se le conceda la patente de invención para “COMPOSICION SOLIDA QUE

CONTIENE HALOGENO Y METODO PARA PRODUCIRLA”, en relación con todas sus 25 reivindicaciones y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir un nuevo certificado de patente y publicarlo en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. - ANTECEDENTES a. - Los hechos de la demanda Ellos son, en resumen, los siguientes (fls. 51 a 85): 1. - El 7 de junio de 1989 la sociedad actora formuló ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención para “composición sólida que contiene halógeno y método para producirla”. 2. - Mediante escritos de 7 de septiembre y 31 de octubre de 1989, la sociedad actora presentó ante la mencionada dependencia la descripción, las reivindicaciones, el extracto para publicación, la copia legalizada de la solicitud estadinense No. 213.383, primera solicitud presentada en el exterior para el mismo invento, junto con la traducción oficial que incluía las reivindicaciones de dicha solicitud y el documento de traspaso de los inventores debidamente traducido. 3. - Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones tendientes a desvirtuar la patentabilidad de la invención. 4. - Mediante el primero de los actos acusados se negó la patente de invención para las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud, bajo la consideración de que “...éstas se refieren a un producto desinfectante sólido a base de un compuesto halogenado disperso en una sal inorgánica tratado con un colorante, puesto que

estas reivindicaciones se refieren a productos desinfectantes los cuales sirven para prevenir enfermedades se consideran productos farmacéuticos no patentables de acuerdo con el artículo 5 literal c) de la Decisión 85” (sic). 5. - Contra la mencionada decisión la sociedad actora interpuso recurso de reposición, en sustento del cual argumentó que “...es en absoluto inaceptable identificar un desinfectante sólido, del tipo usado para purificar aguas de tipo industrial o semi - industrial, tales como las empleadas en las piscinas y sitios de aglomeración humana, con un producto farmacéutico, que esencialmente y por definición se diseña, utiliza y prescribe para el tratamiento o prevención de enfermedades específicas...”. 6. - Mediante Resolución 1962 de 1993 se confirmó el primero de los actos acusados y quedó agotada la vía gubernativa. b. - Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación La parte actora considera que los actos acusados violan las siguientes normas, por las razones que se sintetizan a continuación (fls. 58 a 82 Cdno. 1): 1. - Los artículos 1, 4 y 5 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque, de conformidad con ellos, la Administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, si dicha nueva creación es susceptible de aplicación industrial y si dicha invención no se encuentra contemplada dentro de las prohibiciones expresamente consagradas en la ley. En el caso en cuestión, la novedad del invento no fue cuestionada, así como tampoco su aplicación industrial y el objeto de éste no

se encuentra comprendido ni dentro de los casos señalados taxativamente por el artículo 4, ni dentro de las excepciones de patentabilidad establecidas en el artículo 5. 2. - Violación del artículo 4º del Decreto 2092 de 1986, expedido por el Ministerio de Salud, ya que éste clasifica dichos compuestos fuertemente desinfectantes como materiales higiénicos sanitarios, y en ningún caso como productos farmacéuticos o sustancias terapéuticamente activas. 3. - Violación de los artículos 29 de la Constitución Política; 4º del C. de P.C.; 2º, 3º y 35 del C.C.A., porque con anterioridad a la expedición de la Resolución de rechazo núm. 06751 de 12 de septiembre de 1991, no se dio traslado al peticionario del Concepto Técnico No. 379 del 31 de mayo de 1991, que conceptuaba de fondo sobre la viabilidad del privilegio solicitado, con lo cual se infringieron principios fundamentales consagrados en dichas normas, todos encaminados principalmente a garantizar el derecho de defensa y a lograr la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 4. - Violación del artículo 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no fundamentó el rechazo de las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud en un “examen definitivo”, tal como lo ordena dicha norma, sino que se basó en un único examen, el contenido en el Concepto Técnico núm. 379 de 31 de mayo de 1991. c. - Las razones de la defensa

Al proceso se citó como parte demandada a la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, quien en la oportunidad procesal para contestar la demanda guardó silencio. d. - La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Mediante auto de 20 de mayo de 1994, se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite de rigor (fls. 95 a 98). Por auto del 28 de julio de 1994, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las solicitadas por la parte actora, salvo las que allí mismo se denegaron (fls. 231 a 233). En proveído de 13 de octubre de 1995 se ordenó suspender el proceso y someter el caso planteado a interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (fls. 294 a 295) el cual, mediante providencia de noviembre 28 de 1997 (fls. 311 a 323), se pronunció sobre la solicitud que le fue formulada. Por auto de 8 de mayo de 1998 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Agente del Ministerio Público para rendir su concepto (fls. 327 a 334).

II. - EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO En el escrito que obra a folios 333 a 334, el señor Procurador Noveno Delegado ante esta Corporación estima que dada la existencia de la interpretación prejudicial, que es de obligatorio cumplimiento, su intervención en este caso, carece

de relevancia jurídica.

III. - CONSIDERACIONES DE LA SALA En relación con la primera acusación formulada en la demanda, según la cual los actos acusados incurren en violación de los artículos 1, 4 y 5 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala observa y considera

lo siguiente: Disponen las indicadas normas comunitarias: “Artículo 1. - Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones”. “Artículo 4. - No se consideran invenciones: “a) Los principios y descubrimientos de carácter científico; “b) El simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza. “c) Los planes comerciales, financieros, contables u otros similares; las reglas de juego u otros sistemas en la medida que ellos sean de un carácter puramente abstracto; “d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico; y “e) Las creaciones puramente estéticas”. “Artículo 5. - No se otorgarán patentes para: “a) Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres; “b) Las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales; “c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal; “d) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicite un año

después de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país en que se solicitó. Vencido ese lapso no se podrá hacer valer ningún derecho derivado de dicha solicitud; y “e) Las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País Miembro o los procesos, productos o grupos de productos cuya patentabilidad excluyan los Gobiernos”. Como se consignó en el Capítulo I de esta providencia, mediante el primero de los actos acusados se negó la patente de invención para las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud, con el argumento de que “...estas se refieren a un producto desinfectante sólido a base de un compuesto halogenado disperso en una sal inorgánica tratada con un colorante, puesto que estas reivindicaciones se refieren a productos desinfectantes los cuales sirven para prevenir enfermedades, se consideran productos farmacéuticos no patentables de acuerdo con el artículo 5 literal c) de la Decisión 85” (sic). Para confirmar el indicado acto acusado, en el segundo de ellos la Administración refutó los argumentos del recurrente, advirtiendo “... que producto farmacéutico no es solamente el que cura una enfermedad, pues por este se entiende todo el que ha sido sometido por el ingenio del hombre a un proceso que lo hace apto para ser utilizado en la preservación de la salud, en la conservación de la higiene personal, en la curación de una enfermedad de humanos o animales....”, lo cual “....permite dejar claramente establecido que los productos farmacéuticos no sólo curan sino que sirven para la prevención de la salud, y dentro de esta categoría

entran de esta manera los desinfectantes, toda vez que matan las bacterias que pueden causar enfermedades”. De lo anterior y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, resulta que en este proceso se discute si los productos desinfectantes están o no comprendidos en la excepción a la patentabilidad consagrada en el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En dicho orden de ideas, se tiene que en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, luego de señalar que el artículo 5 de la citada Decisión 85 tiene carácter excepcional, pues la regla general es la patentabilidad, consagrada en el artículo 1 de la misma Decisión, por lo cual debe ser interpretado y apreciado por el juez nacional en la forma restrictiva que una norma de ese tipo postula, de tal manera que dicha interpretación y aplicación de una prohibición a la patentabilidad no puede comprender sino las situaciones jurídicas expresamente contempladas en la norma, de suerte que no es dable hacerla extensiva por vía analógica a otros supuestos fácticos, pone de presente que “...del literal c) del artículo 5º se desprende que no se pueden otorgar patentes para los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal”, y sobre el particular observa lo siguiente: “Los medicamentos son cualquier sustancia, simple o compuesta, que aplicada interior o exteriormente al cuerpo del hombre o del animal, puede producir un efecto curativo, es decir, que el medicamento cura, alivia, previene una enfermedad del hombre o del animal. Por otro

lado, los desinfectantes tienen la función de: ‘Quitar a una cosa la infección o la propiedad de causarla, destruyendo los gérmenes nocivos evitando su desarrollo’. Es necesario entonces, definir el término ‘cosa’: ‘Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Objeto inanimado por oposición a ser viviente’. (el subrayado corresponde a la presente sentencia) (‘Diccionario de la Lengua Española’, Vigésima Primera Edición, 1992). “Del concepto de ‘desinfectante’ se deduce entonces fácilmente cual es su función, es decir, cual es su finalidad única: limpiar; y por tanto, no podemos atribuir a conceptos claros, alcances que, respecto de ellos, resultan inapropiados, como, en el caso, el de producto farmacéutico. Siguiendo la tesis de considerar al desinfectante producto farmacéutico habría forzosamente que concluir en que desde los dentífricos hasta los líquidos utilizados para destapar cañeríasque en cierta forma evitan la proliferación de gérmenes al mantener limpios los desagües - estarían comprendidos dentro de ese amplio concepto atribuido a los productos farmacéuticos. “Opinión que se encuentra respaldada por el dictamen de los expertos Orlando Enrique González y Edgar Iván González, que cursa en el expediente enviado al Tribunal, a los folios 14, 15 y 16: “‘Así mismo el artículo 20 del mencionado Decreto 2092 de 1986 define como MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO ‘el que por la naturaleza de su conformación y las características de sus

componentes o de sus formas externas, impide la contaminación o contribuye a evitarla, bien porque no produce o genera reacciones con otros elementos o sustancias o porque facilita los procesos de limpieza y desinfección’. “‘Una de las características de los elementos halogenados lo constituye precisamente su elevada condición tóxica; las anteriores sustancias, por pertenecer al grupo de los halogenados, son extremadamente tóxicas y una de las recomendaciones para este tipo de sustancias es evitar ser ingeridos, pues su alto poder tóxico resulta perjudicial a los organismos humanos y animales. “‘Como se dijo en el ítem anterior, los compuestos halogenados son altamente tóxicos y su poder tóxico, depende de la concentración y del peso de la persona o animal que lo ingiera. Una ingesta de un producto de estas características, dado su alto poder corrosivo y caústico, ataca las mucosas gástricas, ocasionando úlceras de difícil manejo clínico (Manual de Toxicología Clínica DREISBUCH.

R. 6ª. Edición). “‘Por las razones antes anotadas y vistas las definiciones que para productos farmacéuticos establece el art. 4º del Decreto 2092 de 1986, las sustancias halogenadas, no pueden clasificarse en este grupo, ni considerarse como tales, por cuanto no son susceptibles de ser ‘medicamentos de uso humano’ dada la alta toxicidad de los mismos. “‘De acuerdo a la definición del art. 20 del Decreto 2092 de 1986, tales compuestos estarían catalogados como Material Higiénico

Sanitario’. “De igual manera, y conforme a la doctrina, (véase PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ, Zoraida: ‘El régimen andino de la Propiedad Industrial’, ediciones jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, pág. 86), es importante tener presente la evolución ocurrida en la legislación andina, en relación con esta prohibición de no registro de productos farmacéuticos: en la Decisión 344 existe una gran ampliación del campo de patentabilidad respecto de la contenida en la Decisión 85. “Así, sucede con la patentabilidad de los productos alimenticios y bebidas y con los productos agroquímicos ninguno de los cuales eran patentable, lo que concordantemente era recogido por la jurisprudencia de este Tribunal Comunitario. Y los productos farmacéuticos, salvo los que se encuentren incluidos en la lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, son ahora patentables sin restricción alguna. “Por otra parte, la Decisión 344 eliminó también la posibilidad establecida en la Decisión 313, de instituir en las legislaciones internas de los Países Miembros un régimen de impatentabilidad de los productos farmacéuticos por un período que no podía exceder de 10 años”. De la transcripción que antecede y habida cuenta de que “....los desinfectantes no se encuentran comprendidos en la excepción a la patentabilidad contenida en el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85”, como lo concluyó en forma categórica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la referida interpretación prejudicial, ello necesaria e inexorablemente lleva a la Sala a concluir

que, al haberse denegado mediante los actos acusados la patente de invención respecto de las reivindicaciones 1 a 14 solicitadas, entre otras, por la sociedad actora, con el argumento de que los desinfectantes no son patentables, se desvirtúa el fundamento legal de dichos actos y conlleva a la prosperidad del cargo sub examine, por lo cual, sin necesidad de analizar las restantes acusaciones formuladas en la demanda, se accederá a las pretensiones de la misma en los términos que se indicarán en la parte resolutiva. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero. - DECLARASE la nulidad del artículo 2º de la Resolución núm. 06751 de 12 de septiembre de 1991, y de la Resolución núm. 1962 de 29 de octubre de 1993, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo. - Como consecuencia de la declaración anterior y, a título de restablecimiento del derecho, ORDENASE a la citada Superintendencia que conceda la Patente de Invención para “COMPOSICION SOLIDA QUE CONTIENE HALOGENO Y METODO PARA PRODUCIRLA”, en favor de la Sociedad PPG INDUSTRIES, INC., con todas sus veinticinco (25) reivindicaciones, según los textos que obran en la solicitud contenida en el expediente administrativo núm. 303.693, presentada el 7 de junio de 1989, y expida el correspondiente nuevo Certificado de

Patente, si se reúnen los demás requisitos legales. Tercero. - PUBLIQUESE esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Cuarto. - Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente. Quinto. - En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa y ocho.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA