CE-SEC1-EXP1998-N3007

REGISTRO DE MARCA / ACCION SIMPLE NULIDAD - Improcedencia / ACCION DE NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO / REGIMEN NORMATIVO INTERNO - Suspensión / REGIMEN NORMATIVO COMUNITARIOPrevalencia / PARTE / INTERESES LEGITIMO - Inexistencia / INTERPRETACION PREJUDICIAL / FALLO INHIBITORIO / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - Inexistencia La acción que dio lugar al presente proceso no es la de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., como lo indicó el actor en su demanda, ni la especial consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio, como lo sostuvo la Sala en algunas de sus providencias dictadas en el transcurso del proceso, sino la prevista en el artículo 113 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud de la suspensión del régimen normativo interno en materia de propiedad industrial y prevalencia del régimen normativo comunitario en dicha materia. Analizando el escrito de demanda y, en general, la actuación procesal surtida, la Sala encuentra que el actor, ciudadano y abogado Carlos Adolfo Chaves Fabre, actúa en su "propio nombre y en interés general”, lo cual implica que carece claramente de la legitimación en la causa por activa que la interpretación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Lo anterior no se modifica por la circunstancia de que durante el trámite se haya dado por probado el hecho de que el actor en este proceso sea, a su vez, apoderado judicial de la Cooperativa de Opticas y Subsidiarias Limitadas "COOPSUBSIDIO", entre otros procesos en que son parte la citada Cooperativa y la Caja Colombiana

de Subsidio Familiar, pues es evidente que la presente acción es independiente de aquellos procesos y fue instaurada, como quedó establecido, por el ciudadano y abogado Chaves Fabre bajo su personal y exclusiva responsabilidad.

NOTA DE RELATORIA: Cita la sentencia de 24 de abril de 1997, Exp; 2267,

Ponente Dr; ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 012818 DE 1985 (12 de diciembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Inhibitorio)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho Radicación número: 3007

Actor: CARLOS ADOLFO CHAVES FABRE Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda instaurada por el actor de la referencia, en ejercicio de la “simple acción de nulidad”, contra la Resolución número 012818 del 12 de diciembre de 1985, expedida por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca COLSUBSIDIO, a favor de la

Caja Colombiana de Subsidio Familiar -COLSUBSIDIO-. I.- ANTECEDENTES a.- Los hechos de la demanda

Ellos son, en resumen, los siguientes (fls. 6 y 7 Cdno. 1): 1.- La Caja Colombiana de Subsidio familiar -COLSUBSIDIOsolicitó el 9 de diciembre de 1982 el registro de la marca COLSUBSIDIO, para distinguir los productos y servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, habiendo correspondido al expediente la radicación número 218372. 2.- Después del trámite correspondiente, el 12 de diciembre de 1985, mediante la Resolución acusada, se concedió el registro mencionado, la cual fue notificada el 30 de enero de 1986. b.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo que el acto acusado viola de manera principal los artículos 29, 87 y 209 de la Constitución Política, 10, 11 y 12 del Decreto 2733 de 1959, 3º del C.C.A., y 81 y 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Además, indica como normas “complementarias” violadas los artículos 24 y 25 de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington), aprobada por la Ley 59 de 1936. El concepto de violación lo fundamenta en una serie de argumentos tendientes a demostrar que la marca cuestionada era y es irregistrable por su carácter genérico y su consiguiente falta de distintividad, por ser simplemente la unión del término genérico SUBSIDIO, antecedido de la partícula denominativa

COL, que es una indicación de procedencia (fls. 8 a 13 Cdno. 1). c.- Las razones de la defensa Al proceso acudieron como parte demandada la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar -COLSUBSIDIO-. El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, en la contestación de la demanda y en su alegato de conclusión, defiende la legalidad del acto demandado, haciendo énfasis en que el mismo se expidió de acuerdo con las normas pertinentes de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que era el estatuto vigente al momento de la expedición del acto, pues la Decisión 344 solamente entró a regir el 29 de octubre de 1993 (fls. 167 a 170 y 449 a 452 Cdno. 1). Por su parte, el apoderado de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, en la contestación de la demanda, además de defender también la legalidad del acto demandado desde el punto de vista de fondo, propone las siguientes excepciones (fls. 124 a 166 Cdno. 1): 1.- Inepta demanda, por fundamentarla en los artículos 84 del C.C.A. y 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues esas normas no estaban vigentes al momento de proferirse el acto demandado, mientras que la norma aplicable era el artículo 596 del Código de Comercio, por las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena. 2.- Caducidad de la acción, pues de acuerdo con el artículo 596 del Código de Comercio, la acción debe intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca, y no contados a partir de la publicación de dicho registro. Además, en el alegato de conclusión insiste en la legalidad del acto demandado y plantea la excepción de falta de legitimación en la causa, con fundamento en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, al cual se hará mención más adelante (fls. 461 a 493 Cdno. 1). d.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Mediante auto del 9 de noviembre de 1994 se admitió la demanda y se denegó la suspensión provisional del acto acusado (fls. 37 a 41 Cdno. 1), auto que, recurrido en reposición, fue confirmado por providencia del 27 de febrero de 1995 (fls. 93 a 103 Cdno. 1). Por auto del 19 de mayo de 1995 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las solicitadas por las partes, salvo las que allí mismo se denegaron. Mediante auto del 21 de noviembre de 1996 se ordenó suspender el proceso y someter el asunto a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (fls. 404 a 406 Cdno. 1), interpretación que se produjo mediante sentencia número 10-IP-97 de 24 de septiembre de 1997, que

obra a folios 423 a 446 del cuaderno 1. Por auto del 12 de diciembre de 1997 se corrió traslado a las partes por el término de diez días y al Agente del Ministerio Público para rendir su concepto, derecho del cual hicieron uso las demandadas y el mencionado funcionario. II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO En el escrito que lo contiene, la señora Procuradora Novena Delegada ante esta Corporación sugiere que se declaren no probadas las excepciones de inepta demanda y de caducidad, y que se denieguen las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las consideraciones contenidas en su escrito (fls. 453 a 459 Cdno. 1). III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Al realizar la interpretación que le corresponde en esta clase de procesos, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, además de pronunciarse sobre diversos aspectos como las clases de nulidades, la prescripción de la acción de nulidad y diversos aspectos relacionados con el fondo del proceso, expresó en primer lugar lo siguiente sobre la LEGITIMACION ACTIVA PARA PRESENTAR UNA DEMANDA DE NULIDAD DE UNA MARCA (fls. 429 a 431 Cdno. 1): “Como en todo proceso de contradicción, en el juicio impugnatorio de la validez del registro existen dos partes procesales: por un lado, la ADMINISTRACION PUBLICA (demandada), como autora o emisora del acto administrativo de concesión del registro; y, de otro, el particular (actor) que recurre en defensa de sus intereses lesionados. Sin embargo, en el proceso de anulación del registro, el titular de los

derechos derivados del acto administrativo participa como verdadera parte demandada, a la cual se le oirá y se le permitirá un integral ejercicio de su derecho de defensa. “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICION DE PARTE INTERESADA’. “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competenteadministrativa o judicialpuede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. “La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERES JURIDICAMENTE PROTEGIDO. En consecuencia, la legitimación se da por interés, a diferencia de las acciones populares, en las cuales no se requiere una verdadera legitimación. “Para Cabanellas, parte interesada es, ‘procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción’. (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, 23 Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994). “El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como

parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. “Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados. “En definitiva, para la nulidad del acto administrativo concesorio del registro, cuando es incoada por un particular, éste debe demostrar su ‘interés legitimador’, fundamento para haber propuesto esta acción; sin que pueda interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares pueden intentar la nulidad en defensa de un interés general o público o de la ‘simple’ legalidad de la norma jurídica. “El ‘simple interés’ que una persona puede tener para que el ordenamiento jurídico sea cumplido, no es relevante ni legitimador para el ejercicio de la acción de nulidad del registro. Tal interpretación convertiría a dicha acción en pública o popular, cuestión que, a todas luces, no pudo haber pretendido el legislador comunitario, pues ello constituiría, para este caso concreto, una distorsión y un abuso del derecho de accionar. “De todo lo anterior se concluye que, previo a decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de ‘parte interesada’, cuando la petición de nulidad provenga de un particular. El particular, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro. “En cualquiera de los dos supuestos -de oficio o a petición de parte interesaday si se cumplen todos los requisitos, los de legitimación

incluidos, la autoridad nacional competente decretará la nulidad previa audiencia de las partes interesadas, si la misma fuere procedente. “En el proceso 04-IP-95 (Gaceta Oficial Nº 253 de 7 de marzo de 1997), el Tribunal hizo una clara diferenciación entre la legitimación activa exigida en la Decisión 85 frente a la cancelación de una marca.

En esa ocasión expresó: “B) Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76). “Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del ‘Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial’ objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente, ‘si la invención no era patentable de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12’. “En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a ‘cualquier persona’ a los fines de interponer la respectiva solicitud. “Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión ‘el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina

Nacional Competente...’ ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario dá (sic) a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero nó (sic) a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión ‘cualquier persona’, en tratándose de patentes. “Deberá, en consecuencia, el juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado -proceso subsiguiente al agotamiento de la vía administrativa mediante los respectivos procedimientos administrativos internosreúne las condiciones de legitimidad para recurrir, impuestas por el artículo 76 de la Decisión 85. En ambos tipos de procedimientos (administrativos internos y contenciosoadministrativos), la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a sus requerimientos, para evitar de esa manera asimetrías en la que constituye una necesaria secuencia procedimental; pero en definitiva, es el legislador de cada País Miembro el habilitado para establecer esas condiciones, y, por su parte, el juez nacional el único competente para interpretar las normas de aquél emanadas’. “El tratadista Breuer Moreno (‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio’) al estudiar las personas que pueden ejercer la acción de nulidad, enumera: “a) Al titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente por ser confundible con otra que gozaba de prioridad.

“b) El interesado directo en el caso de que se hubiere ‘substraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera’, y en tal caso ‘el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado’. “c) Titulares de nombres comerciales o civiles. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’. (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L., pág. 220). “La condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca, deberá ser analizada en cada caso según la causal que se haya planteado. “En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. Sobre la base de la anterior interpretación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Sala anota lo siguiente, en armonía con lo concluido por esta Sección en sentencia de 24 de abril de 1997, de la cual fue

ponente el H. Consejero doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz (actor: Diego Buitrago Flórez, Exp. núm. 2267). 1.- La acción que dio lugar al presente proceso no es la de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., como lo indicó el actor en su demanda, ni la especial consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio, como lo sostuvo la Sala en algunas de las providencias dictadas en el transcurso del proceso, sino la prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud de la suspensión del régimen normativo interno en materia de propiedad industrial y la prevalencia del régimen normativo comunitario en dicha materia. A su vez, el citado artículo 113 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en lo pertinente, dispone: “ART. 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “..... “.....”. 2.- A pesar de que el acto demandado es de fecha 12 de diciembre de 1985, es decir, que fue expedido en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual dicho estatuto es el aplicable para establecer su legalidad, en materia de la acción procedente la norma aplicable es el citado artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por tratarse de una norma de procedimiento, como el mismo Tribunal lo admite y como se desprende del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de

acuerdo con el cual “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir...”. 3.- De conformidad con el artículo 31 del “Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, esta Corporación debe adoptar la interpretación realizada por el citado Tribunal para resolver el presente proceso. 4.- Analizado el escrito de demanda y, en general, la actuación procesal surtida, la Sala encuentra que el actor, ciudadano y abogado Carlos Adolfo Chaves Fabre, actúa en su “propio nombre y en interés general”, lo cual implica que carece claramente de la legitimación en la causa por activa que la interpretación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha precisado como un requisito esencial para el ejercicio de la acción de nulidad de registro marcario, consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Lo anterior no se modifica por la circunstancia de que durante el trámite se haya dado por probado el hecho de que el actor en este proceso sea, a su vez, apoderado judicial de la Cooperativa de Opticas y Subsidiarias Limitada “COOPSUBSIDIO”, en otros procesos en que son partes la citada Cooperativa y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar (fls. 252 a 253 y 267 a 269 Cdno. 1), pues es evidente que la presente acción es independiente de aquellos procesos y fue instaurada, como quedó establecido, por el ciudadano y abogado Chaves Fabre bajo su personal y exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la Sala debe proceder a inhibirse a dictar

sentencia de fondo por falta del citado presupuesto de legitimación en la causa por activa. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, oído el concepto del Agente del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- INHIBESE de dictar pronunciamiento de fondo en relación con la demanda instaurada por el ciudadano Carlos Adolfo Chaves Fabre. SEGUNDO.- Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente. TERCERO.- En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN LO

ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA