CE-SEC1-EXP1998-N3079

REGISTRO DE MARCA / PUBLICACION DEL SIGNO SOLICITADO - Efectos / OPOSICION AL REGISTRO - Inexistencia / PUBLICACION DEL SIGNOAlteración / TRANSFORMACION DEL SIGNO PUBLICADO / TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA - Interpretación prejudicial / MARCA DUNAS WAFER La Sala declarará la nulidad de las resoluciones acusadas, por cuanto, en efecto, la solicitud de registro publicada fue de la marca DUNAR WAFER y no de DUNAS WAFER que fue la solicitada y finalmente concedida, razón por la cual los eventuales terceros que tuviesen interés en oponerse al registro de la marca DUNAS WAFER no se opondrían, creyendo, con base en la publicación llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio, que la marca a registrar era DUNE WAFER y no DUNAS WAFER. en consecuencia acogiendo lo expuesto por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el sentido de "Que el efecto que se deriva de la transformación del signo al ser publicado,... es la ineficacia. Por tanto, una publicación que contenga un signo alterado no ha nacido a la vida jurídica, y el derecho no le imprime certeza", esta Corporación, considera que, al no haber sido correctamente publicado el signo DUNAR WAFER cuyo registro fue finalmente concedido, deberá declarar la nulidad de las resoluciones acusadas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Santa Fé de Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de mil novecientos noventa y

ocho Radicación número: 3079

Actor: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resolución núms. 11946 de 29 de marzo de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la demandante y ordenó conceder el registro de la marca DUNAS WAFER, para amparar los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972 en favor de la sociedad INBORES LTDA., y 829 de 4 de mayo de 1994, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación interpuesto contra la primera de las citadas, confirmándola.

I.- PRETENSIONES La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados, y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada declarar fundada la oposición presentada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. contra la solicitud de registro de la marca DUNA WAFER para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972 y, en consecuencia, se niegue su registro;

subsidiaramente, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. contra la solicitud de registro de la marca DUNAS WAFER para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972 y, en consecuencia, se niegue su registro, en el eventual caso que dicha oficina considere que la marca a registrarse es DUNAS WAFER y no DUNA WAFER; se ordene al ente demandado a cancelar el certificado de registro de la marca DUNAS WAFER para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972; se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial; y se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal y como lo establece el artículo 176 del C.C.A. II.- HECHOS Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son los siguientes: 1o. La sociedad INBORES LTDA. presentó la solicitud de registro de la marca DUNAS WAFER, para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972. 2o. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, se cometió un error al publicarse la expresión DUMAS WAFER en cambio de DUNAS WAFER.

3o. Para corregir el anterior error, en la Sección de Fé de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial se publicó el extracto de la solicitud de registro, cometiéndose nuevamente un error, pues se publicó la expresión DUNA WAFER y no DUNAS WAFER. 4o. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. presentó en tiempo la oposición al registro de la marca DUNA WAFER, ya que así fue como apareció publicada en la Fé de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial. 5o. Mediante las resoluciones acusadas la entidad demandada declaró infundada la oposición presentada por la demandante y ordenó conceder el registro de la marca DUNAS WAFER (entendiéndose que esta expresión va como explicativa), para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972. 6o. La Resolución núm. 829 de 4 de mayo de 1994 fue notificada por edicto desfijado el 2 de junio del mismo año. III.- DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION Primer cargo: Se violó el artículo 61 de la Constitución Política, pues las resoluciones acusadas desconocieron abiertamente la obligación de proteger la propiedad intelectual, una de cuyas especies es la propiedad industrial.

Segundo cargo: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto los actos demandados consideran distintivo el signo DUNAS WAFER o DUNA WAFER, cuando en realidad carece de esta característica, al existir registrada una marca similar: FRUNA (palabra) y FRUNA (etiqueta), a nombre de la

sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.

Tercer cargo: Se desconoció el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, dado que la marca DUNA (DUNAS) WAFER es semejante a la marca FRUNA, ya registrada a nombre de la demandante, induciendo así al público en error.

Este antecedente excluye cualquier posibilidad de que sea registrada una marca idéntica o similar a FRUNA, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca y de los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca ya registrada. En efecto, al cotejar las marcas DUNA (DUNAS) WAFER y FRUNA se establece que existen similitudes de orden visual, ortográfico y fonético o prosódico, lo cual induce al público en error. Lo anterior por cuanto ambas palabras son graves, están compuestas de dos sílabas, la última de las cuales es idéntica en ambos casos (NA) y las primeras tienen como letra en común la U, vocal sobre la cual recae el acento de ambas expresiones. Además, por las anteriores razones en cuanto a la pronunciación de los vocablos en cuestión, existe una estrecha semejanza. Y, visualmente observadas en conjunto las palabras DUNA FRUNA DUNA FRUNA DUNA FRUNA, a simple vista se aprecia que son semejantes. De otra parte, debe aclararse que el término WAFER que acompaña a la palabra DUNA es simplemente explicativo, y, por lo tanto, no puede tenerse en cuenta al momento de realizarse el cotejo correspondiente, ya que sobre

la misma el solicitante no reivindica protección alguna, por tratarse de una palabra genérica. Si el Consejo de Estado considera que la marca registrada no es DUNA sino DUNAS, de todas maneras se presentan las mismas similitudes de orden visual, ortográfico y fonético, pues la letra S sólo modifica el carácter singular de la palabra DUNA por el plural de DUNAS. Finalmente, debe destacarse que tanto la marca DUNA o DUNAS y la marca FRUNA amparan los mismos productos, esto es, los comprendidos en la clase 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, lo que hace más latente la posibilidad de confusión.

Cuarto cargo: Se violaron los artículos 92 de la Decisión 344 y 2., 3o., 15 y 35 del C.C.A., ya que la Superintendencia cometió dos errores en la publicación del extracto de la solicitud de registro, dado que publicó primero la expresión DUMAS y después DUNA, cuando la expresión a registrar era DUNAS.

En consecuencia, ante ese doble error, la demandada estaba imposibilitada legalmente para conceder el registro de la marca DUNAS WAFER, ya que ésta nunca fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial. IV.- OPOSICION El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio afirma que su representada procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada, concluyendo acertadamente que entre las expresiones DUNAS WAFER (explicativa) y FRUNA, no existen semejanzas que puedan inducir al público en error. Por su parte, el apoderado de la tercera directa interesada en

las resultas del proceso INBORES LTDA., plantea como argumentos de su defensa, los siguientes:

1. Existe inconsonancia de las pretensiones de la demanda, ya que no son las mismas que se impetraron en la vía gubernativa, pues en ésta, el recurso de apelación se interpuso con el objeto de que se negara el registro de la marca DUNA WAFER, en tanto que la pretensión principal de la demanda consiste en que se declare la nulidad de la Resolución núm. 11946 de 29 de marzo de 1994, que concedió el registro de la marca DUNAS WAFER.

2. La marca cuyo registro fue concedido cumplió con los requisitos de publicación, a efectos de eventuales oposiciones u observaciones por parte de terceros, dado que la marca solicitada y concedida fue DUNAS WAFER; la marca publicada inicialmente en la Gaceta de Propiedad Industrial fue DUMAS WAFER, por error de transcripción; la marca publicada nuevamente por error de transcripción fue DUNA WAFER; y, tanto el acto administrativo que declaró infundada la oposición formulada por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y concedió el registro de la marca, como la resolución confirmatoria de éste cumplieron su finalidad, además de que no violaron el derecho de defensa de la opositora.

3. La marca DUNAS WAFER (marca solicitada y efectivamente concedida), lo mismo que las expresiones DUMAS WAFER y DUNA WAFER (según publicaciones en la Gaceta de Propiedad Industrial) son sustancialmente diferentes a la marca FRUNA, con base en la cual INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. formuló demanda de oposición, declarada infundada por

la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. En el evento de que el Consejo de Estado determine que el error en la segunda publicación del extracto de la solicitud de registro de la marca

(DUNA WAFER en lugar de DUNAS WAFER) amerita la nulidad del registro de la misma, forzoso sería concluir que los actos administrativos impugnados sólo estarían viciados en parte, de manera tal que su invalidación sólo surtiría efectos a partir del momento de la publicación del extracto de la solicitud en cuestión. V.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El representante del Ministerio Público ante esta Corporación, no rindió concepto. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas que se aducen como violadas por el apoderado de la sociedad demandante, consideró que como "... el nacimiento de la acción impetrada tiene su origen en la oposición al signo DUNA dentro del procedimiento de registro de la marca DUNAS WAFER, aspecto fundamental del proceso interno que atañe en su esencia a la publicación del signo, en tanto que su reproducción fue realizada inicialmente en forma incorrecta y al ser rectificada incurrió en nuevo yerro", al haberse efectuado el trámite de la publicación por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en vigencia del artículo 65 de la Decisión 85, debía extender a éste su interpretación, en virtud de la facultad que le asiste para determinar las normas que considere deben ser interpretadas, concluyendo lo siguiente:

"1. Si una solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina Nacional Competente ordenará la publicación del signo cuyo registro se pide tal cual se solicitó, so pena de la ineficacia de dicha publicación. "2. La Autoridad Nacional Competente, si comprueba la ineficacia de las publicaciones de un signo registrado, de conformidad con la norma comunitaria vigente en el tiempo en que fue ordenada la publicación por la Oficina Nacional Competente, previa audiencia de las partes, deberá dar aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. "3. La anulación declarada por la autoridad nacional competente es subsanable y no implica la pérdida de la prioridad registral, acarreándo sólo la reposición al estado anterior, en que se cometió el vicio". Prescribía el artículo 65 de la Decisión 85, vigente para la fecha en que se surtió el trámite de la publicación del extracto de la solicitud de registro de la marca controvertida: "Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto por primera vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro". Teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal de Justicia Andino, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones acusadas, por cuanto, en efecto, la solicitud de registro publicada fue de la marca DUNA WAFER y no de DUNAS WAFER que fue la solicitada y finalmente concedida, razón por la cual los

eventuales terceros que tuviesen interés en oponerse al registro de la marca DUNAS WAFER no se opondrían, creyendo, con base en la publicación llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio, que la marca a registrar era

DUNA WAFER y no DUNAS WAFER.

En consecuencia, acogiendo lo expuesto por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el sentido de "Que el efecto que se deriva de la transformación del signo al ser publicado,... es la ineficacia. Ineficacia definida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, como la 'falta de eficacia, de consecuencia a efectos normales". Por tanto, una publicación que contenga un signo alterado no ha nacido a la vida jurídica, y el derecho no le imprime certeza", esta Corporación considera que, al no haber sido correctamente publicado el signo DUNAS WAFER cuyo registro fue finalmente concedido, deberá declarar la nulidad de las resoluciones acusadas, nulidad que afectará el trámite seguido en la etapa gubernativa, a partir de la publicación del extracto de la solicitud de registro, y, ordenará, a título de restablecimiento del derecho, que la Superintendencia de Industria y Comercio dé aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344, publicando nuevamente y en forma correcta el extracto de la solicitud de registro, con el fin de que los terceros interesados, si así lo estiman, presenten sus observaciones, y continúe con el trámite correspondiente, el cual concluirá con la resolución que niegue u ordene el registro de la marca DUNAS

WAFER, una vez llevado a cabo el respectivo examen de registrabilidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLARASE la nulidad de las Resoluciones núms. 11946 de 29 de marzo y 829 de 4 de mayo, ambas de 1994, expedidas, respectivamente, por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar nueva y correctamente el extracto de la solicitud de registro de la marca DUNAS WAFER, a nombre de la sociedad INBORES LTDA., y continuar con el trámite subsiguiente, el cual deberá concluir con las resoluciones que nieguen o, en su defecto, ordenen el registro de la citada marca. Tercero.- ORDENASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Devuélvase al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso. Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintidós (22) de enero de 1998.

MANUEL S. URUETA AYOLA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ