CE-SEC1-EXP1998-N3151

REGISTRO DE MARCA - Nulidad / REGISTRO MARCARIO - Cancelación / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Protección Expectativa del Primer Solicitante En el caso sub examine es un hecho incontrovertible que la actora solicitó el 17 de diciembre de 1986 el registro de la marca ESCADA, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 25 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, esto es, con anterioridad a la solicitud de registro de la misma marca y para la misma clase de productos por parte de la sociedad ESCADA A.G., que lo fue el 26 de enero de 1989. Aplicando el alcance que a la norma comunitaria invocada como transgredida ha dado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, forzoso es concluir que la División de Propiedad Industrial -hoy División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comercio, transgredió dicha disposición, pues previamente a decidir sobre la solicitud de registro formulada por la Sociedad ESCADA A.G. ha debido hacerlo en relación con la de la marca de la actora, que era anterior, y resolver sobre la oposición que a la misma le formuló la citada sociedad Escada. Al no hacerlo así incurrió en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 58, literal f), de la Decisión 85, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual protege la expectativa del primer solicitante en relación con la solicitud de un registro marcario.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 04990 DE 1991 (6 de agosto)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1.998) Radicación número: 3151

Actor: SOCIEDAD VONDER LIMITADA

Demandado: DIVISIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD La sociedad VONDER LIMITADA, a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 04990 de 6 de agosto de 1.991, “POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior se declare la nulidad del registro de la marca “ESCADA”; se cancele el certificado de registro núm. 133722, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972; y se ordene a la entidad demandada continuar con el trámite de la solicitud de la actora. I-. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 44 a 45): 1º: La entidad demandada no tuvo en cuenta la causal de irregistrabilidad

contenida en el artículo 58, literal f), de la Decisión 85, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la actora solicitó el registro de la marca “ESCADA”, para distinguir productos de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, antes de que lo hiciera la sociedad Escada A.G. y no obstante a esta última se le concedió dicho registro. 2º: Por la misma razón antes anotada se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3º: En el artículo 94, literal b), de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está consagrado claramente el derecho de prioridad que tiene la persona natural o jurídica que solicita el registro de una marca y para proteger dicho derecho se establece que no se dará trámite a la observación que presente un tercero cuando se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca que se observa. Por esta razón la doctrina aconseja, antes de iniciar cualquier gestión sobre derecho marcario, solicitar ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio una certificación que precise si la expresión que se pretende registrar ha sido objeto de solicitud anterior. 4º: El artículo 103 de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra el derecho de prioridad, el cual fue también desconocido por la Resolución acusada. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1-. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente: El acto impugnado fue expedido por funcionario competente y en su expedición no se incurrió en las violaciones a que se refiere la actora. De los documentos obrantes en el proceso se advierte que a la actora se le garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. La solicitante del registro de la marca ESCADA, es decir, la sociedad ESCADA A.G. cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión 85, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y como no se presentaron oposiciones se expidió el certificado de registro. Además, la marca ESCADA, cuyo titular exclusivo es la citada sociedad, es una marca notoriamente conocida en el mundo, pues cuenta con registro en más de 80 países, con una amplia difusión publicitaria, gran volumen e índice de ventas. II.1.2-. La sociedad ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT, a través de apoderada contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente:

CADUCIDAD DE LA ACCION INCOADA.

Porque la acción instaurada corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho y la pretensión de la actora en el sentido de que se ordene a la entidad

demandada continuar el trámite de su solicitud de registro debió haberse efectuado en la oportunidad procesal correspondiente y no mediante esta acción frente a la cual existe caducidad, ya que el registro fue concedido el 6 de agosto de 1.991. La actora confunde el concepto de “prelación” con prioridad. El fenómeno jurídico que describe aquélla es el de “prelación”, que se presenta cuando dos titulares formulan una solicitud de registro de marcas idénticas o similares para distinguir productos confundibles, siendo una de ellas anterior en el tiempo a la otra, de manera que el primer solicitante únicamente tiene una expectativa de que su solicitud sea concedida, salvo que medie un mejor derecho de parte del solicitante posterior. La “prioridad” consiste en el derecho que tiene el titular de una solicitud o registro de marca en el extranjero para solicitar en Colombia el registro de la misma marca de tal manera que se le reconozca a la solicitud colombiana la fecha de la solicitud foránea para efectos de determinar la registrabilidad. El otorgamiento de una marca no puede depender exclusivamente, cuando hay más de una solicitud, del orden en que hayan sido presentadas las correspondientes peticiones, pues de ser así se estarían concediendo derechos de manera puramente mecánica, sin tener en cuenta las expectativas mejor fundadas, derivadas de situaciones valederas, independientemente del momento en que se planteen a la Administración, como es el caso de la notoriedad de la marca. Con la concesión del registro de la marca ESCADA solicitada por la sociedad ESCADA A.G. la Administración le reconoció a ella mejores derechos sobre dicha expresión y a su vez reconoció como tácitamente desvirtuada la prelación en

cabeza de la actora. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Procuradora Segunda Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidaria de que se denieguen las súplicas de la demanda porque, a su juicio, la marca ESCADA, cuyo registro solicitó la actora en el año de 1.986, es igual y por, ende, confundible con la marca ESCADA de la compañía extranjera ESCADA A.G., usada en el exterior desde 1.978, por lo cual se induciría en error al público consumidor. Por tal razón es válido el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, atendiendo lo previsto en los artículos 58, literal g), de la Decisión 85, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 607 del C. de Co. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la apoderada de la sociedad ESCADA A.G., tercero con interés directo en las resultas del proceso. Sobre el particular, cabe advertir lo siguiente: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución núm. 04990 de 6 de agosto de 1.991, acusada, concedió el registro en favor de la sociedad ESCADA A.G. de la marca ESCADA, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972. Cuando se expidió dicha Resolución estaban vigentes las disposiciones de la

Decisión 85, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 596 del C. de Co., que autorizaban a cualquier persona para impetrar la nulidad del acto de registro, dentro de los cinco años contados a partir de la publicación del registro de la marca. Cabe resaltar que sólo a partir de la expedición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los efectos del referido artículo 596 quedaron suspendidos, ya que el artículo 113 de dicha Decisión exigió “interés” en la parte que solicita la nulidad y no previó término alguno para el ejercicio de la acción. Pero tal suspensión sólo se aplica a los actos expedidos bajo la vigencia de la referida Decisión, que no es el caso que ocupa la atención de la Sala. Teniendo en cuenta que cuando se presentó la demanda, el 24 de noviembre de 1.994 (folio 47 vuelto), no había precluido el término previsto en el artículo 596 del C. de Co., debe concluirse forzosamente que la demanda instaurada en lo referente a la pretensión de la declaratoria de nulidad de la Resolución inicialmente citada lo fue oportunamente. Es preciso resaltar que la única consecuencia que se derivaría de la declaratoria de nulidad del acto que concede un registro es la cancelación del mismo. Ahora, la pretensión que impetra la actora en el sentido de que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de registro se continúe el trámite de su solicitud de registro de la marca ESCADA, no tiene cabida en este proceso porque ella se refiere a otra actuación administrativa que cursó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual, por lo demás, se expidió la Resolución núm.

00405 de 18 de enero de 1.995, a través de la cual se le negó a la actora el registro de la marca en cuestión (folio 172), y que no es objeto de impugnación en este proceso. Pero el hecho de que tal pretensión no sea procedente no incide en la pretensión principal de nulidad formulada en este proceso, en el cual, como ya se dijo, la demanda fue promovida oportunamente. Debe, en consecuencia, declararse no probada la excepción de caducidad propuesta. En cuanto al fondo del asunto es preciso tener en cuenta lo siguiente: El artículo 58, literal f), de la Decisión 85, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invoca como quebrantado, es del siguiente tenor: “No podrán ser objeto de registro como marcas: f)Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”. En relación con el alcance de la disposición comunitaria antes transcrita, precisó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial núm. 26-IP-95, rendida en este proceso: “…Unicamente va a ser objeto de interpretación por este Tribunal el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, cuenta habida de que la resolución demandada se expidió y adquirió firmeza definitiva en vigencia de este texto legal comunitario….” “….Es así como en el literal f) del artículo 58 se otorga un rango preferencial a la resolución de las solicitudes que al ser formuladas no concurren en ese momento con ninguna otra,

salvo únicamente el caso de una similar andina, que hubiere sido admitida en otro país miembro dentro de los seis meses anteriores, en los términos del artículo 73 de la misma Decisión 85, eventualidad que en el subjudice no ocurre. Es decir, la primera solicitud, como tal, otorga al peticionario ciertos derechos autónomos, totalmente deslindables de la concesión por parte de la administración del derecho exclusivo al que aspira. Lo es, por ejemplo, el que se evacúe definitivamente el procedimiento administrativo que a ella concierne, con antelación a cualquier otro trámite que con posterioridad sobre el mismo signo se adelante ante esa Oficina, así en ese segundo trámite se esté ventilando una reivindicación válida sobre el signo ya solicitado; a menos que lo que se reivindique sea una solicitud andina formulada dentro de los seis meses anterioresse reitera-, por cuanto sin lugar a dudas la inicial sería entonces ésta, es decir, la primera presentada en el área andina, pero siempre y cuando hubiere sido antepuesta dentro del término de seis meses a que se refiere la norma comunitaria, se insiste aún. Al establecer la anterior diferencia, queda claro que la administración está obligada inexorablemente a pronunciarse,-obviamente en la forma que estime pertinente-, pero en primer término sobre la solicitud que inicialmente fue interpuesta. En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacúe las solicitudes

cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas. De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que ataña a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcasmecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad. Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada; garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa. En tal sentido se ha pronunciado este Tribunal cuando se ha abocado en otras oportunidades al estudio del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85. Valga citar las consideraciones

expuestas sobre el particular dentro del Proceso 2-IP-95 (G.O. 199 de 26 de enero de 1.996)……..” “…..el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la primera aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”….aforismo que pone de manifiesto una prelación natural, que impone a su vez la rigurosa secuencia cronológica frente a los pronunciamientos respecto de solicitudes….” (folio 454 a 457 del expediente). En el caso sub examine es un hecho incontrovertible que la actora solicitó el 17 de diciembre de 1.986 el registro de la marca ESCADA, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, esto es, con anterioridad a la solicitud de registro de la misma marca y para la misma clase de productos por parte de la sociedad ESCADA A.G., que lo fue el 26 de enero de 1.989 (folio 120). Aplicando el alcance que a la norma comunitaria invocada como transgredida ha dado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, forzoso es concluir que la División de Propiedad Industrial - hoy División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comercio, transgredió dicha disposición, pues previamente a decidir sobre la solicitud de registro formulada por la sociedad ESCADA A.G. ha debido hacerlo en relación con la de la marca de la actora, que era anterior, y resolver sobre la oposición que a la misma le formuló la citada

sociedad Escada. Al no hacerlo así incurrió en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 58, literal f), de la Decisión 85, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual protege la expectativa del primer solicitante en relación con la solicitud de un registro marcario. Cabe advertir, como lo expresó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que la norma aplicable en materia de prioridad en el caso sub examine lo es el artículo 73 de la Decisión 85 y no los artículos 94, literal b), y 103 de la Decisión 344, como se afirma en la demanda. En consecuencia, y con base en lo antes analizado, es procedente acceder a la pretensión de nulidad del acto administrativo acusado, la cual conlleva la orden de cancelación del certificado de registro. En cuanto concierne a la pretensión de que se continúe por la entidad demandada el trámite de la solicitud de la actora, debe despacharse desfavorablemente, por cuanto, como ya se dijo, no tiene cabida en este proceso porque ella se refiere a otra actuación administrativa que cursó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual, por lo demás, se expidió la Resolución núm. 00405 de 18 de enero de 1.995, a través de la cual se le negó a la actora el registro de la marca en cuestión, y que no es objeto de impugnación en este proceso. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

1º: DECLARASE no probada la excepción de caducidad de la acción. 2º: DECLARASE la nulidad de la Resolución núm. 04990 de 6 de agosto de 1.991, “POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3º: Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordena a la entidad demandada cancelar en los libros de registro el certificado núm. 133722 correspondiente a la marca ESCADA a favor de la sociedad ESCADA A.G., para amparar productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972. 4º: DENIEGASE la otra súplica de la demanda. 5º: Publíquese esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Devuélvase a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de julio de 1.998.

JUAN A. POLO FIGUEROA ERNESTO R. ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA