CE-SEC1-EXP1998-N3227

IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Signo Descriptivo de un Producto / EXCLUSIVIDAD DEL SIGNO - Características / OPTIMO El vocablo OPTIMO es un adjetivo, esto es, dice la relación a una cualidad o accidente y como tal es un superlativo de bueno, que denota calidad, y por lo mismo encuadra en el literal d) del art. 82 de la Decisión 344 y dado que de todo producto es predicable la cualidad, en cualquiera de sus grados posibles, uno de los cuales es el de óptimo, síguese que dicha expresión se pueda usar, y de hecho se usa, para designar la calidad del cualquier producto que se encuentre en el mercado cuando se quiere resaltar su calidad en los niveles máximos posibles, atendiendo precisamente a su carácter de superlativo. La entidad demandada tuvo una apreciación acertada de la realidad del caso y de la normatividad aplicable, al estimar que el signo cuyo registro se solicita, OPTIMO, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para designar la calidad de los productos (o servicios) para los cuales se aplicará, es decir, que las razones o motivos sustanciales en que se fundamentan los actos acusados son válidos, pues tienen respaldo en la norma invocada. Al existir una causal de irregistrabilidad, de las previstas en el art. 82 de la decisión 344, se hace innecesario el estudio del art. 81 ibídem y, por consiguiente, de la posibilidad fáctica de su violación. En lo atinente a la exclusividad, vale precisar que la simple lectura del literal d) del art. 82, en cita, permite entender con facilidad que se

refiere a la conformación o constitución de la marca, en el sentido de que consista únicamente en, y no a la relación del signo con los productos a distinguir, como se quiere hacer ver en los cargos, es decir, no atañe a que el signo sea de uso común para distinguir exclusivamente determinados productos, o cualidades, o propiedades de los mismos, como sería el caso de la palabra "confortable", para aludir a muebles (de hogar o de oficina), en cuyo caso estaría, además, asociada a la especie. REGISTRO DE MARCA - Protección Automática / PAISES MIEMBROS DEL GRUPO ANDINO - Autonomía en el Registro de Marca / REGISTRO DE MARCA - Régimen Aplicable / VIOLACION AL DERECHO DE PROPIEDADInexistencia / OPTIMO El registro de una marca en un país no significa la protección automática, esto es, la propiedad o uso exclusivo de la misma en otro país miembro del Grupo Andino, y la propiedad sobre una marca cualquiera nacida de su registro sólo existe en el país o los países donde se otorgue. Asimismo, cada país es autónomo para decidir sobre el registro de cada marca, lo que equivale a decir que ninguno de los países Miembros puede imponerle a los demás sus decisiones sobre el registro de una marca. Aunque es cierto que hay un régimen jurídico común, también lo es que cada país miembro al aplicarlo, puede y debe aplicar sus disposiciones de derecho interno a las que haya expresa remisión o las que sean compatibles con la regulación comunitaria. De allí que no exista, y por eso no se invoca en el cargo, precepto alguno en el régimen comunitario que obligue a cada uno de ellos

a acoger de manera automática las decisiones de los demás sobre el registro de marca. La Superintendencia de Industria y Comercio no se hallaba ante propiedad alguna de la actora sobre las marcas que le solicitó registrar, que hubiera tenido que respetar, luego no puede admitirse que hubo violación de la garantía constitucional de tal derecho, por razón de la negativa a conceder los registros correspondientes.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santafé de Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998) Radicación número: 3227

Actor: GRASAS VEGETALES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES La Sala procede a dictar sentencia dentro del proceso de única instancia a que ha dado lugar la demanda instaurada, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. LA DEMANDA

1. Las pretensiones La actora pide que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: a). La resolución núm. 30222 de 28 de julio de 1994, mediante la cual se negó el registro de la marca OPTIMO (nominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 29 del artículo 2 del decreto 755 de

1.972; así como del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos contra dicha resolución; b) La resolución núm. 33861 de 17 de agosto de 1994, mediante la cual se negó el registro de la marca OPTIMO (etiqueta) para amparar productos comprendidos en la clase 29 del artículo 2 del decreto 755 de 1.972; así como del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos contra dicha resolución; c) La resolución núm. 30223 de 28 de julio de 1994, mediante la cual se negó el registro de la marca OPTIMO (nominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del decreto 755 de 1.972; así como del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos contra dicha resolución; d) La resolución núm. 33860 de 17 de agosto de 1994, mediante la cual le negó el registro de la marca OPTIMO (etiqueta) para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del decreto 755 de 1.972; así como del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos contra dicha resolución; e) La resolución núm. 33862 de 17 de agosto de 1994, mediante la cual se negó el registro de la marca OPTIMO (etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la clase 35 del artículo 2 del decreto 755 de 1.972;

así como del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos contra dicha resolución; y, f) La resolución núm. 37188 de 6 de septiembre de 1994, mediante la cual le negó el registro de la marca OPTIMO (etiqueta) para amparar productos comprendidos en la clase 42 del artículo 2 del decreto 755 de 1.972; así como del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos contra dicha resolución. A título de restablecimiento del derecho solicita se le conceda el registro de las marcas enlistadas, por el período de diez (10) años, y se ordene comunicar las declaraciones pedidas a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones Como sustento de las pretensiones, en la demanda se

relatan, en resumen, los siguientes:

1. La sociedad GRASAS VEGETALES S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las marcas: OPTIMO (nominativa), para productos de las clases 29 y 30; y OPTIMO (etiqueta), para productos de las clases 29, 30, 35 y 42 del artículo 2º del decreto 755 de 1972.

2. A estas solicitudes se les imprimió el trámite de rigor, sin que contra ellas se presentaran oposiciones ni observaciones por parte de terceros.

3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia

de Industria y Comercio, mediante las resoluciones objeto de la demanda, negó los registros de las marcas atrás relacionadas, con base en que las expresiones OPTIMO (nominativa) y OPTIMO (etiqueta), cuyos registros se solicitan, encuadran dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar la calidad de los productos (o servicios) para los cuales ha de usarse, pues de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, OPTIMO (MA) significa “adj. sup. de bueno. Sumamente bueno; que no puede ser mejor”.

4. Contra cada una de las referidas resoluciones, la sociedad solicitante interpuso en debida forma los recursos de reposición y apelación, en cuya sustentación hizo énfasis en el aspecto gráfico de la marca OPTIMO

(etiqueta).

5. Transcurrieron dos (2) meses, contados a partir desde cuando fueron interpuestos los mentados recursos de reposición y de apelación, sin que a la fecha se le haya notificado decisión expresa alguna sobre ellos, ni haya sido decretada la práctica de pruebas, lo cual conforme al artículo 60 del C.C.A. debe entenderse como que las decisiones correspondientes son negativas.

6. Contando desde la ocurrencia del silencio administrativo negativo, la demanda ha sido presentada dentro del término de caducidad.

3. Normas violadas y concepto de su violación.

Manifiesta la actora que se violaron los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el artículo 58,

inciso 1º, de la Constitución; el artículo 3, inciso 6º, del C.C.A, por las siguientes razones, que la Sala ordena así: 3.1. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la dependencia emisora de los actos acusados ignoró que las marcas OPTIMO (nominativa) y OPTIMO (etiqueta) son signos perceptibles y suficientemente distintivos, con su particular representación gráfica; y capaces de distinguir en el mercado los productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30, 35 y 42, producidos y comercializados por GRASAS VEGETALES S.A., de los idénticos o similares de cualquier otra persona. 3.2. El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la mentada dependencia, al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la susodichas marcas, no tuvo en cuenta que sus signos no son exclusivamente indicaciones que se usan en el comercio para designar la calidad de los productos o servicios que distinguen, sino evocativos de dichos productos o servicios. 3.3. Los artículos 146 y 147 de la de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la entidad demandada no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la citada decisión sobre registro de marcas, pues no advirtió que ya la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Pesca del Ecuador, con anterioridad a la fecha de los actos enjuiciados, concedió el registro de la marca OPTIMO, clase 29, de similar naturaleza a las clases 30, 35 y 42, a nombre

de GRASAS VEGETALES S.A. Tampoco tuvo en cuenta que la marca OPTIMA está registrada a nombre de un tercero para distinguir productos de las clases 3, 5 y 9 que tratan de una misma idea conceptual. 3.4. El artículo 58, inciso primero, de la Constitución, dado que los actos administrativos acusados no garantizan la propiedad privada de la actora sobre la marca OPTIMO, adquirida mediante certificado de registro número 1684-93, clase 29, de similar naturaleza a las clases 30, 35 y 42, en la República del Ecuador, pero con arreglo a las leyes pertinentes en nuestro país (la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y demás normas concordantes), la cual no podía ser vulnerada por los actos demandados. 3.5. El artículo 3, inciso 6, del C.C.A., en concordancia con el artículo 13 de la Constitución, debido a que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no aseguró ni garantizó el derecho de propiedad privada de la actora sobre la marca OPTIMO para distinguir productos de la clase 29, adquirido con arreglo a las leyes pertinentes; y le violó su derecho a la igualdad al negarle el registro en comento no obstante haber concedido a terceros el registro de marcas con expresiones con características semánticas idénticas a los signos OPTIMO (nominativo) y OPTIMO (etiqueta), entre aquéllas, la marca OPTIMA.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA Vinculada al proceso como demandada, la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, dio contestación a la demanda,

mediante escrito en el que acepta como ciertos los hechos, pero defiende la legalidad de los actos acusados afirmando que en su expedición no se incurrió en violación de normas legales superiores como lo sostiene la demandante; que los expidió de conformidad con las atribuciones otorgadas por la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, con plena competencia, y ajustándose plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria; que se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, y que después de un estudio del asunto concluyó en que las marcas eran irregistrables según lo dispuesto en el artículo 82, literal d), de la mentada Decisión; sin que fuera óbice para declararlo así el que no se hubieran presentado oposiciones a la respectiva solicitud. Señala que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento, a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente. Propone la excepción de inepta demanda sustancial por indebida acumulación de pretensiones, por cuanto la actora ha incoado en el mismo escrito de demanda, en forma conjunta, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones referenciadas, a pesar de que mediante ellas se adoptaron decisiones sobre solicitudes de registro de marcas para distintas clases, y está demostrado que dichos actos no provienen de la misma causa, no versan sobre el mismo objeto y no existe entre ellos una relación de dependencia, como lo prevé el artículo 82, numeral 3, del C. de P.C.

III. PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el

actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción, el certificado de registro de la denominación OPTIMO, a nombre de la actora en la República del Ecuador, como marca para distinguir productos de la clase internacional 29 (carne, pescado, aves y casa, etc.), por el término de 10 años (folio 211), así como 32 certificados de igual número de marcas registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, consistentes en expresiones o signos como MARAVILLA, DELICIAS, LA MEJOR, LA FINA, IDEAL, LA ESPECIAL, RICO, OPTIMA, etc. (folios 170 a 201).

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La Sociedad actora descorrió el traslado que se surtió para tal fin, mediante escrito en el que, en primer lugar, controvierte la excepción propuesta por la demandada, bajo el argumento de que la demanda cumple con los requisitos señalados en los artículos 82 y 157 del C. de P.C. para que sea procedente la acumulación de pretensiones que en ella se hizo.

En lo que hace al fondo de la demanda, manifiesta nuevamente los conceptos esbozados en la demanda sobre la registrabilidad de las marcas en cuestión, y que si bien es cierto que la inexistencia de oposición no es óbice para negar el registro solicitado, también lo es que se debió tener en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinales según los cuales es permitido el registro de marcas EVOCATIVAS, y que los signos objeto de la petición de registro cumplen con los requisitos señalados en el artículo 81 citado. Alega que las afirmaciones contenidas en los considerandos en que se basó la negación de

registro son contradictorias, si se tiene en cuenta que se refieren a diversas clases que comprenden productos y servicios diferentes, y se pregunta cómo una misma palabra puede designar tal cantidad de productos y servicios. Dice que las marcas evocativas son aquéllas acerca de las cuales la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en que, a pesar de ser signos que se refieren a características o cualidades de los productos o servicios para los cuales se solicitan, pueden registrarse como marca, de lo cual trae la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, consignada en la sentencia de septiembre 18 de 1.995, proceso núm. 12-IP-95, y seguidamente relaciona las marcas correspondientes a los 32 certificados de registro que aportó al proceso, de las cuales dice que son evocativas, para concluir que si la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de tales marcas, consecuentemente debe conceder el de las marcas OPTIMO (nominativa) y OPTIMO (etiqueta) para los productos ya dichos. Ante las mismas razones corresponden idénticos derechos. Aduce la prueba del registro de la referida marca en la República del Ecuador, vigente hasta el 2 de julio del año 2.003, y a la necesidad de que exista uniformidad en las decisiones de cada uno de los países andinos. Los anteriores aspectos fueron reiterados, ampliados y complementados por la apoderada de la actora en la audiencia pública que se celebró a solicitud suya, en la cual hizo énfasis en las características exigidas para el registro de marcas y sobre las implicaciones de la condición de usual y no usual del vocablo que constituya el signo a registrar.

2. La demandada reiteró las razones de defensa de los actos acusados expuestas con ocasión de la contestación de la demanda; y, en virtud de ellas, se opone a las pretensiones de la accionante. 3.El Procurador Segundo Delegado ante la Corporación, a partir del examen de lo actuado, del artículo 82 literal d) de la Decisión en cita, y de los aspectos lexicográfico y gramaticales del vocablo, llega a la conclusión de que OPTIMO, como adjetivo describe una cualidad que no es propia ni exclusiva de los productos o servicios que con él se buscan distinguir y, como sustantivo expresa conceptos independientes, por ello, no se encuadra en la causal de irregistrabilidad invocada por la demandada, porque es un signo que consiste en una indicación que puede servir en el comercio para designar la calidad de los productos para los cuales ha de usarse, es decir, sí puede usarse en el comercio en el sentido señalado como adjetivo, mas no como nombre o sustantivo, pudiéndose agregar que dicho vocablo no es muy usual en el lenguaje corriente y menos en el mundo del comercio. En consecuencia, estima que se debe acceder a las súplicas de la demanda.

IV. CONSIDERACIONES 1ª. La excepción de inepta demanda. La ineptitud de la demanda se hace consistir en la indebida acumulación de pretensiones, por el hecho de haber sido acusadas en la misma demanda seis resoluciones correspondientes a actuaciones administrativas distintas.

La Sala desestima esta glosa por cuanto en realidad se dan las condiciones procesales para que tal acumulación sea procedente bajo la

óptica del artículo 82 del C. de P. C., ya que, en efecto, en este caso, se tiene que esta Corporación es competente para conocer de todas ellas; las pretensiones no se excluyen entre sí, ya que todas bien pueden ser o no acogidas en la sentencia, y todas deben de tramitarse por el mismo procedimiento. En consecuencia, la excepción se declarará como no probada.

2. Interpretación Prejudicial. Se obtuvo del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena la interpretación prejudicial de las normas de dicho Acuerdo invocadas en los cargos, la cual se surtió bajo la referencia PROCESO 13-IP-96, que obra a folios 270 a 284, a cuyos lineamientos y conclusiones la Sala hará alusión en lo que sea pertinente.

3. Examen de los cargos Primero: Violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La actora la deduce del hecho de que los actos acusados fueron proferidos sin tener en cuenta que las marcas OPTIMO

(nominativa) y OPTIMO (etiqueta) son signos perceptibles y suficientemente distintivos, con su particular representación gráfica; y capaces de distinguir en el mercado, los productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30, 35 y 42 que aquélla produce y comercializa, de los idénticos o similares de cualquier otra persona. Tal disposición es del siguiente tenor: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios

producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La cuestión central del cargo viene a ser, entonces, si la registrabilidad de las marcas que se mencionan en los actos enjuiciados se examinó bajo los parámetros del artículo 81 en cita, y por tanto, si se estableció su conformidad o no con dicho precepto. Para el análisis del punto es menester dilucidar si las razones que tuvo la demandada para determinar su irregistrabilidad, son o no válidas y suficientes para ello, al ser cuestionadas como eje central de la demanda; y, luego, verificar si tienen relación o no con los supuestos del citado canon. Cabe precisar, ante todo, que el trascrito precepto debe interpretarse de manera sistemática, lo cual implica que por efecto de otras disposiciones marcarias, y en especial de las que regulan las causales de irregistrabilidad, puede resultar inaplicable, así el signo que se pretenda registrar ostente los atributos o requisitos señalados en él. Sobre el particular, se sabe que la decisión administrativa de negar los registros obedece a la invocación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se puede verificar de la lectura de los considerandos tercero a quinto de los actos acusados, del siguiente tenor: “TERCERO: Que la expresión OPTIMO (u OPTIMOetiqueta -) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el

registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar la calidad de los productos ( o servicios) para los cuales ha de usarse.” “CUARTO. Que la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para designar en el comercio la calidad de los productos para los cuales se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos en que se empleará de otros iguales o similares.” “QUINTO. Que el signo cuyo registro se solicita OPTIMO, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para designar la calidad de los productos ( o servicios) para los cuales se aplicará (…). De acuerdo al DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA OPTIMO (MA) significa ‘adj. sup. de bueno. Sumamente bueno; que no puede ser mejor”. Por su parte, la disposición en que se sustenta la causal aducida, dice: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas signos que: (…) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos,

características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. Aunque este precepto no fue invocado de manera expresa como violado, su aplicación sí fue controvertida en la demanda, tanto que es el cuestionamiento central, de allí que el Tribunal haya estimado necesario incluirlo de oficio en la interpretación prejudicial que se le pidió. Respecto de él y del tópico de que trata, consideró que “es necesario aclarar que la norma enfatiza que no son susceptibles de registrar aquellos signos que consisten ‘exclusivamente en’. Por lo que habría que ponderar si el vocablo OPTIMO tiene la connotación de exclusividad para designar la calidad de un producto o servicio”, y más adelante, citando el proceso 07-IP-95, G.O.189 de 15 de septiembre de 1.995, acotó: “‘A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia puede decirse que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretendan designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquéllos’ ”. Y a renglón seguido consigna que, “‘De otro lado están las marcas que aplicadas a determinados bienes y servicios pueden llevar al convencimiento, en la mente del comprador, de que los

bienes que desea adquirir presentan determinadas características, cuando en realidad no las tengan, Este riesgo puede correrse precisamente con los signos descriptivos de productos cuyas cualidades no corresponden a las del bien intrínsecamente considerado. A esta categoría pertenecen los adjetivos de comparación en su forma superlativa, tales como divinísimo o infinitísimo. Gramáticos como Don Marco Fidel Suárez tienden a descalificarlos cuando ‘están muy expuestos a participar de la mentira’”. Y en la sentencia respectiva concluyó: “1º. La causal de irregistrabilidad de un signo fundada en que él pueda servir en el comercio para describir la especie o la calidad de un producto o servicio es procedente, cuando el signo ‘consiste exclusivamente’ en tal descripción o designación; en caso contrario hay lugar a la irregistrabilidad a que se refiere el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344” (sic) (destaca la Sala). (…) “4º Los signos usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos o servicios a que ellos se refieren o a los que les describen sus cualidades necesarias o esenciales. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para otros productos con los cuales no existe una directa relación o vinculación, siempre que sean suficientemente distintivos.” “5º Los adjetivos serán registrables, si no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes de los productos que ampara la marca por registrarse”. Cotejando, entonces, las apreciaciones que la demandada expuso en los actos acusados para justificar la irregistrabilidad de las marcas en

ellos consideradas, con las características que presentan los signos respectivos, a la luz de la disposición en comento y los enunciados jurisprudenciales transcritos, la Sala encuentra que tales apreciaciones son armónicas con dicha disposición, ya que la situación de los signos en cuestión, tanto el signo puramente denominativo como el mixto, se encuadra en una de las hipótesis o aspectos de los productos susceptibles de describir previstas en la misma (la relativa a la calidad), ya que en éste es predominante la expresión OPTIMO en relación con la figura, la cual no es otra cosa que un recuadro rectangular que encierra a aquélla, es decir, la figura no tiene un significado en sí misma que pueda desplazar la expresión, por el contrario, el diseño de la etiqueta busca resaltarla, y es jurisprudencia y doctrina reiterada que en estos casos la marca mixta se trata como denominativa, como se puede corroborar en el siguiente aparte de la interpretación prejudicial: “Cabe recordar que en el Proceso 4-IP-88 el Tribunal ha señalado que ‘la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’”.

Hecha esta aclaración, se observa, en efecto, que el vocablo OPTIMO es un adjetivo, esto es, dice relación a una cualidad o accidente y como tal es un superlativo de bueno, que denota calidad, y por lo mismo encuadra en el literal d) del artículo 82 en cita; y dado que de todo producto es predicable la cualidad, en cualquiera de sus grados posibles, uno de los cuales es el de óptimo, síguese que dicha expresión se puede usar, y de hecho se usa, para designar la calidad de cualquier producto que se encuentre en el mercado cuando se quiere resaltar su calidad en los niveles máximos posibles, atendiendo precisamente a su carácter de superlativo. Así las cosas, aparece que la entidad demandada tuvo una apreciación acertada de la realidad del caso y de la normatividad aplicable, al estimar que el signo cuyo registro se solicita, OPTIMO, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para designar la calidad de los productos (o servicios) para los cuales se aplicará (subrayas de la Sala), es decir, que las razones o motivos sustanciales en que se fundamentan los actos acusados son válidos, pues tienen respaldo en la norma invocada. Al existir una causal de irregistrabilidad, de las previstas en el artículo 82 de la Decisión 344, se hace innecesario el estudio del artículo 81 ibídem y, por consiguiente, de la posi