CE-SEC1-EXP1998-N3322

REGISTRO DE MARCA / OPOSICION REGISTRO - Inexistencia / OPOSICION A REGISTRO DE MARCA - Trámite de oposición no presentada / REGISTRO DE MARCA - Archivo / SILEX / SUSTRACION DE MATERIA La marca KILEX (que fue tenida en cuenta por la entidad demandada para negar el registro de la marca SILEX que aquí se controvierte) no se encuentra vigente, en razón de que mediante la resolución núm. 14533 de 22 de agosto de 1995 se ordenó el archivo del expediente a través del cual se estaba tramitando su renovación, lo cual sugeriría, en principio, una sustracción de materia. La superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro del signo SILEX, teniendo en cuenta la oposición presentada por la sociedad QUIMOR S.A., oposición que, tal y como lo narra el apoderado de la parte actora en los hechos de objeto de la presente demanda, fue incorporada erróneamente al expediente número 298674 donde no hubo oposición, pues la misma fue presentada en el expediente número 298675. En consecuencia, esta corporación infiere que el ente demandado aplicó indebidamente el artículo 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, entonces vigente, por cuanto tramitó una oposición que no fue presentada dentro del expediente que dio origen a las resoluciones acusadas. Finalmente, es de advertir que no obstante que la entidad demandada concluyó que la marca SILEX no es registrable, la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, dado que declarará la nulidad de los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenará a la

Superintendencia de Industria y Comercio el desglose de la demanda oposición y del auto admisorio de la misma que reposan en el expediente número 298674, para que se incorporen al expediente número 298675, al cual corresponden y ordenará que se continúe con la actuación administrativa contenida en el expediente número 298674, donde no hubo oposición, lo cual implica que el ente demandado podrá efectuar, en cuanto sea pertinente, el examen de registrabilidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho Radicación número: 3322

Actor: MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. - MANOPLAS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: AUTORIDADES NACIONALES La sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. - MANOPLAS S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita de esta Corporación la nulidad de los siguientes actos administrativos: a.- Resolución número 38145 de 16 de septiembre de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición formulada por QUIMOR S.A., contra la solicitud de registro de la marca SILEX, clase 1, expediente número 298675, y, en consecuencia, negó el registro de la marca SILEX, para distinguir productos comprendidos en la clase 2 del artículo 2º del

decreto 755 de 1972, solicitado por la demandante. b.- El acto ficto o presunto resultado del silencio negativo de la Administración, frente al recurso de apelación interpuesto contra la resolución identificada en el numeral anterior. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene que la demanda de oposición y el auto admisorio de la misma, que reposan en el expediente número 298674, sean desglosados de éste y agregados al expediente número 298675, al cual corresponden. En subsidio, y como consecuencia de las declaraciones primera y segunda, a título de restablecimiento del derecho solicita que se declare infundada la oposición formulada por QUIMOR S.A. y que se ordene el registro de la marca SILEX a nombre de la demandante, por un período de diez años, para distinguir los productos comprendidos en la clase 2 del artículo 2º del decreto 755 de 1972. Finalmente, solicita que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A., y expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

1. Fundamentos de hecho El 21 de febrero de 1989 la sociedad demandante, MANOPLAS S.A., solicitó el registro de la marca SILEX para distinguir productos de la clase 2 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, solicitud que fue tramitada bajo el expediente número 298674. El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 356 de 19 de octubre de 1990, sin que se hubieran presentado oposiciones u observaciones de terceros.

El 21 de febrero de 1989, MANOPLAS S.A. también solicitó el registro de la marca SILEX para distinguir productos comprendidos en la clase 1 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, solicitud a la cual correspondió el expediente número 298675. El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 356 de 19 de octubre de 1990, y contra la misma, QUIMOR S.A. formuló oposición al registro. Por error puramente administrativo, la oposición formulada contra la solicitud de registro tramitada bajo el expediente número 298675 fue incorporada al expediente 298674. Prueba del error se infiere del texto mismo de la demanda de oposición, cuyo argumento básico es el de que la opositora es titular del registro de la marca KILEX para distinguir productos comprendidos en la citada clase 1. A raíz del error en que incurrió el ente demandado, mediante auto número 2236 de 3 de diciembre de 1991, se admitió la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca SILEX, clase 1, expediente número 298675, pero incorporada, como se dijo, al expediente número 298674, señalando un término de 30 días para pedir pruebas y 20 para practicarlas. Dentro del término señalado, mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 1991, MANOPLAS S.A. solicitó a la División de Propiedad Industrial que la demanda de oposición y el auto admisorio de ésta fueran desglosados del expediente administrativo número 298674 y agregados al expediente administrativo número 298675 al cual correspondían, además de que

solicitó que, como consecuencia de la petición de desglose y reincorporación, se decretara la nulidad de la notificación del auto admisorio de la referida oposición. No obstante lo anterior, la División de Signos Distintivos ignoró las peticiones y la nulidad mencionadas, y mediante la resolución número 38145 de 16 de septiembre de 1994 declaró fundada la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca SILEX, clase 1 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 y, en consecuencia, negó el registro de la citada marca. Se interpuso recurso de apelación contra la resolución mencionada, exponiendo los fundamentos jurídicos por los cuales el signo SILEX es registrable, sin que a la fecha la entidad demandada haya notificado decisión expresa al respecto y, por lo tanto, se configuró el silencio negativo de la Administración.

2. Normas violadas y concepto de la violación Primer cargo.- Se violó el inciso 3 del artículo 3º del C.C.A., por cuanto la División de Signos Distintivos, en lugar de suprimir trámites innecesarios, admitió y corrió traslado, dentro del expediente número 298674, de la demanda de oposición formulada contra la solicitud de registro tramitada en el expediente número 298675.

Del mismo modo, la División no cumplió con la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas expuestos por la demandante, en especial la advertencia de que la demanda de oposición dirigida al expediente número 298675 había sido mal incorporada al expediente número 298674. De igual manera se desconoció el inciso 5 del artículo 3º del

C.C.A., ya que la demandada impidió que el procedimiento administrativo de registro de la marca SILEX, clase 2, lograra su finalidad. No removió de oficio los obstáculos que ella misma traspuso al incorporar indebidamente una demanda de oposición, ni subsanó las nulidades resultantes de los vicios de procedimiento, a pesar de haber mediado petición previa expresa de la sociedad interesada en el registro de la marca. Segundo cargo.- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la entidad demandada ignoró que la marca SILEX es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica. De igual manera, ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 2, elaborados y comercializados por la sociedad demandante, de los productos y servicios idénticos o similares elaborados y comercializados por cualquiera otra persona o empresa. El signo en cuestión se percibe por los sentidos de la audición y la vista y penetra rápidamente en la mente del público, quien capta y retiene con facilidad el sonido de la palabra SILEX. Es un signo distintivo porque es individual y singular, de suerte que se diferencia del cualquier otro. De otra parte, presenta las características de la novedad y especialidad. El hecho de que en la etapa administrativa no se hubiesen presentado observaciones, demuestra su distintividad. La marca SILEX es un signo nominativo, ya que se compone exclusivamente de una palabra. No es necesario tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra, la cual queda protegida sin considerar en qué caracteres está escrita.

Tercer cargo.- Se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6 del artículo 3º del C.C.A., dado que los actos administrativos acusados tratan en forma desigual a la sociedad demandante, en lo que se refiere al derecho al registro de la marca SILEX para distinguir productos de la clase 2. La desigualdad se hace más evidente si se tiene en cuenta que existen varias marcas registradas a nombre de diferentes titulares, para distinguir productos comprendidos en la clase 2, en las cuales se emplea el radical LEX, y que, siendo similares en tal aspecto a la marca KILEX, el registro de ésta última no fue negado. El radical LEX, al no ser novedoso ni arbitrario, es de dominio público, en especial, tratándose de productos químicos y farmacéuticos comprendidos en las 5 primeras clases del artículo 2º del decreto 755 de 1972. Cuarto cargo.- Se vulneró el inciso 1 del artículo 58 de la Constitución Política, pues los actos acusados no garantizan los derechos de Manoplas S.A., adquiridos con arreglo a las leyes civiles preexistentes sobre la marca SILEX (distintiva de productos y servicios de similar naturaleza a los de la clase 2, comprendidos en las clases 16, 17, 19, 20, 21, 28 y 40) y sobre la marca CRILEX (distintiva también de productos de similar naturaleza a los de la clase 2, comprendidos en las clases 16, 18 y 24). Quinto cargo.- Violación, por aplicación indebida, del artículo 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en

concordancia con el artículo 67 ibídem (hoy artículos 95 y 96 de la Decisión 344), ya que la demandada, en lugar de efectuar el examen directo de fondo o registrabilidad de la marca SILEX, clase 2, expediente número 298674, tramitó una oposición no formulada dentro de esa solicitud de registro.

3. Argumentos de la defensa

a. El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio en defensa de la legalidad de los actos acusados, afirma que los mismos no desconocieron las normas legales invocadas como violadas y que la Decisión 344, como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial, era aplicable al asunto que se debate. La Decisión 344 en su artículo 83, literal a), ha establecido como causal de irregistrabilidad el hecho de que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir “… los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre SILEX (solicitada) y KILEX (registrada), concluyendo que la marca SILEX encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. b. El apoderado de la sociedad QUIMOR S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, sostiene que las pretensiones están llamadas a ser negadas, dado que la expresión SILEX es confundible con la marca KILEX, no sólo desde el punto de vista fonético y gráfico, sino teniendo en

consideración que los productos de las clases 2ª y 3ª del decreto 755 de 1972 tienen una equivalencia enorme. La sociedad QUIMOR S.A. es titular en Colombia del certificado de registro para la marca KILEX, en la clase 1 del decreto 755 de 1972. La solicitud de registro efectuada por MANOPLAS S.A. era para la marca SILEX, clase 2 del decreto 755 de 1972. De la simple comparación entre la marca SILEX en la clase 2 y la marca KILEX en la clase 1, solicitada posteriormente, se evidencia la existencia de identidad entre ellas, de la cual se percató la demandada, quien acertadamente consideró que existía una evidente posibilidad de confusión entre una y otra. Una de las características de una marca es que sea distintiva, es decir, que pueda diferenciar los productos de un competidor con los de otro, y de este modo evitar confusión al público consumidor. En este caso la marca SILEX no es distintiva, pues no diferenciaría los productos que con ella se distinguirían de los productos de QUIMOR S.A.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El señor Procurador Segundo Delegado ante esta Corporación estima que las súplicas de la demanda están llamadas a prosperar, porque según el considerando 3 de la resolución acusada, para no inducir al público en error, no sólo se deben tener en cuenta las semejanzas, sino el producto, sus características de origen y fabricación, últimas exigencias que no fueron objeto de debate y, por lo tanto, se tiene que los productos son diferentes, pues MANOPLAS S.A. solicitó el registro de la marca SILEX para amparar

productos comprendidos en la clase 2 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, en tanto que la marca KILEX distingue productos de la clase 1 ibídem. Debe además agregarse que según consta en el proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio ha autorizado a MANOPLAS S.A. el registro de la marca SILEX para los productos comprendidos en las clases 16, 17, 19 , 20, 21, 28 y 40.

IV. CONSIDERACIONES En primer término, considera la Sala oportuno advertir que, tal y como lo certifica la Superintendencia de Industria y Comercio (folio 198 del expediente), la marca KILEX (que fue tenida en cuenta por la entidad demandada para negar el registro de la marca SILEX que aquí se controvierte) no se encuentra vigente, en razón de que mediante la resolución núm. 14533 de 22 de agosto de 1995 se ordenó el archivo del expediente a través del cual se estaba tramitando su renovación, lo cual sugeriría, en principio, una sustracción de materia.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que para la fecha de la solicitud de registro de la marca SILEX, aún no se había proferido la resolución que ordenó el archivo del expediente mediante el cual se estaba tramitando la renovación de la marca KILEX, la Sala procede a efectuar el respectivo análisis de legalidad. La Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro del signo SILEX, teniendo en cuenta la oposición presentada por la sociedad QUIMOR S.A., oposición que, tal y como lo narra el apoderado de la parte actora en los hechos objeto de la presente demanda, fue incorporada

erróneamente al expediente número 298674 donde no hubo oposición, pues la misma fue presentada en el expediente número 298675. En consecuencia, esta Corporación infiere que el ente demandado aplicó indebidamente el artículo 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, entonces vigente, por cuanto tramitó una oposición que no fue presentada dentro del expediente que dio origen a las resoluciones acusadas. Finalmente, es de advertir que no obstante que la entidad demandada concluyó que la marca SILEX no es registrable, la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, dado que declarará la nulidad de los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio el desglose de la demanda de oposición y del auto admisorio de la misma que reposan en el expediente número 298674, para que se incorporen al expediente número 298675, al cual corresponden, y ordenará que se continúe con la actuación administrativa contenida en el expediente número 298674, donde no hubo oposición, lo cual implica que el ente demandado podrá efectuar, en cuanto sea pertinente, el examen de registrabilidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLARASE la nulidad de la resolución número 38145 de 16 de septiembre de 1994 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que la del acto presunto

mediante el cual se resolvió de forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior. Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ORDENASE a la demandada desglosar la demanda de oposición y el auto admisorio de la misma que reposan en el expediente número 298674 para que se incorporen al expediente número 298675, al cual corresponden, y continuar con la actuación administrativa contenida en el expediente número 298674, donde no hubo oposición. Tercero.- DEVUELVASE a la parte actora la suma depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese y publíquese en los Anales del Consejo de Estado. Cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 12 de febrero de 1998.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA