CE-SEC1-EXP1998-N3363

REGISTRO DE MARCA - Régimen Aplicable / SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA - Trámite / EXTRACTO DE LA SOLICITUD - Publicación / LEY EN EL TIEMPO Reiteradamente la Sala ha precisado, con fundamento en el art. 84 del C.C.A., que los actos administrativos deben juzgarse a la luz de las disposiciones vigentes al momento de su expedición. Sin embargo, en el caso sub examine, no obstante que el acto expreso acusado se expidió bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, también deben analizarse las disposiciones de las Decisiones 85 y 313 de la misma Decisión, que se invocan cono transgredidas en la demanda, amen de que el punto cardinal de ésta radica precisamente en la indebida aplicación de aquéllas cuando se inició el trámite correspondiente a la solicitud de la marca GOLOSIA en favor de la actora, trámite éste que por una dilación injustificada que se presentó en la vía gubernativa permitió que en el desarrollo del mismo alcanzara a tener vigencia, además de tales Decisiones la 344. Como quiera que cuando se ordenó la publicación del extracto de la solicitud de la actora, esto es, el 12 de agosto de 1994, estaba vigente la Decisión 344, en la cual, como ya se dijo, la publicación es previa al examen de fondo, nada impedía a la Administración hacer éste después de ordenada la publicación, como en efecto lo hizo. Por el contrario, estaba la entidad pública demandada en la obligación de hacerlo, pues las normas que regulan el procedimiento que debe llevarse a cabo en el trámite de una solicitud de marcas son de orden público y, por ende, de obligatorio cumplimiento.

IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS - Causales / CONFUSION - Similitud Atendiendo las reglas que señala el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena para el examen que debe hacerse a una marca para efectos de verificar si es susceptible de confusión con otra, es decir, teniendo en cuenta el cotejo de las marcas, la visión en su conjunto de las mismas y las semejanzas entre una y otra, la Sala concluye, sin que para ello requiera hacer mayores lucubraciones, que las marcas GOLOSAS y GOLOSIA, desde el punto de vista fonético, gramatical, ortográfico y conceptual son confundibles, dada su similitud.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1.998) Radicación número: 3363

Actor: DELICTUS LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad DELICTUS LIMITADA, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª: Son nulos la Resolución núm. 50559 de 21 de diciembre de 1.994, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el

acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución anterior. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el registro a nombre de la actora de la marca GOLOSIA, por el período de 10 años, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972. I-. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 32 a 42): 1º: Se violó el artículo 64 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344), de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida, dado que dicha norma consagraba la figura del rechazo de la solicitud, cuando no se desvirtuaba la advertencia de la irregistrabilidad. Por el contrario, si la advertencia de irregistrabilidad era desvirtuada, entonces se ordenaba la publicación del extracto de la solicitud, como en efecto ocurrió respecto de la marca GOLOSIA, clase 30. 2o: Se violó el artículo 67 de la Decisión 85 (en concordancia con los artículos 85 de la Decisión 313 y 96 de la Decisión 344), ya que la División de Signos Distintivos no expidió, debiendo hacerlo, el certificado de registro. En lugar de esto , decidió negarlo argumentando que la marca era confundible con otra ya registrada, aspecto éste que ya había sido desvirtuado y finiquitado, dejando de aplicar, en esta forma, el artículo 67 antes citado, el cual está en armonía con el artículo 65 ibídem.

3º: Se violó el artículo 85 de la Decisión 313 (en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344) ibídem, por aplicación indebida, dado que la División de Signos Distintivos efectuó, sin ser procedente, un segundo examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca GOLOSIA, clase 30. 4º: Se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6º del artículo 3º del C.C.A., por cuanto desconoció los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas al negar el registro de la marca GOLOSIA, no obstante haber rendido concepto favorable cuando se hizo el estudio de fondo sobre la registrabilidad de la marca. 5º: Se violó el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 (en concordancia con los artículos 73 de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida, dado que cuando se efectuó el segundo examen de registrabilidad (el cual no era procedente realizar) se dictaminó que la marca GOLOSIA era confundible con la marca GOLOSA, sin tener en cuenta que dicho examen se había llevado a cabo con anterioridad ( el 12 de agosto de 1.994), razón por la cual se ordenó la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial. El signo GOLOSIA, clase 30, constituye una modificación al signo GOLOSA, clase 30 (no registrable por ser descriptivo) y en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituya modificación a

un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca. 6º: Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ibídem, por aplicación indebida, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la Resolución denegatoria de la solicitud de registro de marca. 7o: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 ibídem, toda vez que se ignoró que la marca GOLOSIA es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, así como que es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 30, elaborados y comercializados por DELICTUS LIMITADA, de los productos idénticos o similares producidos y/o comercializados por cualquiera otra empresa. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1-. La NaciónSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que el acto administrativo expreso acusado fue expedido por funcionario competente: el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien tiene facultad para estudiar y resolver sobre la concesión o no de una marca y por ello puede

afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en aquél son válidos, razón por la cual no se violan las disposiciones legales superiores en materia marcaria a que alude la demanda. II.1.2-. La tercera, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente: El artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable a la solicitud de registro de la marca GOLOSIA ya que ésta fue decidida el 21 de diciembre de 1.994, bajo la vigencia de la Decisión 344, la cual entró a regir el 1º de enero de 1.994. Y aún aceptando en gracia de discusión que la legislación aplicable sea la Decisión 85, no se violó su artículo 64 ya que si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio decidió publicar el extracto correspondiente sin que hubiera decidido sobre la irregistrabilidad de la marca, ello no genera vicio de nulidad del acto que la resuelve. Sobre este particular se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de 15 de marzo de 1.991 ( Expediente núm. 190, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez). Tampoco se violaron los artículos 65 y 67 de la Decisión 85, porque es claro que si la Superintendencia encuentra después de la publicación del respectivo extracto en la gaceta de propiedad industrial, que la solicitud de registro no puede ser concedida porque existe ya una marca similar previamente solicitada o registrada,

deberá negar su registro. Sería absurdo afirmar que la entidad sólo tiene como oportunidad para negar el registro de una marca la consagrada en el artículo 64 ibídem. No hubo una indebida aplicación del artículo 96 de la Decisión 344, ya que la entidad demandada estaba obligada a aplicar esta disposición, teniendo en cuenta los criterios de aplicación de la ley en el tiempo. En el trámite de la solicitud de la marca GOLOSIA nunca se rindió concepto favorable a su registro cuando se realizó el estudio de fondo. El auto de 12 de agosto de 1.994 es de forma y no de fondo. La marca GOLOSAS no es descriptiva y por ello la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la misma en favor de Industrias Alimenticias Noel y en esta instancia no se puede discutir tal aspecto. No tienen sentido los argumentos de la demandante en el cargo de violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, ya que no hay relación alguna entre el hecho de que la demandada haya concedido las marcas a que se refiere la demanda, con el fundamento de ésta. Y en el evento de que se hubiera equivocado la entidad al conceder unas marcas, no se puede pretender que siga cometiendo errores concediendo el registro de la marca GOLOSIA. La marca GOLOSIA no cumple con el requisito de distintividad, esencial para acceder al registro de la misma. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El señor Procurador Segundo Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidario de que se denieguen las súplicas de la demanda, porque, a su juicio, existe semejanza

ortográfica, fonética, visual y conceptual entre las marcas GOLOSAS y GOLOSIA, por lo cual se concluye que hay lugar a confusión en el público consumidor. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Reiteradamente la Sala ha precisado, con fundamento en el artículo 84 del C.C.A., que los actos administrativos deben juzgarse a la luz de las disposiciones vigentes al momento de su expedición. Sin embargo, en el caso sub examine, no obstante que el acto expreso acusado se expidió bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, también deben analizarse las disposiciones de las Decisiones 85 y 313 de la misma Decisión, que se invocan como transgredidas en la demanda, amén de que el punto cardinal de ésta radica precisamente en la indebida aplicación de aquéllas cuando se inició el trámite correspondiente a la solicitud de la marca GOLOSIA en favor de la actora, trámite éste que por una dilación injustificada que se presentó en la vía gubernativa permitió que en el desarrollo del mismo alcanzara a tener vigencia, además de tales Decisiones, la 344. Prevén las disposiciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invocan como quebrantadas: “ Art. 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”. “Art. 67. Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el

certificado de registro”. Prevé el artículo 85 de la Decisión 313: “Vencido el plazo establecido en el artículo 82 sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Para la mejor comprensión de los cargos en estudio es menester tener en cuenta lo acontecido durante el trámite de la solicitud de la actora. Según se lee en el texto de la Resolución núm. 50559 de 21 de diciembre de 1.994, acusada, el 4 de octubre de 1.985 se solicitó el registro de la marca GOLOSIA para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 (folio 3). Conforme obra a folio 12, el 22 de diciembre de 1.986 se le advirtió al apoderado de la sociedad solicitante que “la Marca Solicitada no es susceptible de registro, por encuadrar ésta dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal F del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena”, ya que se encontraba registrada con anterioridad la marca GOLOSAS en favor de Industrias Alimenticias Noel (folio 13). Además, se le confirió un término de 30 días para responder a la objeción. A folios 14 a 15, obra un escrito del apoderado de la sociedad respondiendo a la advertencia que le hizo la entidad demandada en el cual insiste en la solicitud , aduciendo, entre otros aspectos, que la marca GOLOSAS es irregistrable por lo

cual, aún de oficio debe anularse el registro de la misma y ordenarse la publicación del extracto de la solicitud de la marca GOLOSIA en la Gaceta de Propiedad Industrial. El 12 de agosto de 1.994, según obra a folio 16, se ordenó la publicación del extracto de dicha solicitud. A juicio de la sociedad demandante, las disposiciones antes transcritas se aplicaron indebidamente porque al haberse ordenado la publicación del extracto de la solicitud el 12 de agosto de 1.994, con ello quedaba desvirtuada la advertencia de irregistrabilidad que se le había hecho y se imponía para la Administración indefectiblemente el registro de la marca y no un segundo examen de fondo, como se hizo. Sobre el particular, cabe tener en cuenta lo siguiente: Si el acto administrativo expreso acusado se hubiera expedido bajo la vigencia de la Decisión 85, la Administración no habría debido ordenar la publicación del extracto de la solicitud de la actora, pues ya había advertido una causal de irregistrabilidad. Así se deduce inequívocamente del contenido de los artículos 62 y 64 de la Decisión 85, que ante el evento de que la solicitud no reúna los requisitos, entre otros, del artículo 58, que consagra las causales de irregistrabilidad, prevé el rechazo de la misma; y 65 ibídem, que sólo autoriza la publicación si la solicitud no merece observaciones. Como lo precisó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, en vigencia de las Decisiones 313 y 344 el procedimiento varió en relación con el previsto en la Decisión 85, pues en aquéllas el examen de registrabilidad de la marca se dividió en dos

etapas: una referente al análisis de los requisitos formales, a que se refiere el artículo 80, que puede dar lugar al rechazo si no se han cumplido dichos requisitos, o a la publicación del extracto, si se dio cumplimiento a los mismos, y otra referente a la etapa de observaciones. En vigencia de la Decisión 85 la publicación del extracto se hacía después del examen de fondo, en cambio en el régimen de las Decisiones 313 y 344 la publicación es previa al examen de fondo. Como quiera que cuando se ordenó la publicación del extracto de la solicitud de la actora, esto es, el 12 de agosto de 1.994, estaba vigente la Decisión 344, en la cual, como ya se dijo, la publicación es previa al examen de fondo, nada impedía a la Administración hacer éste después de ordenada la publicación, como en efecto lo hizo. Por el contrario, estaba la entidad pública demandada en la obligación de hacerlo, pues las normas que regulan el procedimiento que debe llevarse a cabo en el trámite de una solicitud de marcas son de orden público y, por ende, de obligatorio cumplimiento. Por las razones antes expresadas no resultan de recibo los cargos 1º a 3º de la demanda. En lo que respecta al 4º cargo de violación, referente a la transgresión de los artículos 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6º del artículo 3º del C.C.A., tampoco tiene vocación de prosperidad, ya que, de una parte, ni en los hechos de la demanda ni en el concepto de la violación correspondiente a este cargo la sociedad actora explica en qué consiste el

desconocimiento de los principios de igualdad y de imparcialidad y, de la otra, en parte alguna del expediente aparece acreditado que en el estudio de fondo que se le hizo a la marca en cuestión se hubiera rendido concepto favorable sobre la registrabilidad de la misma. Aparece sí una constancia de que la solicitud de la marca “cumplió con los requisitos de forma”, que difieren de los de fondo. Por lo demás, en el evento de que hubiera habido un concepto de fondo favorable, previo a la expedición de los actos administrativos acusados, que no se hubiera tenido en cuenta, tal circunstancia no implicaría la transgresión de tales normas. Atendiendo las reglas que señala el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena para el examen que debe hacerse a una marca para efectos de verificar si es susceptible de confusión con otra, es decir, teniendo en cuenta el cotejo de las marcas, la visión en su conjunto de las mismas y las semejanzas entre una y otra, la Sala concluye, sin que para ello requiera hacer mayores lucubraciones, que las marcas GOLOSAS y GOLOSIA, desde el punto de vista fonético, gramatical, ortográfico y conceptual son confundibles, dada su similitud. Teniendo en cuenta lo anterior no están llamados a prosperar los cargos 5º y a 7º, pues la marca cuestionada estaba incursa dentro de una causal de irregistrabilidad, habida cuenta que la marca GOLOSAS había sido registrada con anterioridad en favor de Industrias Alimenticias Noel, para amparar productos comprendidos en la misma clase que la marca GOLOSIA objeto de los actos administrativos acusados. Por lo mismo dicha marca no era suficientemente

distintiva y, en consecuencia, la entidad pública demandada adoptó la medida adecuada para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias que regulan la materia marcaria. En conclusión, las súplicas de la demanda habrán de denegarse y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. Devuélvase a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE EN LOS ANALES DEL CONSEJO DE

ESTADO Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 1.998

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA