CE-SEC1-EXP1998-N3384

IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Similitud Ortográfica y Fonética La administración obró conforme a derecho al negar la solicitud de registro como marca del signo "POLIFOAM", con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del art. 83 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que globalmente analizada y cotejada desde los puntos de vista ortográfico, visual y fonético con la marca "POLIFOM", registrada con anterioridad a nombre de la sociedad TEXTILES TELARAÑA S.A., se asemeja en tal forma a ésta última, que indudablemente podría inducir al público a error, no sólo por cuanto se solicitó para amparar los mismos productos o servicios de la ya registrada, sino por el hecho de que una sola letra que diferencie a las mismas, a pesar del carácter genérico del elemento inicial que las conforma o integra, es decir "POLI", no desvanece a haría desaparecer la posibilidad de inducir a dicho error, al creer que con una misma marca está adquiriendo productos del mismo empresario, o que el producto con marca similar, también proviene del mismo origen o fuente empresarial, como se expresa en la referida interpretación prejudicial. REGISTRO DE MARCA - Improcedencia / VIOLACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD - Inexistencia El que en anteriores ocasiones la administración haya registrado a nombre de diferentes personas varias marcas de productos que consisten en modificación del signo "POLI", no puede alegarse válidamente, ni constituir obstáculo legal para negar el registro de la expresión solicitada como marca, "porque a cada marca rodean circunstancias especiales y peculiaridades distintas que provocan

diferentes resoluciones". Además, se hace notar a la parte actora, que en el asunto sub examine no se discute un caso o situación idéntico a otros, que permita aducir la violación del principio de igualdad de todas las personas ante la ley, ya que se trata de marcas diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual respecto de los componentes adicionales a la expresión POLI. En segundo lugar, la Sala considera que si bien el citado artículo 58 de la Carta Política garantiza "....los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles...", la circunstancia de haberse negado por la parte demandada el registro de la marca pedida, a pesar de haber concedido con anterioridad en favor de la actora el registro de la marca "POLICOTTON", en ningún momento implica la violación de la indicada norma, por la simple razón de que los actos administrativos acusados no desconocen la titularidad de la demandante sobre la citada marca "POLICOTTON", pues mediante ellos se negó el registro de la marca "POLIFOAM", que es diferente de aquella.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho Radicación número: 3384

Actor: SOCIEDAD ESPUMAS PLÁSTICAS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, instaurada por

la Sociedad Espumas Plásticas Ltda., por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 50565 de 21 de diciembre de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro a su nombre de la marca “POLIFOAM”, para distinguir productos de que trata la clase 24 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y del acto administrativo presunto por el cual se resolvió de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la mencionada resolución. A título de restablecimiento del derecho se solicita ordenar el registro a nombre de la actora de la referida marca por el término de diez (10) años. I.- ANTECEDENTES a.- Los hechos de la demanda Ellos son, en resumen, los siguientes (fls. 20 a 22): 1.- La parte actora solicitó el registro de la marca POLIFOAM para distinguir productos de la clase 24 Internacional, y publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros. 2.- A pesar de lo anterior, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual se negó el registro solicitado, argumentando que la marca POLIFOAM encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, “...que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puede inducir al público a error”, toda vez que entre la expresión cuyo registro se solicitó y la marca POLIFOM, para distinguir todos los productos comprendidos en la misma clase 24, esta última registrada a nombre de TEXTILES TELARAÑA S.A. según certificado No. 96914, vigente hasta febrero 28 del año 2002, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error. También se consigna en la parte motiva de dicho acto, que “basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros, o sobre si está incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad”. 3.- Contra la mencionada decisión se interpuso recurso de apelación, con base en los siguientes argumentos: a) Una sola letra como parámetro diferenciador no puede ser el fundamento de la negación de un registro, como en el caso de FOLIFOAM con POLIFOM. b) POLI es una voz castiza que significa pluralidad o abundancia. c) POLI es un elemento común en una serie de expresiones que son objeto de registro. No constituyen la esencia de la marca, dado que ésta se configura cuando se le adicionan letras que puedan variar la expresión, como es el

caso de FOAM. d) En la clase 24 aparecen registradas las siguientes marcas que incluyen el genérico POLI: CERTIFICADO MARCA CLASE 121699 POLIFEX 24 128668 POLITRON 24 129627 POLITRON 24 135115 POLICOTTON 24 e) Por lo anterior, es procedente el registro de la marca solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 24 Internacional. b.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación La demandante considera que los actos acusados violan las siguientes normas, por las razones que se sintetizan a continuación bajo la forma de cargos (fls. 23 a 31): Primer Cargo.- Se violó el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83, literal a) ibídem; el primero por aplicación indebida, y el segundo por interpretación errónea, pues al efectuar la Administración el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca pedida, no observó que ella no incurría en la causal de irregistrabilidad que se invocó en su contra, es decir, la contenida en el citado artículo 83, literal a), que prohibe registrar como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, presenten como impedimento el que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En efecto, cuando se hizo el examen de registrabilidad, la parte demandada dictaminó que la marca “POLIFOAM” era confundible con la marca

“POLIFOM”, sin tener en cuenta que la primera de ellas, clase 24, constituye una modificación al signo genérico POLI, clase 24, y que en reiteradas ocasiones ha estimado que todo signo que constituya modificación a un signo genérico o descriptivo, es susceptible de registro como marca para distinguir los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo genérico o descriptivo. La parte demandada tampoco tuvo en cuenta que POLI es un radical con el que se designan los productos elaborados a base de poliester, por lo cual, al no ser novedoso ni arbitrario, es de dominio público. Así las cosas, para determinar la procedencia del registro o no de la marca “POLIFOAM”, teniendo en cuenta que éste fue negado por estar registrada con anterioridad la marca “POLIFOM”, se requiere cotejar los signos FOM y FOAM, como sufijos de la expresión POLI, de lo cual resulta lo siguiente: a) Los signos FOM y FOAM son arbitrarios o de fantasía, vale decir, no son voces castizas. b) Gráficamente tienen diferente presentación. c) Desde el punto de vista gramatical, son diferentes: FOM está compuesto por 3 letras (dos consonantes y una vocal), y FOAM por cuatro letras (dos consonantes y dos vocales). d) Desde el punto de vista fonético, son distintivos: FOM es monosílabo, y FOAM es bisílabo. La pronunciación del primero se hace en un tiempo, y la del segundo en dos tiempos. Además, si bien ambos terminan en M, su pronunciación es diferente. Segundo Cargo.- Se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso sexto del artículo 3º del C.C.A., pues la parte

demandada, desconociendo los principios de igualdad de las personas ante la ley, y de imparcialidad de las autoridades administrativas, negó el registro de la mencionada marca, a pesar de estar registradas a nombre de diferentes titulares varias marcas distintivas de productos que consisten en modificaciones del signo POLI. Tercer Cargo.- Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la parte demandada no aplicó correctamente las disposiciones contenidas en dicha Decisión sobre registro de marcas. De haberlo hecho en forma correcta, habría advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que se expidió el acto acusado, concedió a nombre de diferentes titulares el registro de varias marcas, que consisten en la modificación del signo POLI. Cuarto Cargo.- Se violó el artículo 81 de la referida Decisión 344, toda vez que la parte demandada ignoró que la marca “POLIFOAM” es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, al igual que es idónea para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 24, de los productos idénticos o similares producidos y/o comercializados por cualquiera otra empresa. Quinto Cargo.- Se violó el artículo 58 de la Constitución, pues los actos acusados no garantizan los derechos adquiridos por la actora sobre la marca POLICOTTON, clase 24. Es decir, se negó el registro de la marca “POLIFOAM”, a pesar de estar registrada a su nombre la marca POLICOTTON, que es similar y que

distingue la misma clase de productos. c.- Las razones de la defensa Ellas son, en resumen, las siguientes, expresadas en la contestación de la demanda y en el alegato de conclusión (fls. 108 a 112 y 170 a 173): Los actos acusados se expidieron con fundamento en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, luego de efectuar el respectivo examen de la marca “POLIFOAM”, cuyo registro se solicitó para distinguir productos de la clase 24, que llevó a concluir que dicha expresión se asemeja literal, ortográfica y fonéticamente a la marca “POLIFOM”, registrada con anterioridad a nombre de la sociedad TEXTILES TELARAÑA S.A., por lo cual induciría al público consumidor a error si coexistieran en el mercado, como se señaló en la motivación del primero de los actos acusados. Se precisa que si bien una vez publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca “POLIFOAM” en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Administración examinara la registrabilidad de la misma y decidiera sobre su otorgamiento o denegación, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la referida Decisión 344. d.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 14 de julio de 1995, se dispuso la admisión de la demanda

y se ordenó darle el trámite de rigor (fls. 39 a 42). A pesar de que la antedicha providencia le fue notificada personalmente a la sociedad TEXTILES TELARAÑA S.A. (fl. 106), como persona jurídica directamente interesada en las resultas del proceso, no se hizo parte en el curso del mismo. Mediante providencia de 7 de diciembre de 1995, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las solicitadas por las partes, salvo las que allí mismo se denegaron (fls. 119 a 122). Por auto de 15 de febrero de 1996, se dispuso suspender el proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (fls. 133 a 135), el cual, mediante providencia intitulada “PROCESO 18-18-96”, se pronunció sobre la solicitud que le fue formulada, con fecha 29 de octubre de 1997. Dentro del término de traslado concedido a las partes para alegar de conclusión y a la Agente del Ministerio Público para emitir su concepto, la parte demandada y la mencionada funcionaria presentaron los escritos que obran a folios 170 a 173 y 174, respectivamente. II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO En el escrito que lo contiene, la señora Procuradora Novena Delegada ante esta Corporación, manifiesta que “dado que de conformidad con el artículo 31 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el numeral 16 del artículo 150 de la Constitución Política...” la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto,

“...es de obligatorio cumplimiento, estima esta Agencia del Ministerio Público que su intervención en el caso sub-judice carece de relievancia jurídica”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La parte demandada motivó la decisión de negar el registro de la marca POLIFOAM (Resolución No. 50565 de 21 de diciembre de 1994), con base en las siguientes consideraciones: “PRIMERO: Que el 5 de Diciembre de 1989 se solicitó el registro de la expresión POLIFOAM para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 24a del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, por la sociedad ESPUMAS PLASTICAS S.A. “SEGUNDO: Que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones por parte de terceros. “TERCERO: Que la marca POLIFOM, para distinguir todos los productos comprendidos en la misma clase 24, está registrada con certificado 96914, cuyo titular es la sociedad TEXTILES TELARAÑA S.A., vigente hasta el 28 de Febrero del 2002. “CUARTO: Que el signo POLIFOAM cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad específicamente la contenida en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puede inducir al público a error. “QUINTO: Que la comparación entre dos signos, implica establecer las semejanzas que entre ellas (sic) existan para determinar si es

posible que confundan al público consumidor o no. En este caso entre la expresión que se solicita POLIFOAM y la marca registrada por un tercero POLIFOM, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error. Basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje, en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros, o sobre si está incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad”. En la interpretación prejudicial de las normas del Ordenamiento Comunitario Andino, cuya violación se aduce en la demanda, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluyó lo siguiente: “1. La no presentación de observaciones por parte de terceros que tengan interés legítimo, no impide que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de una marca. “2. La norma comunitaria es clara al disponer la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación a derechos de terceros, sean idénticos o semejantes para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que el uso de la marca pueda inducir al público a error. “3. Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios, en el examen de registrabilidad, obligatorio para el funcionario, deberá analizarse los signos en su conjunto; y si del análisis realizado en esta forma resultare una semejanza ortográfica

o fonética -y mucho más si es al mismo tiempo ortográfica y fonéticaque pudiere inducir a error al consumidor, la Oficina Nacional Competente deberá denegar la solicitud de registro. “4. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 están orientados a perfeccionar y unificar los procedimientos administrativos de los Países Miembros, para consolidar un régimen común no sólo para el registro de marcas sino también de patentes, el cual garantice la mejor aplicación de las disposiciones sobre la materia contenidas en el Derecho Comunitario. “5. Una resolución administrativa dictada dentro de la competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sea aprobatorios o denegatorios de una solicitud de registro, no puede constituir una violación de la obligación general que tienen los Países Miembros de conformar su conducta al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”. El texto de las normas que la parte actora considera violadas por los actos acusados, es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “ARTICULO 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá como marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “ARTICULO 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al

público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “.....”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. “Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial , a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”. “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia “Artículo 5º.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las

medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. “Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. CONSTITUCION POLITICA “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica...”. “Artículo 58. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos por leyes posteriores...”. CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO “Artículo 3.- ... “En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos...”. Transcritas como se encuentran las normas que se consideran como violadas, y la interpretación prejudicial que de las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena efectuó el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, procede la Sala a pronunciarse respecto de las acusaciones formuladas en la demanda, así: En relación con el primer cargo.- Estima la parte actora que se

violó el artículo 96 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 83, literal a) ibídem, por cuanto al realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca POLIFOAM, la Administración consideró que era confundible con la marca POLIFOM, registrada anteriormente, sin tener en cuenta que la primera de ellas constituye una modificación del signo genérico POLI, y que en reiteradas ocasiones ha estimado que todo signo que constituya modificación a un signo de dicha naturaleza, es susceptible de registrarse como marca para distinguir productos o servicios que se identifican con el respectivo signo genérico. Sobre el particular, la Sala considera que la referida acusación adolece de vocación de prosperar, por las siguientes razones: 1.- En la tantas veces mencionada interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, luego de puntualizar el concepto de “MARCA”, los “requisitos que debe reunir un signo para ser registrable”, la “perceptibilidad”, la “distintividad” y su “representación gráfica”, centra su análisis en el examen de la registrabilidad de las mismas, en los términos que se transcriben a continuación, concretamente referidos al caso que ocupa la atención de la Sala: “El examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la Oficina Nacional Competente. De las pruebas y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. Al examinar dichos signos, se debe utilizar un criterio ‘discrecional que, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser

tenidas en cuenta’ (Proceso 1-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988). “El artículo 96 de la Decisión 344 impone la obligación a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, el cual procederá tanto en los casos sobre los cuales se han presentado observaciones como aquellos en que no existan. Expresa la norma que ‘vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca’; el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “La facultad de la Oficina Nacional Competente para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. Al realizar el examen, el signo debe reunir los requisitos del artículo 81 y verificar si el mismo, no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. “Análisis en Conjunto de los Elementos de la Marca “La Oficina Nacional Competente, al realizar el examen de registrabilidad de la marca, debe desplegar ‘toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen el signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les

considera aisladamentedesaparezca, porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca...’ (Proceso 20IP-96, G.O. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997). “La confusión entre signos se dá por los elementos similares de las marcas y no por sus desemejanzas, de ahí que es importante apreciar las marcas en su conjunto. ‘Es un aspecto secundario el número o clases de desemejanzas que posea una marca respecto de otra, ya que puede darse el caso, que por el parecido de sólo uno o dos elementos que la componen, se produzca confusión.’ (CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas, Lima-Perú, Cultural Cuzco S.A., 1992, p.119). “De lo señalado y aplicando al caso, puede decirse que el argumento utilizado por la demandante de que, ‘una sola letra como parámetro diferenciador no puede ser el fundamento de la negación de un registro, como en el caso de POLIFOAM con POLIFON.’, no es convincente, por cuanto ésta es precisamente la razón por la cual se niega el registro de la marca: mientras menos letras separen a los signos semejantes, más lejana será la posibilidad de poder darle al segundo signo, la calidad de marca. El punto no está en discutir, si POLI, que es un elemento común de una serie de expresiones objeto de registro, es el fundamento por el cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio niega el registro de la marca POLIFOAM; sino, el de analizar la marca en su

conjunto, ya que de está (sic) forma produce una impresión distinta a la que se tendría sí se analiza sus elementos en forma separada. “SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS O SOLICITADOS “Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca POLIFOAM frente a la marca ya registrada POLIFOM, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza ‘ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error’, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de marcas de signos que ‘sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error’. “Está (sic) disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparan los mismos productos o servicios y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirlo a confusión o error, al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o, que el producto con la marca similar también proviene del mismo origen o fuente empresarial. El error en el producto mismo y el error en el origen empresarial - no geográficodel producto, es el que trata de evitar está (sic) norma. “EL RIESGO DE CONFUSIÓN “‘La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido

de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva’. (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994). “Para determinar una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual. Tal ha sido la doctrina jurisprudencial de este Tribunal respecto d