CE-SEC1-EXP1998-N3419

REGISTRO DE MARCA - Procedencia / CONFUSION DE MARCA -Inexistencia / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Improcedencia / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CARTAGENA - Interpretación prejudicial / SEFRITA Para la Sala, de los análisis y precisiones hechas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial rendida en este proceso el 30 de julio de 1997, se deduce claramente que al signo "SEFRITA" no puede atribuírsele posibilidad alguna de confusión susceptible de inducir al público a error frente a los signos "FRYTOS" y "SOFRITO CRIOLLO" y, por tal razón, no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma que constituye el fundamento de los actos acusados. En efecto, de los términos de la referida Interpretación Prejudicial se infiere que los tres mencionados signos se encuentran dentro de la categoría de evocativos, respecto de los cuales el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha dicho "que en la medida en que estos pueden servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que - por ser factibles de utilizarse en varios productosafectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilen a aquéllos", y que "...al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. Si se aprecian los signos "SEFRYTA", "FRYTOS",

"SOFRITO CRIOLLO" en una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, es decir, si se compara la totalidad de los elementos que componen el primero de dichos signos, frente a la totalidad de los que integran los dos restantes, es evidente que el signo "SEFRITA" no genera confusión alguna por similitud fonética y gráfica con los signos "FRYTOS" Y "SOFRITO CRIOLLO" SIGNOS DESCRIPTIVOS / SIGNOS EVOCATIVOS - Categorías No existe límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponde también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de esfuerzo imaginativo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho Radicación número: 3419

Actor: SOCIEDAD GRASAS VEGETALES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, instaurada por la Sociedad Grasas Vegetales S.A., por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., con el fin de obtener la declaratoria

de nulidad de la Resolución núm. 5130 de 14 de marzo de 1995, “por la cual se deciden unas oposiciones y se niega un registro”, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución antes citada. A título de restablecimiento del derecho se solicita declarar infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades Industria Nacional de Conservas S.A. y Productos Yupi S.A., y se ordene el registro a nombre de la actora, por el período de 10 años, de la marca “SEFRITA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. I.- ANTECEDENTES a.- Los hechos de la demanda Ellos pueden resumirse así (fls. 38 a 41): a) La parte actora solicitó el registro de la marca "SEFRITA" para distinguir productos comprendidos en la clase 30 y publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la Sociedad Productos Yupi S.A. formuló oposición al registro de dicha marca, argumentando que ella es confundible con la marca "FRYTOS" clase 30, de su propiedad, e igualmente lo hizo la Sociedad Industria Nacional de Conservas S.A., con el argumento de que la marca "SEFRITA" es confundible con la marca "SOFRITO CRIOLLO", clase 29, de su propiedad. b) Tramitadas las oposiciones, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se

demanda, por medio de la cual decidió declarar fundadas las oposiciones formuladas, y en consecuencia, negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en las siguientes consideraciones principales : "PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir '... los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error...'. "(...). "TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad en el caso que nos ocupa, implica comparar la marca que se pretende registrar y las opositoras. En opinión de este despacho, existen semejanzas tanto respecto de la marca SOFRITO CRIOLLO (OPOSITORA) con SEFRITA (SOLICITADA), como respecto de la marca opositora FRYTOS, de tal manera que mal pueden coexistir en el mercado pues inducirían al público a error, teniendo en cuenta que identifica productos entre los cuales hay una similitud dada por el mismo consumidor, para quien lo primordial es la finalidad o uso de producto, su aplicación práctica y su utilización normal; de tal manera que, productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de prestar una similitud real para el consumidor. "En el caso que nos ocupa, las marcas registradas por los opositores identifican no solo productos de la misma clase en la que se solicita el registro (clase 30), sino también productos similares (clase 29). En

consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena". c) Contra la resolución antes referida se interpuso el recurso de apelación, el cual se fundamentó, básicamente en lo siguiente: - Que el signo FRITO es común a los signos opositores, por lo cual no se entiende cómo se niega el registro del signo "SEFRITA" en la clase 30 Internacional. - Que en razón a que el signo FRITO corresponde a un concepto genérico y de uso común en la clase 29 Internacional, clase cuya naturaleza es semejante a la clase 30 Internacional, como se expresa en la resolución apelada, no se entiende cómo se permite su uso en unos signos y se niega en otros. - Que es notorio que el signo SEFRITAS se encuentra formado por los signos SE + FRITA, donde el primero le da distintividad y, en tal virtud, lo hace registrable. - Que el signo SEFRITA (NOMINATIVA) tiene la suficiente fuerza distintiva para que los consumidores puedan diferenciar los productos que distingue, de otros iguales o similares. - Que de ser correctos los argumentos expuestos en la resolución acusada, la Superintendencia de Industria y Comercio no habría concedido el registro de las marcas LEFRIT Y SOFRITO CRIOLLO, pues en ellas es común el signo FRIT. - Que en consecuencia, la expresión SEFRITA puede registrarse como marca, pues se trata de un signo compuesto, fantástico y distintivo. b.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de

violación La actora considera que los actos acusados incurren en violación de las siguientes normas, por las razones que se sintetizan a continuación bajo la forma de cargos: Primer cargo.- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la demandada ignoró que la marca “SEFRITA” es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica. También se ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 30, de los productos o servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por cualquiera otra persona. La marca “SEFRITA” es un signo perceptible, porque se percibe por los sentidos de la audición y la visión. Se fija rápidamente en la mente del público, quien, además de asimilar con facilidad el sonido de una palabra, lo retiene mejor si presenta una evocación especial, vale decir, una idea conceptual. Es distintivo, porque es individual y singular, de suerte que puede diferenciarse de cualquier otro. Es susceptible de representación gráfica, pues se compone de la especial combinación de dos palabras. Segundo cargo.- Se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83, literal a) ibídem, porque al efectuar el examen de la marca “SEFRITA” clase 30, la demandada determinó, sin ser correcto, que era confundible con las marcas “FRYTOS” y “SOFRITO CRIOLLO”, para distinguir los mismos productos y los de similar naturaleza. La demandada no tuvo en cuenta que los signos “SEFRITA” clase 30,

“FRYTOS” clase 30, y “SOFRITO CRIOLLO” clase 29, son típicas modificaciones del signo genérico FREIR, descriptivo de los productos comprendidos en la clase 29, y que en reiteradas ocasiones ha estimado que todo signo que constituya una modificación de un signo genérico o descriptivo, es susceptible de registro como marca distintiva de los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo genérico o descriptivo. Si se coteja la composición de los tres mencionados signos, para determinar la procedencia del registro del primero de ellos como marca, se tiene que todos ellos son arbitrarios o de fantasía, vale decir, no son voces castizas. Además, gráficamente tienen distinta presentación; desde el punto de vista gramatical son diferentes, pues “SEFRITA” está compuesto por 7 letras, “FRYTOS” por 6, y “SOFRITO CRIOLLO” por dos palabras y 14 letras, y, desde el punto de vista fonético, se tiene que “SEFRITA” es trisílabo, “FRYTOS” bisílabo, y “SOFRITO CRIOLLO” polisílabo. La pronunciación del primero se hace en tres tiempos, la del segundo en dos y la del tercero en varios tiempos. Tercer cargo.- Se violó el artículo 13 de la Carta Política, en concordancia con el inciso 6º del artículo 3º del C.C.A., por cuanto la demandada desconociendo los principios de igualdad de las personas ante la ley, y de imparcialidad de las autoridades administrativas, negó a la actora el registro de la marca “SEFRITA”, clase 30, no obstante estar registradas a nombre de diferentes

titulares, varias marcas distintivas de la misma o similar clase de productos, que consisten en modificaciones al signo FREIR, descriptivo de los productos comprendidos en la clase 29, que son los de similar naturaleza a los productos comprendidos en la clase 30. Cuarto cargo.- Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5º del tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la demandada no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la citada Decisión 344 sobre registros de marcas. De haberlo hecho en forma correcta, habría advertido que en la aplicación de las mismas o idénticas disposiciones, y, con anterioridad a la fecha en que se expidió el acto expreso acusado, concedió a nombre de diferentes titulares el registro de varias marcas (ya citadas), que consisten en la modificación del signo FREIR. Además, la demandada no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca. c.- Las razones de la defensa Ellas son, en resumen, las siguientes: Los actos acusados no incurren en violación de las normas que se indican en la demanda, pues de los documentos que obran en el expediente administrativo, se concluye en forma clara que la demandada se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Luego de efectuar el correspondiente estudio de confundibilidad entre “SEFRITA” (solicitada), “FRYTOS” (registrada), y “SOFRITO CRIOLLO” (registrada)

la parte demandada concluyó acertadamente “...que entre las dos (sic) expresiones existen evidentes semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que pueden inducir al público a error”. d.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A. , a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 24 de agosto de 1995, se dispuso la admisión de la demanda y se ordenó darle el trámite de rigor (fls. 57 a 60). Mediante providencia de 12 de abril de 1996 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron como tales las solicitadas por las partes actora y demandada (fls. 156 a 158). Por auto de 12 de junio de 1996, se dispuso suspender el proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (fls. 172 a 174), el cual, mediante sentencia de 30 de julio de 1997 (fls. 185 a 197), se manifestó sobre la solicitud que le fue formulada. Dentro del término de traslado concedido a las partes para alegar de conclusión y al Agente del Ministerio Público para emitir su concepto, la partes actora y demandada y el mencionado funcionario presentaron los escritos que obran a folios 200 a 215. Se hace notar que no obstante haberles sido notificado personalmente el auto admisorio de la demanda a los representantes legales de las sociedades Productos Yupi S.A., e Industria Nacional de Conservas S.A., como directamente interesadas en las resultas del proceso, no comparecieron

durante su trámite al mismo. II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO En el escrito que lo contiene, la señora Procuradora Novena Delegada ante esta Corporación estima que los actos acusados desconocieron los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en razón de lo cual solicita acceder a las pretensiones de la demanda, porque el único parecido que se presenta entre los signos “SEFRITA”, “FRYTOS” y “SOFRITO CRIOLLO”, es el de que todos ellos utilizan las expresiones genéricas FRITO o FRITA, lo cual hace que sean marcariamente débiles y, por lo mismo, no se puede impedir la inclusión de estas últimas expresiones en otras marcas. Añade, que las marcas “SEFRITA”, “FRYTOS” y “SOFRITO CRIOLLO”, son lo suficientemente distintivas, pues no existe entre ellas similitud gráfica, ortográfica o fonética, que pueda inducir al público consumidor a error si subsisten en el mercado. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Para la Sala, de los análisis y precisiones hechas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso el 30 de julio de 1997 (fls. 185 a 197), se deduce claramente que al signo “SEFRITA” no puede atribuírsele posibilidad alguna de confusión susceptible de inducir al público a error frente a los signos “FRYTOS” y “SOFRITO CRIOLLO” y, por tal razón, no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma

que constituye el fundamento de los actos acusados. En efecto, de los términos de la referida Interpretación Prejudicial se infiere que los tres mencionados signos se encuentran dentro de la categoría de evocativos, respecto de los cuales el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha dicho “que en la medida en que estos pueden servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en varios productosafectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilen a aquellos”, y que “...al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponde también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café o Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. (Rangel Medina, David, ‘Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y

Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas...” (Proceso 7-IP-95, Gaceta Oficial Nº 189, pág. 27, de 15 de septiembre de 1995)” (fl. 194). De otra parte, en la referida Interpretación Prejudicial, también se expresó lo siguiente (fls. 195 a 196): “Para determinar si existe o no confundibilidad, entre el signo por registrar y el registrado o anteriormente solicitado, el examinador debe apreciar los signos en una visión de conjunto, sin realizar una descomposición de su unidad fonética y gráfica. En este sentido, ver Procesos 1-IP-87 Gaceta Oficial 28 de 15 de febrero de 1988; 7-IP95 Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995; 12-IP-95 Gaceta Oficial 199 de 26 de enero de 1996. “La apreciación de conjunto implica una comparación con la totalidad de los elementos que componen el signo frente a la totalidad de los que integran el signo confrontado. Para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética. Por ejemplo, el signo SEFRITA no puede ser dividido en los elementos SE + FRITA y comparar cualquiera de estos elementos con una marca igual o semejante ya registrada o anteriormente solicitada. “De igual manera, cuando las marcas denominativas están compuestas por más de una palabra, la apreciación comparativa se hará con todas las palabras que conforman el signo. Por ejemplo, para determinar si existe el riesgo de confusión entre el signo SOFRITO CRIOLLO frente al signo SEFRITA y el signo FRYTOS es

necesario confrontar todos los elementos integrantes de la marca; así no se pueda comparar exclusivamente alguno de tales elementos que, a simple vista, se consideran semejantes. No puede hacerse la confrontación exclusivamente de las palabras ‘SOFRITO’ con ‘SEFRITA’ y ‘FRYTOS’, pues ello constituiría una descomposición del signo y, la palabra ‘SOFRITO’ por sí misma no constituye el signo del cual se predica la posibilidad de confusión. Es preciso valorar las palabras ‘SOFRITO CRIOLLO’, ‘SEFRITA’ y ‘FRYTOS’, sin dividir la composición integral de la marca”. De acuerdo con los anteriores parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, si se aprecian los signos “SEFRITA”, “FRYTOS” y “SOFRITO CRIOLLO” en una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, es decir, si se compara la totalidad de los elementos que componen el primero de dichos signos, frente a la totalidad de los que integran los dos restantes, es evidente que el signo “SEFRITA” no genera confusión alguna por similitud fonética y gráfica con los signos “FRYTOS” y “SOFRITO CRIOLLO”, por lo cual, desvirtuada la supuesta semejanza entre ellos, que constituyó el fundamento de los actos acusados, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en cuanto a la declaratoria de nulidad de dichos actos, y a ordenar el registro a nombre de la actora, por el período de 10 años, de la marca “SEFRITA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del

artículo 2º del Decreto 755 de 1972, pero denegará la que tiende a que se declaren infundadas las oposiciones formuladas a la solicitud de registro de dicha marca por las sociedades a que atrás se ha hecho mención, puesto que la decisión anulatoria que se adoptará, conlleva implícitamente tal efecto. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, oído el concepto del Agente del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- DECLARASE la nulidad de la Resolución núm. 5130 de 14 de marzo de 1995, “por la cual se deciden unas oposiciones y se niega un registro”, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución. SEGUNDO.- Como consecuencia de la declaratoria anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que proceda a conceder el registro de la marca “SEFRITA” en favor de la Sociedad Grasas Vegetales S.A., por el período de diez (10) años, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. TERCERO.- DENIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO.- Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente. QUINTO.- Publíquese este fallo en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º literal d) del Decreto 209 de 1957. SEXTO.- En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y Cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA