CE-SEC1-EXP1998-N3503

NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO - Inexistencia de Causal de Mala Fe / CAUSAL DE MALA FE PARA IRREGISTRABILIDAD DE MARCAInexistencia / DECISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - Vigencia / CONVENIO INTERNACIONAL - Aplicación Prevalente La segunda solicitud llevada a cabo por Proandex Ltda. para registrar la marca CAROLINA es totalmente independiente de la primera solicitud, pues mediante aquélla no se solicitó la renovación de la marca, sino que se presentó una nueva solicitud tendiente a que se le otorgara el registro de la misma, registro que fue otorgado efectivamente a través de la resolución demandada. Establecido que uno y otro registro son independientes, la Sala deberá entonces establecer si la conducta de Proandex Ltda. encuadra dentro de la causal contenida en el artículo 113, literal c), numeral 1 de la Decisión 344, esto es, cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicita y obtiene el registro de esa marca o de otra confundible con aquélla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. La segunda solicitud de registro de la marca CAROLINA para identificar los productos comprendidos en la clase 29 del Decreto 755 de 1972, por parte de Proandex Ltda., se llevó a cabo el 11 de mayo de 1993, según consta en el timbre del sello de la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, que la nueva solicitud se presentó cuando aún no había entrado en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual, teniendo en cuenta lo conceptuado por el Tribunal Andino de Justicia en el asunto que ocupa la atención de la Sala, en el sentido de

que "La nulidad del registro de una marca por mala fe ha sido considerada en el régimen comunitario de propiedad industrial a partir de la Decisión 344, en vigencia desde el 1 de enero de 1994. Para asuntos anteriores a esa fecha la causal no puede aplicarse por inexistente", es necesario concluir que la Resolución núm. 42815 de 25 de octubre de 1994 no está afectada de nulidad por la causal invocada por la parte actora, esto es, por haber solicitado y obtenido el registro de la marca CAROLINA de mala fe. En efecto, si bien el citado acto fue expedido bajo la vigencia de la Decisión 344, también lo es que cuando se solicitó el registro de esta segunda marca, aún no había entrado en vigencia la citada Decisión. En consecuencia como lo que se castiga es la mala fe del peticionario en la solicitud y obtención del registro, al no haber estado erigida aquélla como causal de nulidad para el 11 de mayo de 1993, fecha de la segunda solicitud que dio como resultado el acto acusado, no puede aplicársele a la sociedad Proandex Ltda. la citada causal de mala fe a la que se refiere el literal c), numeral 1 artículo 113 de la mencionada Decisión 344, norma que fue la única alegada como violada por la sociedad Consorcio Pesquero Carolina S.A. Finalmente, la Sala observa que si bien es cierto que el Tribunal de Justicia Andino señaló que de existir para la fecha de la solicitud o concesión del registro un tratado o convenio internacional que contemple la causal de mala fe, éste deberá ser aplicado si se encuentra vigente, también lo es que la parte actora no adujo tratado o convenio

alguno que contemple dicha causal.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 42815 DE 1994 (25 de octubre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho Radicación número: 3503

Actor: CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad Consorcio Pesquero Carolina S.A., en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra la Resolución núm. 42815 de 25 de octubre de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente núm. 93-386219, mediante la cual se concedió por diez (10) años el registro de la marca CAROLINA

(mixta), para distinguir los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Promotores Andinos de Comercio Exterior Ltda. Proandex Ltda.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del

registro núm. 166.651, correspondiente a la marca CAROLINA, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción; y que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. Mediante Escritura Pública núm. 978 de 1º de diciembre de 1993, la sociedad Inversiones Industriales Carolina S.A. se fusionó con la sociedad Verónica S.A., haciendo su aparición una nueva sociedad, esto es, Consorcio Pesquero Carolina S.A., siendo su objeto social, entre otras actividades, la extracción, transformación, elaboración, envase y comercialización de productos hidrobiológicos de todo tipo de consumo humano directo e indirecto y el procedimiento industrial de los mismos. 2º. Con esta fusión la demandante adquirió la totalidad de los activos de Inversiones Industriales Carolina S.A., incluidos los derechos de propiedad industrial de dicha sociedad, entre ellos, el de la marca CAROLINA, para proteger productos de la clase 29. 3º. Inversiones Industriales Carolina era titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca CAROLINA, clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza desde el año 1972, como consta en el certificado de propiedad núm. 7777, según resolución directorial núm. 2416 de 5 de mayo de 1977, expedida por la Dirección de Propiedad Industrial del Instituto de Investigación Tecnológica

Industrial y de Normas Técnicas de la República del Perú, ITINTEC, mediante la cual se concedió la renovación de la citada marca. 4º. La sociedad Consorcio Pesquero Carolina S.A. es actualmente propietaria en el Perú, país miembro del Pacto Andino, de la marca CAROLINA, para distinguir productos de la clase 29, según certificado núm. 048380, concedido previa resolución divisional núm. 023925 de 19 de abril de 1983, expedida por la División de Marcas de la Dirección de Propiedad Industrial y de Normas Técnicas de la República del Perú, ITINTEC (hoy Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI), en favor de Inversiones Industriales Carolina S.A., hoy Consorcio Pesquero Carolina S.A., certificado que ha sido debidamente renovado y se encuentra vigente hasta el 19 de abril del año 2003. 5º. La expresión CAROLINA está igualmente concedida en el Ecuador, según oficio núm. 0001294 de 5 de septiembre de 1995, expedido por el Secretario General de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, para distinguir productos de la clase 29, en favor de la demandante. 6º. Inversiones Industriales Carolina S.A. procedió igualmente a registrar el nombre comercial CAROLINA en su favor, como consta en el certificado núm. 2794, según resolución directorial núm. 2828 del 28 de marzo de 1979, expedido por el ITINTEC. 7º. Este nombre y marca fueron escogidos por la sociedad,

debido a que el señor Salomón Manzur, primer gerente de la compañía, tiene una hija que lleva tal nombre. 8º. La demandante obtuvo el depósito del nombre comercial Consorcio Pesquero Carolina desde junio de 1994, para distinguir actividades relacionadas con los productos de la clase 29. 9º. A raíz de su crecimiento y mirando nuevos horizontes para la comercialización de sus productos, Inversiones Industriales Carolina S.A. decidió ingresar a Colombia para tal efecto, solicitando y obteniendo a su nombre el primer registro sanitario en el año de 1982, siendo desde esa época titular del mismo, según Resolución núm. 11650 de 29 de septiembre de 1982, expedida por el Ministerio de Salud, mediante la cual se le concedió, por el término de diez (10) años, el registro sanitario núm. A-003718 para importar y vender el producto desmenuzado (grated) de sardinas en aceite vegetal y sal tipo atún, marca CAROLINA, el cual fue renovado mediante Resolución núm. 006731 de 8 de junio de 1995, a nombre de Consorcio Pesquero Carolina S.A., proferida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 10º. El 11 de octubre de 1983, mediante Resolución núm. 11290 del Ministerio de Salud, Inversiones Carolina S.A. obtuvo el registro sanitario núm. RSIAOSMO7783 por el término de diez (10 años), para importar y vender el producto sardinas en salsa de tomate, marca CAROLINA, el cual fue renovado mediante la Resolución núm. 6738 de 8 de junio de 1995, del INVIMA, a nombre de

Consorcio Pesquero Carolina S.A. 11º. Al menos a partir del año 1983, Inversiones Industriales Carolina S.A. comenzó a exportar sus productos identificados de origen con la marca CAROLINA, desde el Perú y hacia Colombia, a través del señor Julián Castaño Mejía, con domicilio en Medellín. 12º. Estos productos fueron de gran acogida por el público consumidor, lo que condujo a su rápida y progresiva difusión en el mercado, llegando ser, inclusive, hoy por hoy, una marca notoriamente conocida, no sólo por el sector pesquero, sino también por el público consumidor en general. 13º. En los años sucesivos y ante la gran demanda de los productos CAROLINA, se comenzó a vender los mismos a otros importadores, tales como Promotores Andinos de Comercio Exterior, Proandex Ltda., Hernán Gaviria Tobón y Cía. D.S.C., Comercializadora Internacional, Pablo Bernal y Cía., Distribuidora La Montaña, Idima Ltda. y Carval de Colombia S. en C.S., consiguiendo así una gran difusión de los productos identificados con la marca CAROLINA en el mercado colombiano. Específicamente a la Sociedad Proandex Ltda., la demandante le vende al menos desde el año 1985 productos enlatados identificados con la marca controvertida y, en consecuencia, aquélla ha venido haciendo uso durante todo este tiempo de la marca citada, de propiedad de Consorcio Pesquero Carolina S.A. 14º. A sabiendas de que la marca CAROLINA era de propiedad de la demandante, Proandex Ltda. solicitó y registró a su nombre dicha marca, para distinguir productos de la clase 29, actuando evidentemente de mala fe,

con el fin de obtener indebidos beneficios y perjudicar directamente a la sociedad actora. 15º. Los artículos producidos y vendidos por la demandante siempre han venido identificados de origen con la marca CAROLINA, y así han venido siendo comprados y comercializados por los importadores colombianos, durante todo el tiempo que han durado estas relaciones comerciales, tanto así que así aparecen identificados en los documentos de comercio exterior, de aduanas y demás. 16º. En ningún momento y por obvias razones la actora ha otorgado autorización a Proandex Ltda. para que registre a su nombre la expresión CAROLINA, pues la misma es y ha sido desde hace muchos años su marca bandera tanto en su actividad de productora en el perú, como en todos aquellos países a donde exporta su producción. 17º. La sociedad demandante ha utilizado a través del tiempo, además de la etiqueta original, otras etiquetas, siendo una de sus últimas creaciones un sello de garantía preimpreso en la lata del producto original. Este sello, al igual que otras etiquetas ha sido plagiado por Proandex Ltda., quien ha solicitado ante las autoridades colombianas y a su nombre, el registro de tales diseños, intentando engañar a la Administración obteniendo un registro marcario que no le pertenece, pues es de creación original de la sociedad actora. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición del acto acusado se violó el numeral 1 del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto es evidente que el registro de la marca CAROLINA (MIXTA), con certificado núm. 166.651, para distinguir productos

de la clase 29, se obtuvo con mala fe por la sociedad Promotores Andinos de Comercio Exterior Ltda. Proandex Ltda., ya que la misma era importadora, distribuidora y usuaria en Colombia de los productos CAROLINA fabricados, envasados y marcados por la demandante desde mucho antes de obtener el registro de la marca mencionada y, por lo tanto, para dicho momento conocía perfectamente la marca CAROLINA y, obviamente, quién era su legítimo propietario y creador, desde varios años atrás. Adicionalmente, es claro que Proandex Ltda. importaba, comercializaba productos y usaba en Colombia, al menos desde 1985, la marca CAROLINA de propiedad de Inversiones Industriales Carolina S.A., hoy Consorcio Pesquero Carolina S.A., a través de su representante, señor Carlos Julio Zequera Romero, con entera mala fe, engañando a la Administración y obteniendo de ella un registro marcario que a todas luces atenta contra el derecho, la moral y la ley. d.- Las razones de la defensa 1De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 265): 1º. - El acto administrativo acusado fue expedido por el Jefe de la División de Propiedad Industrial (hoy de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las renovaciones marcarias. 2º. La Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial, era aplicable valida y legalmente al asunto cuestionado. 3º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 386219, contentivo de la solicitud de registro de la marca CAROLINA, se concluye que la entidad demandada se ajustó al trámite administrativo previsto en materia

marcaria, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. 4º. La oficina nacional competente, habida cuenta de que la solicitante cumplió con los requisitos exigidos en la Decisión 344, ordenó publicar el extracto de la solicitud de registro de la marca CAROLINA en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado oposiciones a la misma, especialmente por parte de la sociedad demandante. 5º. La sociedad peruana Consorcio Pesquero Carolina S.A. no demostró ante la oficina nacional competente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca controvertida. EXCEPCION El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio propone la excepción de inepta demanda, por cuanto la demandante no señaló las normas que considera infringidas por el acto acusado, tal y como lo dispone el artículo 137 numeral 4 del C.C.A. 2.- De Promotores Andinos de Comercio Exterior Ltda. Proandex Ltda. (fls. 265 a 288): 1º. La solicitud para el registro de la marca CAROLINA núm. 386.219 de 11 de mayo de 1993, y que culminara con el registro núm. 166.651, no obedece a mala fe, sino exclusivamente a la intención de Proandex de consolidar sus derechos al registro para dicha marca en Colombia, los cuales datan del 16 de febrero de 1982. 2º. La marca CAROLINA no estaba registrada al momento de solicitarse por primera vez su registro en Colombia, lo que hacía que fuera del dominio público, ya que el registro solicitado en Perú para la citada marca, caducó el 6 de mayo de 1981.

3º. Adicionalmente, para la fecha de 16 de febrero de 1982, los derechos marcarios cobijaban el área territorial del respectivo país andino, no existiendo previsión o causal de anulación u oposición, con base en la existencia de un registro o solicitud previa extranjera andina. 4º. Proandex Ltda. tuvo conciencia de estar actuando conforme a derecho en la obtención de su inicial registro marcario y, en consecuencia, del que solicitó el 11 de mayo de 1993 y que se concedió el 23 de octubre de 1994, mediante la resolución acusada. 5º. No hubo ánimo de apropiarse de esfuerzos ajenos, ya que para el año de 1982, fecha de la primera solicitud de la marca CAROLINA, por parte de Proandex Ltda., dicha expresión no era conocida por los consumidores y no estaba acreditada en el mercado colombiano, hecho que corrobora la parte en su demanda. Los mismos importadores de productos marca CAROLINA a Colombia, afirman en su declaración que sólo hasta 1983 fue que se llevaron a cabo importaciones. De otra parte, la demandante sólo ha probado publicidad efectuada para la marca CAROLINA desde el año de 1984, la cual fue no realizada por ella, sino por uno de sus importadores, y se llevó a cabo sin el consentimiento de Proandex Ltda. 6º. De lo anterior se deduce que no hubo mala fe en la solicitud del registro inicial para la marca controvertida (febrero de 1982) y legítimamente concedido el 3 de marzo de 1986. El título de registro de dicha marca nunca fue entregado por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual es un hecho

ajeno a Proandex Ltda. y de entera responsabilidad de la entidad administrativa, como lo reconoce esta misma en la resolución núm. 28077 de 29 de noviembre de

1993. Los derechos a la obtención del registro de la marca CAROLINA en Colombia, corresponden prioritariamente a Proandex Ltda., por ser ésta la titular de la primera solicitud de registro de la marca en Colombia y ser esta solicitud además anterior a cualquier registro extranjero vigente. 7º. El segundo registro solicitado por Proandex Ltda., objeto de la presente demanda, no tuvo una intención diferente ni le asistió un derecho distinto que el derivado de la primera solicitud de registro de la marca CAROLINA, ya que era dicha compañía quien gozaba de un derecho preferencial al registro en Colombia, por ser la primera titular de la primera solicitud legítima de registro para dicha marca. Con esta segunda solicitud, la compañía no buscaba obtener un beneficio ilegítimo, ni adquirir derechos de terceros en Colombia, los cuales, como ha quedado demostrado, no existen, sino consolidar su derecho preferente al registro, el cual se había dilatado debido a inconvenientes propios de los trámites administrativos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 8º. No existiendo mala fe en la solicitud de registro inicial (1982), no puede tampoco inferirse que existe mala fe en la obtención del registro que ahora es objeto de nulidad. Si no existiera tal antecedente, si la historia de las gestiones tendientes a obtener el registro no las hubiera iniciado Proandex Ltda. desde 1982, y nos atuviéramos exclusivamente al tenor de la disposición que se alega como violada, la resolución acusada sería evidentemente nula. No siendo este el caso,

deberá concluirse que dicho registro no fue obtenido de mala fe. 9º. Para determinar que una marca se ha adquirido de mala fe, dicha intención de aprovechamiento deberá probarse en conjunción con los elementos contemplados en el artículo 113 literal c numeral 1 de la decisión 344, los cuales no han sido probados en este caso. En efecto, frente al requisito de que la marca solicitada o registrada sea igual o confundible con una registrada en el extranjero, debe anotarse que si bien existe un registro extranjero para la marca CAROLINA en Perú, el mismo data del 19 de abril de 1983, es decir, que no es anterior a los derechos preferenciales para obtener la titularidad de la marca en Colombia a nombre de Proandex Ltda, derechos derivados de su solicitud de 16 de febrero de 1982. Al momento de solicitarse por segunda vez la marca, esta solicitud no correspondía a usurpación de derechos de terceros titulares de la marca en el extranjero, sino a la afirmación de un registro solicitado desde 1982. En cuanto al segundo requisito, esto es, que quien solicitó y obtuvo el registro de una marca registrada en el extranjero sea representante, distribuidor o usuario del titular de dicha marca, debe quedar establecido que Proandex Ltda. no tuvo ninguna de las anteriores calidades, con anterioridad a su primera solicitud de registro (1982). No ha existido ni existe ningún contrato de distribución o una relación de representación entre las compañías, ni se ha presentado prueba de ello. De otra parte, de conformidad con los primeros registros sanitarios obtenidos en el país para importar productos marcados CAROLINA, cuya antigüedad no es anterior al 29 de septiembre de 1982, se deduce que no pudo haber importaciones

anteriores a dicha fecha, ni por parte de Proandex Ltda., ni por parte de los demás importadores, y que dicha fecha es posterior a la solicitud de registro presentada por Proandex Ltda. para la marca Carolina en 1982. Las importaciones de productos CAROLINA por parte de Proandex Ltda.se iniciaron en 1983. Es decir, que para 1982, fecha de la primera solicitud, no se había llevado a cabo la primera importación de dichos productos ni por Proandex Ltda. ni por ningún otro importador. Además, para 1982 no existía un titular de registro extranjero, ya que el primer registro peruano para la marca CAROLINA había expirado el 6 de mayo de 1981, según consta en los antecedentes administrativos aportados. No es cierto, por lo tanto, que Proandex Ltda. fuera importadora, distribuidora o usuaria de la marca CAROLINA con anterioridad a su primera solicitud de registro, ni tampoco que el segundo se hubiera solicitado en perjuicio de los intereses de quien era su legítimo propietario, ya que el derecho prioritario al registro de la marca CAROLINA en Colombia, estaba subordinado a la solicitud inicial de 1982 y la demandante no era para esa época, titular de un registro extranjero vigente. Respecto del requisito de que el registro de la marca se haya solicitado y obtenido sin el consentimiento expreso del titular de la marca en el extranjero, se tiene que éste sólo sería necesario en el evento de que dicho titular gozara de derechos anteriores a la solicitud de registro colombiana. Cuando Proandex Ltda. solicitó por primera vez la marca CAROLINA, no existía un titular de registro extranjero y, por lo tanto, en ese momento la misma

era de dominio público. En consecuencia, Proandex Ltda. no estaba obligada a obtener autorización expresa por parte de un tercero. En cuanto a la segunda solicitud y habiendo sido esta solamente necesaria para superar una demora injustificada por parte de la Administración, no se requería asimismo un consentimiento expreso de un tercero, ya que los derechos preferentes al registro de la marca se supeditan, como reiteradamente se ha sostenido, a la fecha de la primera solicitud. 10º. Finalmente, hay que agregar que para que se pueda predicar la mala fe, debe existir un ánimo de aprovechamiento indebido, así como el conocimiento de no estar actuando conforme a derecho, cuestión que no es del caso, ya que Proandex Ltda. no obtuvo ventaja comercial o económica al solicitar el registro de la marca en 1982, pues para dicha epoca los productos marcados CAROLINA todavía no habían sido introducidos en el mercado y, por lo tanto, dicho signo era desconocido por los consumidores y carente de valor. La marca CAROLINA adquirió su verdadero valor mucho después de la solicitud de registro y a partir de 1983, cuando se importaron los productos marcados y se introdujeron en el mercado colombiano. La solicitud de Proandex Ltda. de 1982 se realizó previo estudio de la ausencia de derechos anteriores por parte de terceros en Colombia. No hubo hechos ocultos al titular del registro posterior extranjero, quien conoció en todo momento la existencia de dicha solicitud previa a la que no se opuso en oportunidad alguna. Por lo tanto, no puede predicarse del registro de 25 de octubre de 1994 el que haya existido una mala fe o una vulneración de derechos ajenos en su

obtención, pues la preferencia a obtener el registro de la marca CAROLINA en Colombia estaba en cabeza de Proandex Ltda. Cabe advertir que la demandante tuvo conocimiento desde un principio de la existencia de una solicitud de registro marcario a nombre de Proandex Ltda., tal y como lo reconoce en su declaración el Dr. Alfonso López Roa, representante tanto del Consorcio Pesquero Carolina S.A., como de Proandex Ltda. , y como se desprende de la carta de 18 de noviembre de 1982. 11º. La compañía demandante tuvo conocimiento de la titularidad de la marca en Colombia en cabeza de Proandex Ltda. , pues inició negociaciones con el fin de adquirirla de esta última. La prueba de tales negociaciones y por lo tanto del conocimiento y reconocimiento de la titularidad de la marca, se encuentra en las cartas enviadas por la sociedad actora a Proandex Ltda. 12º. La demandante conoció desde el comienzo de las relaciones comerciales con Proandex Ltda., que ésta solo realizaba importaciones con marcas propias, no siendo la marca CAROLINA la excepción. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 30 de octubre de 1995 se admitió la demanda y se decretó la suspensión provisional del acto acusado, decisión que fue revocada mediante proveído del 22 de marzo de 1996 (fls. 154 y 440, respectivamente). Por auto visible a folio 497 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes que cumplían con los requisitos legales.

Mediante proveído del 15 de marzo de 1996, se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 25 de julio de 1997 dio respuesta a la solicitud de interpretación de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5o. del Tratado que crea el citado tribunal. (fls. 142 a 163). Dentro del término para alegar de conclusión, sólo hizo uso de tal derecho la parte demandante (fl. 166). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El señor Procurador Delegado ante esta Corporación, no rindió concepto. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer término, la Sala expresa que no declarará probada la excepción de inepta demanda propuesta por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto no le asiste razón a éste al afirmar que la demandante no señaló las normas violadas por el acto acusado, pues la misma adujo como norma vulnerada el artículo 113 literal c) numeral 1 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y emitió respecto del mismo el concepto de violación. El contenido del artículo 113, literal c), numeral 1, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es como sigue: “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes

interesadas, cuando: “a) … “c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de esa marca u otra confundible con aquélla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera”. Las pautas fijadas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la interpretación prejudicial de la norma comunitaria que la actora estima violada con el acto acusado, que esta Sala deberá tener en cuenta para adoptar la decisión a proferir, son las siguientes: “La nulidad del registro de una marca por mala fe ha sido considerada en el régimen comunitario de propiedad industrial, a partir de la Decisión 344, en vigencia desde el 1 de Enero de

1994. Para asuntos anteriores a esa fecha la causal no puede aplicarse por inexistente. En consecuencia un registro marcario conferido bajo la Decisión 85, que aparentemente se enmarque en los supuestos de la Decisión 344, artículo 113, literal c.1, sería un acto conferido válidamente, a menos que la causal se encuentre consignada en tratados o convenios internacionales vigentes y aplicables para la fecha de solicitud o concesión del registro. “b) En el caso sub judice, se está solicitando la nulidad de una resolución administrativa emitida por la Oficina Nacional Competente en vigencia de la Decisión 344, esto es, la número 42815 de 25 de octubre de 1994. “c) Deberá establecerse si esa resolución es la continuación

de los derechos marcarios conferidos con la Resolución No. 1361 de 3 de marzo de 1986 a la compañía PROANDEX o es un registro nuevo, independiente del anterior y por lo tanto sujeto a la regulación prevista en la Decisión 344. “d) El registro de la marca en el país del representante o distribuidor o licenciatario, para que opere la mala fe, obviamente debe producirse con posterioridad al inicio de las relaciones comerciales que nacen a raíz o consecuencia de un contrato debidamente suscrito por las partes. En tal virtud, se deberá analizar la existencia o no de tal contrato y la naturaleza del mismo. Si del análisis de esta documentación existente al momento de impugnarse el registro, no se desprende esa conexión o relación jurídica, no se cumpliría con uno de los requisitos para que opere la causal de nulidad consistente en la mala fe. “e) Es necesario, además, llegar a establecer si las relaciones comerciales entre dos empresas se originaron por la representación, la distribución o fue el fruto de un convenio estrictamente de la fabricación de productos vendidos sin marca, para que el tercero impregne a los producto