CE-SEC1-EXP1998-N3541

IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Competencia de su Examen El hecho de que no exista oposición por la parte interesada al registro de la marca, después de realizada la publicación prevista por la ley, no releva a la autoridad nacional competente de realizar el examen de registrabilidad, como tampoco la releva el hecho de que las observaciones invocadas sean desechadas por dicha autoridad, pues el examen de fondo de registrabilidad, de acuerdo con las leyes vigentes, es un deber ineludible de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, independientemente del pronunciamiento que se haya hecho en materia de oposiciones. IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Confundibilidad y Error / REGISTRO DE MARCA - Nulidad por mejor derecho El artículo 81 de la Decisión 344 establece los requisitos para que una marca sea registrable, en el sentido de que los signos deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. De estas tres características, de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, "...la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella", por lo que "...cualquier signo que sea idéntico o se asemeja a una marca anteriomente registrada o solicitada en registro para los mismos productos o servicios, resulta irregistrable a la luz del artículo 83 literal a) de la Decisión 344". Tradicionalmente ha considerado el Tribunal que la confundibilidad y el error constituyen vicios del sistema marcario que generan causal de irregistrabilidad, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas porque tanto la confusión como el error implícito en ella son

elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. Los hechos muestran el mejor derecho de la sociedad CALZADO NOVAL LIMITADA en relación con la marca de su propiedad MIZURO (NOMINATIVA) frente a la marca MIZUNO (NOMINATIVA), de propiedad de la sociedad CALZADO OLEGARIOS LIMITADA, por la cual habrá de decretarse la nulidad del acto acusado y ordenarse el correspondiente restablecimiento del derecho.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Santa Fe de Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1.998) Radicación número: 3541

Actor: SOCIEDAD CALZADO NOVAL LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Procede la Sala a decidir, en única instancia, el proceso que la sociedad CALZADO NOVAL LIMITADA, a través de apoderado, ha instaurado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado,

contra CALZADO OLEGARIOS LIMITADA.

I -ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1.1 Las pretensiones de la demanda.

La parte actora solicita lo siguiente: 1ª Que se declare la nulidad de la resolución núm. 22.040 de 30

de mayo de 1994, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MIZUNO (Nominativa), a nombre de la sociedad CALZADO OLEGARIOS LIMITADA; 2ª Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 160.772 de 30 de mayo de 1994, correspondiente a la marca MIZUNO (Nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; 3ª En subsidio, que se ordene la cancelación del registro núm. 160.722 de 30 de mayo de 1994, arriba referenciado; 4ª Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 5ª Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.2 Los hechos Las anteriores pretensiones están fundamentadas en los hechos siguientes: 1) La sociedad CALZADO OLEGARIOS LIMITADA presentó solicitud de registro de la marca MIZUNO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 397 de 11 de marzo de 1994, correspondiéndole el expediente administrativo núm. 92.339.603. 2) Surtido el trámite legal, la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución núm. 22.040 de 30 de mayo de 1994, por medio de la cual concedió el registro de la marca solicitada a la sociedad CALZADO OLEGARIOS LIMITADA. 3) La marca MIZUNO (Nominativa) que distingue productos de la Clase 25 es esencialmente semejante a la MIZURO (Nominativa), Certificado núm. 140.919, para distinguir productos comprendidos en la misma clase, registrada con anterioridad a nombre de la sociedad CALZADO NOVAL LIMITADA. 1.3 Normas violadas y el concepto de la violación Artículos 81, 83 literal a), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 58 de la Constitución Política y 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo. Los cargos de violación son los siguientes: a) El artículo 81 de la Decisión 344 , cuyo texto prevé que puedan registrarse como marcas “los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”, por cuanto la entidad demandada ignoró que la marca MIZUNO (NOMINATIVA) carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional, pues la distintividad “…es un carácter que le da a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé lugar a confusiones con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos”, como sucede en el caso de autos. En efecto, el signo MIZUNO (NOMINATIVA) es totalmente confundible con el signo MIZURO

(NOMINATIVA), razón por la cual aquél no es idóneo para distinguir en el mercado los productos fabricados y comercializados por el tercero interesado de los productos y servicios idénticos o similares fabricados y comercializados por la sociedad demandante. b) El artículo 83 literal a), en concordancia con el artículo 96 ibídem, de la Decisión 344 prohibe el registro como marca de signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan inducir al público en error, por cuanto la entidad demandada al realizar el examen de fondo de registrabilidad, determinó, en forma indebida, que la marca solicitada cumplía los requisitos de ley, vale decir, que no incurría en ninguna de las causales de irregistrabilidad, y, por ende, que no era confundible con el signo de la sociedad demandante, lo cual no era cierto. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que ambas marcas son denominativas, razón por la cual el riesgo de confusión es total, dado que ninguna de las dos marcas tiene elementos figurativos que les impriman características especiales. En efecto, la marca MIZUNO es confundible, o mejor, idéntica a la marca MIZURO, porque entre las dos se presenta identidad visual, ya que ambos signos son similares y confundibles; identidad ortográfica porque ambos signos coinciden en la combinación de la mayoría de las letras que los componen; identidad gráfica, ambos signos tienen igual presentación, e idéntidad auditiva, pues ambos signos presentan muy similar pronunciación fonética. c) Artículo 102 de la Decisión 344, en concordancia con los

artículos 58 de la Constitución Política y 3, inciso 3º, del Código Contencioso Administrativo, en cuanto dichas normas no se aplicaron, dado que la División de Signos Distintivos, ignorando los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, al conceder el registro de la marca MIZUNO, desconoció a la sociedad demandante el derecho al uso exclusivo de la marca MIZURO, distintiva de la misma clase de productos. d) Artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la entidad acusada, no interpretó, ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la resolución que concedió el registro de la marca que se controvierte. Tal inobservancia conduce a la no salvaguarda de los derechos a que se refiere el artículo 147 de la citada Decisión.

2. LA DEFENSA El representante judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, basado en los argumentos siguientes: La entidad demandada expidió el acto acusado con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión o no de la marca, revestida para el efecto de precisas atribuciones legales conferidas por el Decreto núm. 2153 de 1992, la precitada Decisión 344 y demás normas legales

vigentes. De los documentos que obran en el expediente núm. 92339.603, contentivos de la actuación administrativa, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Durante el desarrollo del trámite administrativo adelantado en primera instancia, la entidad demandada se sujetó a lo dispuesto en las normas legales marcarias y, además, consta en el expediente que la parte demandante no se opuso al registro de la marca dentro del término legal en el cual era oportuno hacerlo, después de surtida la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

3. LOS ALEGATOS Trasladado el negocio para alegar de conclusión, lo hicieron: 3.1 LA PARTE DEMANDANTE. Además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda como fundamento de la petición de nulidad, el apoderado de la parte demandante dice que, habida cuenta de que la sociedad demandada, a pesar de quedar notificada en forma legal, se abstuvo de contestar la demanda instaurada en su contra, debe deducirse de ese hecho un indicio grave de falta de interés en las resultas del proceso, por lo que debe procederse a decretar la nulidad del acto acusado.

Agrega que el fundamento que sirvió de base a la Superintendencia para conceder la marca demandada fue un error cometido por dicha dependencia, ya que según se ve en el Informe de Antecedentes Fonéticos que reposa en el expediente administrativo, la base de datos de donde se obtuvo esta información no estaba completa, ya que en momento

alguno se menciona la existencia anterior de la marca del demandante, lo cual indujo en error al funcionario sustanciador de la División de Signos Distintivos, incurriendo así en falsa motivación y violando, además, el artículo 96 de la Decisión 344, pues no se hizo un estudio de fondo completo. Reitera que la marca de la demandada y la marca del demandante, son fonética, visual, auditiva y ortográficamente semejantes, por lo que aquélla no tiene suficiente fuerza distintiva, no es novedosa, por lo que frente a la marca del demandante puede inducir en error al público consumidor, lo que la hace irregistrable. 3.2 LA PARTE DEMANDADA. El apoderado de la Superintendencia reitera las razones de la defensa expuestas en la contestación de la demanda, pues considera que no se han violado normas legales de carácter superior, como son las de la Constitución Política, Código Contencioso Administrativo y Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Agrega que de los documentos obrantes en el expediente se concluye que la Superintendencia se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que solicita que no se acceda a las pretensiones de la demanda. II - EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Novena Delegada ante la Corporación es partidaria de que se acceda a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente: Toma fundamento el concepto de la Delegada en una sentencia de la Sección Primera, de mayo 23 de 1991, expediente 1034, Magistrado

Ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, en donde se analizó el caso de las marcas JAFRA Y SAFRA, llegando a la conclusión de que las dos “…tienen estrecha semejanza , de manera que los consumidores…pueden fácilmente inadvertir la diferencia y confundirse al hacer la escogencia…”.

Concluye la representante del Ministerio Público que la marca MIZUNO, cuyo registro se concedió mediante la resolución demandada, “no goza de la distintividad que debe caracterizar al derecho marcario”, pues la misma es semejante y tiende a confundirse con la marca MIZURO, registrada con anterioridad a nombre de la demandante, no sólo por su similitud visual, gráfica y fonética, sino además porque ambas distinguen la misma clase de productos. III - DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. LA OBLIGATORIEDAD DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. La parte demandada invoca como un medio de defensa el hecho de que la parte demandante, como consta en el expediente administrativo, no se opuso dentro del término legal en que era oportuno hacerlo al registro de la marca, surtida la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, de donde concluye que la resolución acusada se ajustó a derecho y no viola disposiciones legales superiores en materia marcaria.

El hecho de que no exista oposición por la parte interesada al registro de la marca, después de realizada la publicación prevista por la ley, no releva a la autoridad nacional competente de realizar el examen de registrabilidad, como tampoco la releva el hecho de que las observaciones

invocadas sean desechadas por dicha autoridad, pues el examen de fondo de registrabilidad, de acuerdo con las leyes vigentes, es un deber ineludible de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, independiente del pronunciamiento que se haya hecho en materia de oposiciones. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresa ese punto de vista en el concepto que rindió como respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial realizada en el asunto sub examine, cuando dijo: “La norma contenida en el artículo 96 impone a la autoridad administrativa o a la Oficina Nacional Competente la obligación de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que procede tanto en el caso de haberse presentado observaciones, como en aquél en que no se hubieren hecho. La inexistencia de observaciones por lo tanto, a juicio de este Tribunal, no exime al administrador de la exigencia del examen de registrabilidad en la forma y en el fondo para que sea éste, el administrador, según su criterio, quien determine otorgar o denegar el registro de la marca, ciñéndose a las disposiciones sobre registrabilidad de la misma contenidas en el artículo 81 de la Decisión comentada y en las causales de irregistrabilidad, obviamente entre ellas, la contenida en el artículo 83 literal a) de la misma Decisión…”. De manera que no asiste razón a la Superintendencia cuando invoca como medio de defensa el hecho de no haber realizado observaciones la parte demandante, después de hecha la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. VIOLACION DE LOS ARTICULOS 146 Y 147 DE LA

DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, EN

CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 5 DEL TRATADO QUE CREA EL

TRIBUNAL.

Considera la sociedad demandante que la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento, ni se abstuvo de expedir el acto acusado, violando así los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. El artículo 146 se refiere al compromiso de los países miembros de garantizar la mejor aplicación de las normas contenidas en esa Decisión, para efectos de consolidar un sistema de administración comunitaria, así como el artículo 147 ibídem, se refiere al compromiso de revisar los procedimientos administrativos, con el fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que corresponden a los particulares. De su parte, el artículo 5º del Tratado impone a los países miembros la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. La Sala observa que las normas invocadas no son susceptibles de violación en los casos de que esté de por medio el interés particular, pues ellas se refieren a obligaciones radicadas en cabeza de los estados, con miras al fortalecimiento del ordenamiento jurídico andino. Así ha tenido oportunidad de reiterarlo el Tribunal, cuando en la interpretación prejudicial solicitada en el caso sub examine dijo: “Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron

desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con interés individual. En consecuencia, el cargo no prospera.

3. VIOLACION DE LOS ARTICULOS 81, 83 LITERAL A) Y 96

DE LA D ECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Se fundamenta este cargo en la consideración de que la entidad demandada ignoró que la marca MIZUNO (NOMINATIVA) carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, lo que la condujo, al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca, a determinar, en forma indebida, que la marca solicitada cumplía los “requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”, esto es, que no incurría en causal de irregistrabilidad alguna y, por ende, que no era confundible con la marca MIZURO (NOMINATIVA), registrada con anterioridad para distinguir la misma clase de productos. El artículo 81 de la Decisión 344 establece los requisitos para que una marca sea registrable, en el sentido de que los signos deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. De estas tres características, de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia, “…la distintitvidad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella”, por lo que “…cualquier signo que sea idéntico o se asemeja a una marca anteriormente registrada o solicitada en registro para los mismos productos o servicios, resulta irregistrable a la luz del artículo 83 literal a) de la Decisión

344”. Tradicionalmente ha considerado el Tribunal que la confundibilidad y el error constituyen vicios del sistema marcario que generan causal de irregistrabilidad, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas porque tanto la confusión como el error implícito en ella son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. Para precisar el concepto de confundibilidad, el Tribunal cita la sentencia en el caso 1 - IP-87 (Gaceta Oficial 28 de 15 de febrero de 1988), en donde se fijaron los criterios para el cotejo de marcas denominativas, en el siguiente sentido: “En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativasde las que trata este procesopara decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca. “Cabe observar, por último, que no hay lugar a una comparación

de nombres -marcas en este casoen el campo conceptual o ideológico, cuando tales denominaciones carecen de significado propio en el idioma de los consumidores presuntamente interesados, así no se trate propiamente de las llamadas marcas ‘caprichosas o de fantasía’”. En relación con el caso sometido al Tribunal, éste dijo lo siguiente: “…puede concluirse que desde el punto de vista gráfico, visual y fonético, indudablemente existe gran semejanza entre las marcas en conflicto (MIZUNO) registrada y MIZURO (solicitada en registro) pertenecientes ambas a la clase 25 por lo cual la marca ya registrada con anterioridad al acto que se impugna en la acción de nulidad interna, gozaba del derecho exclusivo de uso y estaba amparada en virtud del registro de todos los derechos que le confiere el ius prohibendi, entre ellos el de gozar de garantía para solicitar las medidas de protección para la defensa de su derecho”. La Sala observa en el asunto sub judice que la sociedad demandante CALZADO NOVAL LIMITADA, había solicitado y obtenido el registro de la marca MIZURO (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Artículo 2 del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza, con anterioridad a la solicitud y el registro de la marca MIZUNO (NOMINATIVA), concedido a la sociedad CALZADO OLEGARIOS LIMITADA, para distinguir productos de la misma clase. En efecto, la solicitud de esta sociedad fue formulada en abril 10 de 1991 y completada en abril 19 del mismo año (v. folio 148 cuad, ppal.), concediéndosele el registro de

la marca mediante la resolución núm. 22040 de 30 de mayo de 1994, (v. folio 147 cuad. ppal.), mientras que la sociedad demandante, CALZADO NOVAL LIMITADA, había solicitado el registro de la marca MIZURO (NOMINATIVA) para distinguir productos de la misma Clase 25 el día 21 de julio de 1989 y completada dicha solicitud en agosto 22 del mismo año (v. folio 125 cuad. ppal.), la cual fue concedida mediante la resolución núm. 02460 de abril 29 de 1993 (v. folio 131, cuad. ppal.). Los hechos anteriores muestran el mejor derecho de la sociedad CALZADO NOVAL LIMITADA en relación con la marca de su propiedad MIZURO (NOMINATIVA) frente a la marca MIZUNO (NOMINATIVA), de propiedad de la sociedad CALZADO OLEGARIOS LIMITADA, por lo cual habrá de decretarse la nulidad del acto acusado y ordenarse el correspondiente restablecimiento del derecho. Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

1. DECLARASE la nulidad de la resolución núm. 22040 de treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1.994) de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concede el registro de la marca MIZUNO (DENOMINATIVA)

2. A título de restablecimiento del derecho, ordénase la cancelación del certificado de registro núm. 160.772 de treinta (30) de mayo de

mil novecientos noventa y cuatro (1.994).

3. Ordénase la publicación de esta sentencia en la Gaceta de

Propiedad Industrial.

4. Comuníquese esta providencia a la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 23 de julio de 1998.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA