CE-SEC1-EXP1998-N3633

REGISTRO DE MARCA - Procedencia / RESERVA DE NOMBRE PARA REGISTRO MARCARIO - Inviolabilidad Si bien es cierto que el artículo 73 del Decreto Ley 2150 de 5 de diciembre de 1995, prevé "supresión de la reserva de nombre. Suprímese la reserva de nombre ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor", no lo es menos que cuando se expidió el acto administrativo acusado, el 24 de agosto de 1995, estaba vigente el artículo 61 de la Ley 44 de 1993. No obstante ello, si la Superintendencia de Industria y Comercio, antes de la solicitud o durante el tramite de esta y antes de la expedición de dicho acto no tenía conocimiento de la existencia de la reserva del nombre a favor del doctor Joaquín Estrada Monsalve, no estaba en capacidad de violar la ley. IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Causales / INSCRIPCION DE RESERVA DE NOMBRE - Procedencia registro de Marca / REGISTRO MARCARIOPrevalencia sobre reserva de nombre La inscripción anterior de una "reserva de nombre", a la luz de las normas comunitarias, no es causal de irregistrabilidad, habida cuenta de que el registro marcario prevalece sobre aquella.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ Santa Fe de Bogotá, dieciséis (16) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1.998) Radicación número: 3633

Actor: GABRIEL ESTRADA URIBE Y OTRA

Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho El abogado GABRIEL ESTRADA URIBE, obrando en su propio nombre y como apoderado de MARIA LUISA ESTRADA URIBE, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como de nulidad, ha presentado demanda tendiente a que, mediante sentencia, se hagan las siguientes declaraciones: 1ª: Es nula la Resolución núm. 14652 de 24 de agosto de 1.995, mediante la cual se concede al señor JESUS OVIEDO PEREZ el registro de la marca mixta "LA NACION, LA NOTICIA INDEPENDIENTE", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: A título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada registrar o dar prioridad a la actora para registrar el distintivo periodístico “LA NACION” o “LA NACION, PERIODICO FUNDADO EN 1.949”, que ha distinguido a dicho medio de comunicación desde que fue establecido por el ex ministro Joaquín Estrada Monsalve, padre de los actores.

I-. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones los actores adujeron, en esencia, los siguientes cargos de violación: 1o: El acto administrativo acusado infringe el artículo 2o. de la Constitución Política, porque en vez de defender un bien de un particular, lo desprotegió al concederlo

exclusivamente en favor de otro particular. 2o: Igualmente transgredió el artículo 58 ibídem, porque desconoce y vulnera los derechos adquiridos anteriormente por los demandantes, conforme a las leyes, sobre el distintivo periodístico "LA NACION". 3o: De acuerdo con el artículo 61 ibídem el Estado está en la obligación de proteger la propiedad intelectual sobre el distintivo periodístico "LA NACION", durante la vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades establecidas en las Leyes 86 de 1.946 y 69 de 1.968. 4o: El acto acusado atenta contra la libertad e independencia profesional de la actividad periodística de los accionantes contenidas en el artículo 73 ibídem, por cuanto no puede gozar de dicha libertad un periódico que se ve abocado a cerrar porque un acto administrativo le quitó su distintivo, ni tampoco puede gozar de independencia profesional cuando ve usurpado su nombre por un acto del mismo Estado, el cual está obligado a protegérselo. 5o: La Ley 44 de 1.993 reglamentó el derecho al uso exclusivo de los nombres o distintivos de los periódicos. El acto acusado infringe el artículo 84 de la Carta Política, al exigir en sus actos preparatorios, que además forman parte de la motivación del acto, que quienes sean titulares de un nombre distintivo o periodístico protegido por el Estado, tengan que presentarse a hacer oposiciones y trámites adicionales ante otra entidad del mismo Estado para el ejercicio de su derecho. 6o: Con la expedición de la Resolución demandada se viola el artículo 61 de la Ley 44 de 1.993 que consagra el derecho al uso exclusivo de los nombres de periódicos

por parte del titular de la reserva. Es contradictorio que existan dos titulares exclusivos sobre el mismo derecho, reconocidos y protegidos ambos por el mismo Estado. 7o: La Resolución núm. 898 de 15 de Septiembre de 1.994, expedida por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, vigente, fue desconocida, por cuanto confirmó la reserva, esto es, el uso exclusivo del nombre "LA NACION" para distinguir el periódico de propiedad de JOAQUIN ESTRADA MONSALVE. 8o: Infringe el acto acusado el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el signo registrado mediante aquél es idéntico al nombre comercial que desde 1.949 vienen utilizando los actores para designar sus oficinas e instalaciones y su periódico, al punto que induce al público en error. 9o: Violó el artículo 83, literal d), ibídem, ya que el signo registrado es una reproducción o imitación del signo distintivo del periódico de los actores, notoriamente conocido en Colombia desde 1.949 por los sectores interesados en el periodismo. 10o: Violó el artículo 83, literal g), ibídem, por cuanto, en el caso particular del nombre periodístico “La Nación”, además de haber estado protegido por el Estado mediante el sistema de reserva al momento de expedirse el acto impugnado, también lo estaba como derecho de autor en virtud de que el derecho adquirido por Joaquín Estrada Monsalve en 1.949 ingresó a su patrimonio con todas las prerrogativas de los derechos de autor, y como tal debe protegérselo el Estado, por mandato del artículo 58 de la Carta Política.

11o: Violó el artículo 96 ibídem, porque es evidente que en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó a mirar si la solicitud cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes y omitió hacer el examen de registrabilidad . 12o: Se violó el principio de la buena fe protegido por el literal c) del artículo 113 ibídem y el artículo 83 de la Constitución Política por cuanto el registro se obtuvo de mala fe en razón de que el peticionario ocultó a la Superintendencia en su solicitud que el nombre distintivo cuyo registro estaba solicitando para “periódico o diario” ya estaba registrado para el mismo uso por parte de terceros. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a las pretensiones de la misma adujo, en esencia, lo siguiente: Con la expedición de la Resolución acusada no se ha incurrido en la violación de las normas que se señalan en la demanda. Además, dicha resolución fue expedida por funcionario competente. De los documentos obrantes en el expediente se deduce que en la actuación administrativa llevada a cabo por la oficina nacional competente se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. En desarrollo del trámite administrativo correspondiente se concedió el registro de la

marca “LA NACION, LA NOTICIA INDEPENDIENTE” habida cuenta de que el solicitante cumplió con los requisitos exigidos en la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, amén de que dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud no se presentaron oposiciones. Además, el señor Gabriel Estrada Uribe no demostró ante la oficina nacional competente tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca en cuestión. II.1.2-. El señor JESUS OVIEDO PEREZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a las pretensiones, propuso las siguientes excepciones: 1a: En el presente caso se está enfrentando la reserva de un nombre con una marca y el Consejo de Estado no es competente para dirimir el conflicto ya que se trata de dos instituciones diferentes. 2a: Falta la prueba de la calidad de herederos de los demandantes, pues no es suficiente acreditar la calidad de hijos del doctor Estrada Monsalve para legitimarse en la causa, ya que puede ocurrir que existan otras personas con igual o mejor derecho. De las afirmaciones de los actores se deduce que existe una herencia yacente, un patrimonio autónomo del cual forma parte un activo denominado “reserva de nombre”, lo cual implica la demostración de la calidad de herederos y la personería para representar la herencia. 3ª: Se presenta la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de registro del nombre “La Nación” en favor del doctor Joaquín Estrada Monsalve, inscrito por el Registrador Nacional de la Propiedad Intelectual el 14 de junio de 1.949 en el Libro núm. 7,

Partida 3 de Editores, Impresores y Periodistas, y de la Resolución núm. 898 de 15 de septiembre de 1.994, del Director Nacional del Derecho de Autor, ya que el artículo 73 del Decreto Ley 2150 de 1.995, al suprimir la reserva del nombre ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, derogó el artículo 61 de la Ley 44 de 1.993 y permitió la vigencia plena de las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Conforme lo precisa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial 10-IP-94, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas. La Corte Constitucional en la sentencia C-228/95 de 25 de mayo de 1.995 (Expediente núm. D-576, Magistrado ponente doctor Antonio Barrera Carbonell, Actor: Germán Marín Ruales), precisa que en caso de conflictos de intereses derivados entre la marca y la reserva del nombre prima la primera, por razón de su jerarquía normativa, esto es, en razón de las mayores garantías que confiere a su titular. Debe inaplicarse el artículo 61 de la Ley 44 de 1.993, que se invoca como quebrantado, merced a la derogatoria surgida del artículo 73 del Decreto Ley 2150 de 1.995. 4ª: Uno de los requisitos de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A. es la

demostración de un derecho amparado en una norma jurídica. La demanda fue presentada en enero de 1.996, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 2150 de 1.995, que lo fue el 5 de diciembre de 1.995, lo cual quiere decir que el hipotético derecho derivado de la reserva del nombre había fenecido por mandato del artículo 73 de dicho estatuto. 5ª: Las tachas que se le atribuyen al acto demandado debieron formularse en sede administrativa en la oportunidad del artículo 93 de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para acreditar un mejor derecho y poder cuestionar mediante la observación la registrabilidad, además de que los actos del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Suprintendencia de Industria y Comercio tienen control jerárquico, lo cual evidencia el no agotamiento de la vía gubernativa. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidaria de que se acceda a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente: De la sentencia de la Corte Constitucional núm. C-228 de 25 de mayo de 1.995 (Magistrado ponente doctor Antonio Barrera Carbonell), se evidencia que la reserva del nombre y la marca son instituciones jurídicamente diferentes, pues la marca se utiliza como signo distintivo de productos o servicios comerciales mientras que la reserva del nombre se emplea para distinguir los nombres de periódicos, revistas y programas de radio y televisión. Para la fecha en que se expidió la Resolución acusada (24 de agosto de 1.995) se

encontraba vigente la reserva del nombre “LA NACION” concedida en favor del señor Joaquín Estrada Monsalve ya que ésta fue confirmada mediante la Resolución núm. 898 de 15 de septiembre de 1.994 y de conformidad con el artículo 61 de la Ley 44 de 1.993 se debía actualizar cada año y éste aún no se cumplía. Al encontrarse vigente la reserva del nombre del periódico “LA NACION”, teniendo tal reserva el objeto de que dicho nombre sea utilizado exclusivamente por el solicitante, no podía la Superintedencia de Industria y Comercio registrar el mismo como marca. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA En relación con las excepciones propuestas por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, cabe tener en cuenta lo siguiente: A través del acto administrativo acusado y que dio origen a la presente acción se concedió un registro marcario. De la acción tendiente a la cancelación de dicho registro es competente el Consejo de Estado por mandato del artículo 596, inciso final, del C. de Co. De tal manera que la primera excepción no está llamada a prosperar. El acto administrativo acusado se expidió bajo la vigencia de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual en su artículo 113 autoriza a la persona que tenga interés para promover la acción de nulidad. En este caso el interés de los actores es palmario, pues no sólo adujeron sino demostraron ser los hijos del titular de la reserva de nombre, quien falleció, lo cual acreditaron con los correspondientes registros civiles de nacimiento y de defunción (folios 13 a 15). Ahora, nada impide

que otras personas que se crean con igual o mejor derecho que el de los actores puedan intervenir en el proceso. Por esta razón, no está llamada a prosperar la segunda excepción. En lo que atañe a la quinta excepción, tampoco tiene vocación de prosperidad, pues la formulación de observaciones en el trámite del registro marcario no es requisito sine qua non para impugnar por la vía judicial el acto administrativo que lo concede, ya que las normas comunitarias que gobiernan dicho trámite no hacen tal exigencia; y tampoco es menester agotar la vía gubernativa ya que dicho agotamiento está proscrito en tratándose del ejercicio de una acción de nulidad. Finalmente, la pérdida de la fuerza ejecutoria, la inaplicación del artículo 61 de la Ley 44 de 1.993, y precisar si se le vulneró o no a los actores algún derecho amparado en una norma jurídica, a que aluden los numerales 3º y 4º del escrito de contestación de la demanda en estudio, no constituyen excepciones propiamente dichas, pues no corresponden a la aducción de hechos que impidan, modifiquen o extingan la acción de los actores, y, por lo tanto, que impidan hacer un pronunciamiento de mérito respecto de las mismas, sino que envuelven en sí el fondo de la controversia, comprendiendo así toda la defensa. Por ello la Sala se referirá a tales aspectos al entrar a analizar dicha controversia. Al no haber prosperado las excepciones planteadas por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es del caso analizar el fondo del asunto. La controversia se circunscribe a establecer si la existencia de una “reserva de

nombre” ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor impide registrar el mismo nombre o parte de él ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sobre el particular, cabe tener en cuenta lo siguiente: El artículo 61 de la Ley 44 de 1.993 estableció: “La reserva del nombre será competencia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, constituyéndose en un derecho exclusivo a favor de sus titulares con el objeto único y específico de identificar y/o distinguir publicaciones periódicas, programas de radio y televisión, y estaciones de radiodifusión. El titular conservará su derecho durante el tiempo en que efectivamente lo utilice o explote en los términos en los cuales le fue otorgado y un año más, salvo que se trate de una publicación o programa anual, caso en que el plazo se elevará a 3 años …”. Si bien es cierto que el artículo 73 del Decreto Ley 2150 de 5 de diciembre de 1.995, que entró a regir el día 6 del mismo mes y año, en que fue publicado en el Diario Oficial núm. 42137, prevé: “Supresión de la reserva de nombre. Suprímese la reserva de nombre ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor”, no lo es menos que cuando se expidió el acto administrativo acusado, el 24 de agosto de 1.995, estaba vigente el artículo 61 de la Ley 44 de 1.993, antes transcrito. No obstante ello, si la Superintendencia de Industria y Comercio, antes de la solicitud o durante el trámite de ésta y antes de la expedición de dicho acto no tenía conocimiento de la existencia de la reserva del nombre a favor del doctor Joaquín

Estrada Monsalve, no estaba en capacidad de violar la ley. Por ello no sólo queda sin sustento el cargo de violación del referido artículo 61, a que alude el cargo 6º de la demanda, sino los cargos 1º a 5º y 7º, relativos a la violación de los artículos 2º, 58, 61, 73, 83 y 84 de la Constitución Política. En lo que respecta al cargo 8º, referente a la violación de la Resolución núm. 898 de 15 de septiembre de 1.994, expedida por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, cabe tener en cuenta que por no ser dicha resolución jerárquicamente superior al acto administrativo acusado no puede exigírsele a éste sujeción frente a aquélla. En lo que concierne a la violación de los artículos 83, literales b), d), g), y 96 de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cabe resaltar que al hacer el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena la interpretación prejudicial núm. 1IP-97, de dichas normas, precisó: “ Como se expresa en el Proceso 10IP-94 (Gaceta Oficial No. 177 del 20 de abril de 1.995) `Para este Tribunal, la doctrina predominante sobre la materia de marcas y de derechos de autor da base suficiente para pensar que en lo que respecta a diarios, revistas u otras publicaciones no se configura derecho de autor sobre sus títulos o nombres, ya que el aporte intelectual en estas publicaciones está ligado al contenido de cada ejemplar, independientemente de sus títulos. En consecuencia los títulos de diarios y publicaciones periódicas

conllevan más bien una función marcaria ya que sirven de signo distintivo para identificar al producto de la industria editorial, hablada o escrita. Desde este punto de vista, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas …” (folios 210 y 211).

Y concluyó el citado Tribunal: “… 1. El registro de una marca es oponible y prevalece sobre eventuales pretensiones de exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la “reserva de nombre” respecto a publicaciones periódicas.

2. Los conflictos que se susciten entre los nombres de publicaciones periódicas y programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deben resolverse en favor del régimen de marcas …” (folio 215).

De lo que ha quedado reseñado concluye la Sala que la inscripción anterior de una “reserva de nombre”, a la luz de las normas comunitarias, no es causal de irregistrabilidad, habida cuenta de que el registro marcario prevalece sobre aquélla. Por lo anterior no están llamados a prosperar los cargos 8º a 11. Finalmente, en lo que atañe al cargo 12º, relativo a la violación del artículo 113, literal c), de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, advierte la Sala que en parte alguna del expediente obra prueba tendiente a demostrar la mala fe del peticionario al ocultarle a la Superintendencia de Industria y Comercio la existencia de un nombre distintivo similar al que fue objeto de registro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIEGANSE Las súplicas de la demanda. Tiénese al doctor YESID FERNANDO ROJAS VARGAS, como apoderado del señor Jesús Oviedo Pérez, tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con el poder obrante a folio 144 del expediente. Devuélvase a los actores la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada. COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de julio de 1.998.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA