CE-SEC1-EXP1998-N3636

REGISTRO DE MARCA - Régimen Aplicable / SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO - Examen de Registrabilidad / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Oportunidad La Sala considera oportuno advertir que si bien es cierto que las resoluciones acusadas deben estudiarse a la luz de la normatividad vigente al momento de su expedición, para el caso sub examine la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, también lo es que la Decisión 85 de igual manera deberá tenerse en cuenta, en cuanto rigió los aspectos procedimentales concernientes a la solicitud de registro de la marca TENNIS, esto es, en cuanto a la publicación del extracto y la presentación y contestación de oposiciones. El Tribunal Andino de Justicia expresó que bajo la vigencia de la Decisión 85, una vez hecha la publicación, la oficina nacional competente sólo podía negar el registro con fundamento en las causales y razones impetradas por los terceros mediante el escrito de oposición, lo cual implicaba un nuevo examen de Registrabilidad. Así las cosas, es evidente que la Resolución núm. 10522 de 1995 no desconoció las disposiciones invocadas como violadas por la actora en este cargo, dado que, precisamente, la entidad demandada tuvo en cuenta, para negar el registro de marca TENNIS, una de las causales alegadas por la sociedad opositora, esto es, la irregistrabilidad de dicho término, por cuanto "la expresión TENNIS es usada en el mercado para designar unos productos de la clase 25 de la nomenclatura vigente, como lo son los zapatos deportivos", argumento que como tal la demandante no controvierte, pues su inconformidad la centra en el hecho de que

dicha causal de irregistrabilidad no podía analizarla la haber ordenado la publicación del extracto, no asistiéndole razón, pues la Superintendencia de Industria y Comercio, bien, podía, como en efecto lo hizo, con base en las razones expuestas en la oposición, efectuar un nuevo examen de Registrabilidad de la marca solicitada. MARCA GENERICA - Causal de Irregistrabilidad / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Marca Genérica La Sala considera que si bien la Superintendencia de Industria y Comercio habría tenido que declarar infundada la oposición frente a la causal invocada por la sociedad opositora en cuanto a que tenía un mejor derecho sobre el nombre comercial TENNIS, también lo es que frente a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del art. 82 sí tenía que declarar fundada la oposición, como en efecto lo hizo, ya que el término TENNIS es genérico respecto de uno de los productos de la clase 25 del art. 2o. del Decreto 755 de 1972, esto es, de los zapatos deportivos. REGISTRO DE MARCA - Modificación de solicitud / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Examen de Registrabilidad de Marca / TENNIS / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA La Sala considera que lo afirmado por la entidad demandada en la Res. 286 de 1996, en el sentido de que la solicitud de registro de determinada marca es la única oportunidad para hacer uso de la facultad de limitar los productos que van a ser amparados por la marca cuyo registro se solicita es violatoria del artículo 89 de la Decisión 344, pues es evidente que en su texto nada se dice respecto de la

oportunidad en cuestión. Teniendo en cuenta que el art. 89 no señala la oportunidad para limitar los productos amparados por la marca cuyo registro se solicita y, lo expuesto por el Tribunal Andino, concluye la Sala que en efecto fue desconocida la citada norma comunitaria, pues la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez presentada por la parte actora, en el recurso de apelación, la solicitud de que excluyeran "los Zapatos de Caucho o Zapatos Tenis", debió establecer si la marca TENNIS podía ser o no registrada para los productos "Vestidos y Sombrerería", también pertenecientes al artículo 2o. de la clase 25 del Decreto 755 de 1972 y a los cuales limitó la demandante si solicitud de registro, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 81 y 82 de la Decisión 344, cuestión que no hizo. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de la Resolución núm. 286 de 23 de febrero de 1996 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenará que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio lleve a cabo el examen de Registrabilidad de la marca TENNIS para amparar los productos "Vestidos y Sombrererías", comprendidos en la clase 25 del art. 2o. del Decreto 755 de 1972.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y

ocho Radicación número: 3636

Actor: TENNIS LTDA

Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad TENNIS LTDA., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 10.522 de 23 de junio de 1995, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro, a nombre de TENNIS LTDA., domiciliada en Medellín, de la marca TENNIS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, y 286 de 23 de febrero de 1996, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución primeramente citada, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene por diez años el registro de la marca TENNIS (nominativa), a nombre de la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en

Medellín (Antioquia), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. La sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en la ciudad de Medellín, solicitó el 6 de septiembre de 1984 el registro de la marca TENNIS (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 329 de 8 de agosto de 1986, habiendo presentado la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Santa Fe de Bogotá (disuelta y liquidada en la actualidad), demanda de observaciones. 2º. Al momento de solicitarse el registro de la marca TENNIS y de publicarse dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, se encontraba vigente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual, publicada la solicitud de registro, en la que se manifestaba que el signo solicitado reunía los requisitos exigidos en la ley marcaria, vencía para la entonces División de Propiedad Industrial la oportunidad para efectuar lo que la doctrina ha denominado oposición oficiosa y, en consecuencia, solamente los terceros podían

formular la oposición con base en un interés particular legítimo. 3º. No obstante lo anterior, la entidad demandada se abstuvo de pronunciarse sobre la causal particular de irregistrabilidad alegada por la sociedad opositora, consistente en que el signo que se pretende registrar corresponde a su nombre comercial y, a través de la Resolución núm. 10.522 de 23 de junio de 1995, negó su registro, con base en lo dispuesto en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4º. Contra la resolución anteriormente citada se interpuso recurso de apelación, en el cual la demandante limitó la solicitud de registro de la marca TENNIS a los siguientes productos de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972: “Vestidos y Sombrerería”, excluyendo expresamente de la solicitud en cuestión, a los “Zapatos de Caucho o Zapatos Tenis”. 5º. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 286 de 23 de febrero de 1996, resolvió el recurso de apelación a que se ha hecho referencia, confirmando la resolución recurrida. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida, se expresan a continuación (fls. 37 a 49): Primer cargo: La Resolución núm. 10.522 de 1995 violó el artículo 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en

armonía con los artículos 56, 58, 64 y 65 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos hizo caso omiso del trámite que para el registro de marcas consagraba la citada Decisión. En efecto, la solicitud se presentó bajo la vigencia de la Decisión 85 y la División de Propiedad Industrial, como lo ordenaba el artículo 62, efectuó el examen de registrabilidad de la marca TENNIS, constatando primero que tal signo no se encontraba registrado en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y que además cumplía con los requisitos exigidos por las normas marcarias, vale decir, por los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 ibídem. De conformidad con el artículo 65 de la citada Decisión, si la solicitud no merecía observaciones se ordenaba la publicación de un extracto, a fin de que cualquiera persona pudiera oponerse al registro de la marca. Teniendo en cuenta que la oficina de marcas, previa la orden de publicación, efectuó el examen de registrabilidad de la marca, el tercero que se opusiera debía alegar un interés particular y concreto. La sociedad opositora, TENNIS LTDA, domiciliada en Santa Fe de Bogotá (en la actualidad disuelta y liquidada), argumentó que el signo TENNIS que se pretende registrar corresponde al nombre de la sociedad opositora y que asimismo es “el término usado en el mercado para designar un tipo de calzado con suela de plástico y en caucho natural o sintético que se utiliza en diversas clases de deportes, en consecuencia es una expresión genérica que distingue un producto específico, y por tanto no es registrable”. Esta última causal

no podía ser alegada por la opositora, por cuanto la División de Propiedad Industrial había efectuado ya el examen de la registrabilidad y verificado que la marca no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85. La Resolución núm. 10.522 de 23 de junio de 1995 violó las normas citadas, ya que la División de Signos Distintivos no se pronunció sobre la causal relativa a la semejanza con el nombre comercial de la sociedad opositora. De haberlo hecho, la oficina de marcas hubiera establecido que la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Medellín, se constituyó primero que la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Santa Fe de Bogotá y, que en tal virtud, es la primera la que se encuentra debidamente protegida en relación con el nombre comercial. Al momento de expedirse la anterior resolución, la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Santa Fe de Bogotá, se encontraba disuelta y liquidada, perdiendo por lo tanto el interés jurídico que le asistía para formular oposición. La resolución acusada violó también las normas citadas, ya que se pronunció sobre un hecho ya decidido, consistente en que el signo TENNIS en la clase 25 no está incurso en la causal de irregistrabildiad que contempla el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 y que hoy corresponde al literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

Segundo cargo: Se violó el artículo 82, literal d) y la disposición primera transitoria de la Decisión 344, en concordancia con los

artículos 56, 58, 64 y 65 de la Decisión 85, por indebida aplicación, ya que el ente demandado efectuó nuevamente el examen de registrabilidad realizado bajo la vigencia de la Decisión 85, aceptando los argumentos expuestos en la demanda de oposición, en el sentido de que el término TENNIS es una denominación marcaria genérica que se utiliza para distinguir calzado con suela de plástico, argumento que debió ser desechado, dado que se reconoció que la solicitud de registro no incurría en las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 58 de la Decisión 85.

Tercer cargo: Fueron desconocidos los artículos 81 y 128 de la Decisión 344 y 603, 607, 610 y 616 del C. de Comercio, por falta de aplicación, ya que la demandada se abstuvo de determinar el mejor derecho que la demandante tenía sobre el nombre comercial TENNIS y, por consiguiente, de declarar infundada la demanda de oposición presentada por la sociedad TENNIS LTDA, domiciliada en Santa Fe de Bogotá.

Cuarto cargo: La Resolución núm. 286 de 23 de febrero de 1996 violó los artículos 56, 58, 62, 64 y 65 de la Decisión 85, por las mismas razones expresadas en el cargo primero.

Quinto cargo: La Resolución núm. 286 de 1996 violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, en armonía con el artículo 81 ibídem, por cuanto confirmó la Resolución núm. 10.522 de 1995, haciendo caso omiso de que en el escrito de apelación se excluyó de la solicitud de registro los zapatos de

caucho o zapatos tenis, limitándola a los “Vestidos y Sombrerería” de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, respecto de los cuales el signo TENNIS no es descriptivo y, por lo tanto, no es genérico. Además, debe observarse que la expresión TENNIS no tiene una estrecha relación con los productos que pretende designar, pues el término VESTIDOS comprende productos tales como camisetas, pantalones, abrigos, pantalonetas, sudaderas, blusas, camisas, chaquetas, ropa interior femenina y masculina, etc., lo cual la hace registrable para los mismos.

Sexto cargo: La resolución que resuelve el recurso de apelación viola los artículos 89 y 112 de la Decisión 344, por falta de aplicación, pues la entidad demandada ignoró su existencia, argumentando que la limitación de productos en relación con una solicitud de marca sólo puede hacerse al momento de presentarse tal solicitud, cuando lo cierto es que ni la Decisión 344, ni su decreto reglamentario, establecen término exacto para efectuar las modificaciones secundarias o las limitaciones de productos.

Séptimo cargo: Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5o. del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena por falta de aplicación, en la medida de que el ente demandado no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, como tampoco adoptó las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas que integran la citada Decisión, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir las resoluciones acusadas

que denegaron el registro de la marca cuestionada, inobservancia que conduce a la no salvaguarda de los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344, que corresponden a la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Medellín. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en interpretación del artículo 5o. del Tratado que crea dicho Tribunal, sostuvo: "...los Países Miembros no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen, en la práctica, la aplicación del mismo".

Octavo cargo: Se violaron los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del C.C.A., por falta de aplicación, ya que la División de Signos Distintivos, ignorando los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, negó el registro de la marca controvertida, a nombre de TENNIS LTDA., domiciliada en Medellín, no obstante haber efectuado el examen de registrabilidad y disponer que tal signo es registrable. d.- Las razones de la defensa El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes (fls. 136 a 138): 1º.- A la Resolución núm. 10.522 de 23 de junio de 1995 le era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Dicho acto fue confirmado mediante la Resolución núm. 286 de 23 de febrero de 1996. 2º. De los documentos obrantes en el expediente núm.

236543, contentivo de la solicitud de registro de la marca TENNIS por parte de la sociedad demandante, domiciliada en Medellín, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. El artículo 82, literal d), de la Decisión 344, estableció como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada “consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la expresión “TENNIS” y concluyó, acertadamente, que de conformidad con el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, no podía ser registrada. 3º. Las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento, a cuyo acatamiento no puede sustraerse la entidad demandada. 4º. Debe precisarse que la demandante pretendió, extemporánea y tardíamente en el escrito de apelación, modificar su solicitud inicial de registro de la marca TENNIS para todos los productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972, limitándola solamente a “Vestidos y Sombrerería”. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual

merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 6 de marzo de 1996 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 70). Por auto visible a folio 229 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Mediante proveído del 17 de enero de 1997 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 5 de agosto de 1998 dio respuesta a la solicitud de interpretación de las normas comunitarias aplicables al caso (fls. 355 a 372). Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada y el representante del Ministerio Público (fls. 378, 375 y 389, respectivamente). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Noveno Delegado ante esta Corporación es partidario de que se acceda a las pretensiones de la demanda, expresando para el efecto lo siguiente: 1º. Con los antecedentes administrativos se comprueba que la sociedad TENNIS LTDA., con domicilio en Santa Fe de Bogotá, no demostró que hubiese usado dicho nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de la marca TENNIS por parte de la demandante. 2º. La sociedad TENNIS LTDA., con domicilio en Santa Fe de Bogotá, se constituyó con posterioridad a la solicitud de registro de la marca controvertida. 3º. El Tribunal Andino de Justicia dejó claro que de conformidad con el artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, la sociedad actora podía, al momento de interponer el recurso de apelación contra el acto que le negó el registro de la marca, limitar o restringir la solicitud a los productos “Vestidos y Sombrerería”, excluyendo de ella los zapatos de caucho o zapatos tenis o deportivos. 4º. Al haber quedado limitada la solicitud de registro a los productos antes referidos, se concluye que la marca TENNIS sí es registrable, pues la generalidad de un signo se debe establecer en relación con los productos o servicios que se pretenden individualizar. 5º. Es evidente que la expresión TENNIS no es descriptiva ni de vestido ni de sombreros, ni se refiere a la cualidad que de manera necesaria, usual, o consecuente, es aplicable al nombre de tales productos, no pudiéndose, por lo tanto, considerar genérica respecto de los mismos. 6º. Al negar el registro de la marca TENNIS para los productos indicados de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, la entidad demandada violó los artículos 81, 82, literal d) y 89, literal d) de la Decisión 344. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en respuesta a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la actora estima violadas con los actos acusados, concluyó: “1. Para que un signo sea registrable como marca no sólo debe reunir los requisitos puntualizados en el artículo 81 de la Decisión 344, sino que, además, no puede estar incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 ibídem.

“2. En materia de propiedad industrial, las normas aplicables para juzgar la legalidad del acto administrativo que pone término a la instancia gubernativa, son las que se encuentren vigentes al momento en que el mismo se expide. “3. Conforme al trámite procedimental previsto por la Decisión 85 en punto del registro marcario, de presentarse oposiciones por terceros, la Oficina Nacional Competente tenía la obligación de analizarlas para aceptarlas o negarlas, lo cual equivalía a realizar un segundo examen de registrabilidad con base en los fundamentos de esas oposiciones. “4. La norma comunitaria del artículo 89 de la Decisión 344 permite o faculta al peticionario para que modifique la solicitud inicial restringiendo o suprimiendo los productos o servicios inicial o primeramente especificados. “5. La genericidad del signo que protege un producto o servicio no radica principalmente en la calificación gramatical del término, sino en la utilización o empleo del mismo en conexión con los productos o servicios que la marca va a identificar. “6. Una denominación evocativa es posible de constituirse en marca, pero esa marca será débil, dependiendo del grado de referencia que con ella se haga a la naturaleza de los productos a los cuales se aplica”. Con base en los criterios anteriormente transcritos, los cuales deben ser acogidos por esta Corporación, la misma procede al estudio de los cargos planteados por la sociedad demandante.

Frente al primer cargo: Considera la parte actora que la Resolución núm. 10.522 de 23 de junio de 1995 es violatoria de los artículos 56, 58, 62, 64 y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por

cuanto, de una parte, una vez efectuada la publicación, no podía la entidad demandada llevar a cabo un nuevo examen de registrabilidad y, de otra, porque aquélla no se pronunció sobre la causal relativa a la semejanza con el nombre comercial de la sociedad opositora. Antes de analizar la anterior censura, la Sala considera oportuno advertir que si bien es cierto que las resoluciones acusadas deben estudiarse a la luz de la normatividad vigente al momento de su expedición, para el caso sub examine la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, también lo es que la Decisión 85 de igual manera deberá tenerse en cuenta, en cuanto rigió los aspectos procedimentales concernientes a la solicitud de registro de la marca TENNIS, esto es, en cuanto a la publicación del extracto y la presentación y contestación de oposiciones. El Tribunal Andino de Justicia expresó que bajo la vigencia de la Decisión 85, una vez hecha la publicación, la oficina nacional competente sólo podía negar el registro con fundamento en las causales y razones impetradas por los terceros mediante el escrito de oposición, lo cual implicaba un nuevo examen de registrabilidad. Así las cosas, es evidente que la Resolución núm. 10.522 de 1995 no desconoció las disposiciones invocadas como violadas por la actora en este cargo, dado que, precisamente, la entidad demandada tuvo en cuenta, para negar el registro de la marca TENNIS, una de las causales alegadas por la sociedad opositora, esto es, la irregistrabilidad de dicho término, por cuanto “la expresión TENIS es usada en el mercado para designar unos productos de la

clase 25 de la nomenclatura vigente, como lo son los zapatos deportivos” , argumento que como tal la demandante no controvierte, pues su inconformidad la centra en el hecho de que dicha causal de irregistrabilidad no podía analizarla al haber ordenado la publicación del extracto, no asistiéndole razón, pues la Superintendencia de Industria y Comercio, bien podía, como en efecto lo hizo, con base en las razones expuestas en la oposición, efectuar un nuevo examen de registrabilidad de la marca solicitada. En cuanto a que también es violatoria la Resolución núm. 10.522 de 1995 de las normas de la Decisión 85, por no haberse pronunciado la División de Signos Distintivos sobre la otra razón expuesta por la sociedad opositora, esto es, que la misma estaba tramitando el depósito del nombre comercial “TENNIS LTDA.”, la Sala estima que, al haber encontrado la entidad demandada fundada la oposición consistente en que la marca controvertida era irregistrable, por cuanto con ella se designan en el mercado unos de los productos comprendidos en la pluricitada clase 25, (los zapatos deportivos), no se hacía necesario pronunciarse sobre la otra oposición planteada. En consecuencia, no prospera el cargo.

Frente al segundo cargo: Sostiene la parte actora que fue violado el artículo 82, literal d), y la disposición primera transitoria de la Decisión 344, al igual que los artículos 56, 58, 64 y 65 de la Decisión 85, por cuanto, a su juicio, la entidad demandada debió rechazar el argumento de que la expresión TENNIS es genérica y se utiliza para distinguir calzado con suela de plástico,

pues al publicar la solicitud de registro ya había reconocido que la misma no incurría en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85. Para despachar el cargo en estudio la Sala reitera los argumentos expuestos en el cargo anterior, ya que, en primer lugar, la razón que tuvo en cuenta la entidad demandada para negar el registro fue aducida por la sociedad opositora y, en segundo lugar, porque de acuerdo con el artículo 96 de la Decisión 344, normatividad bajo la cual se expidieron los actos demandados, el examen de registrabilidad procede una vez publicado el extracto de la solicitud, examen después del cual la oficina nacional competente otorgará o denegará el registro de la marca. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, dicho examen fue llevado a cabo después de la publicación del extracto de la solicitud de registro, concluyendo el ente demandado que la marca “TENNIS” era irregistrable, por encontrarse dentro de la causal prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, causal que, como ya de dijo, no controvierte la sociedad actora y es aplicable al asunto examinado por estar contenida en la Decisión 344, vigente al momento de la expedición de los actos demandados. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, consideró: “Para el examen de registrabilidad, si bien se practicó durante la Decisión 85, necesariamente tenía que sujetarse a una nueva revisión bajo la norma vigente al momento de resolver dicho acto, esto es, la Decisión 344; no haberlo hecho, bien pudo significar, entre otras, dos situaciones: que se hubiera

resuelto una solicitud aplicando la norma derogada, lo cual habría significado extender el imperio de la ley más allá de su vigencia o conceder una marca con prohibiciones o causales de irregistrabilidad no imperantes al momento de su concesión”. Por lo anterior, no prospera el cargo.

Frente al tercer cargo: Señala la demandante que se violaron los artículos 81 y 128 de la Decisión 344 y 603, 607, 610 y 616 del Código de Comercio, por falta de aplicación, ya que la demandada se abstuvo de determinar el mejor derecho que la demandante tenía sobre el nombre comercial TENNIS y, por consiguiente, de declarar infundada la demanda de oposición presentada por la sociedad TENNIS LTDA, domiciliada en Santa Fe de Bogotá.

Al respecto, la Sala considera que si bien la Superintendencia de Industria y Comercio habría tenido que declarar infundada la oposición frente a la causal invocada por la sociedad opositora en cuanto a que tenía un mejor derecho sobre el nombre comercial TENNIS, también lo es que frente a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 sí tenía que declarar fundada la oposición, como en efecto lo hizo, ya que el término TENNIS es genérico respecto de uno de los productos de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, esto es, de los zapatos deportivos. Por lo tanto, el cargo no prospera.

Frente al cuarto cargo: La Resolución núm. 286 de 23 de febrero de 1996 violó los artículos 56, 58, 62, 64 y 65 de la Decisión 85, por las

mismas razones expresadas en el cargo primero. Para despachar este cuarto cargo, la Sala reitera las razones expuestas para despachar desfavorablemente el primer cargo.

Frente al quinto y sexto cargos: La Resolución núm. 286 de 1996 violó los artículos 81, 82, literal d), 89 y 112 de la Decisión 344, por cuanto hizo caso omiso de que en el escrito de apelación se excluyeron, de la solicitud de registro, los zapatos de caucho o zapatos tenis, limitándola a los “Vestido