CE-SEC1-EXP1998-N3668

IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Reproducción o imitación del nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado / AUTORIZACION DEL PAIS RESPECTIVO PARA LA AUTORIZACION DEL NOMBREInexistencia / ELEMENTO ACCESORIO DEL DISTINTIVO PRINCIPALInexistencia Si bien es cierto que el signo cuyo registro fue negado reúne las características de perceptibilidad, distintividad y es susceptible de representación gráfica, también lo es que éste hecho por sí solo no conlleva necesariamente a su registro, pues tal como lo sostiene el Tribunal Andino de Justicia, puede darse el caso de que enfrente con una de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, como ocurre en el caso sub exámine, luego es necesario el estudio de la norma en que basó su decisión la entidad demandada, esto es, el artículo 82 literal j) de la Decisión 344. Observado el modelo de la marca mixta (etiqueta) cuyo registro fue solicitado por la sociedad demandante, considera la Sala que el signo JAPAN no podía se objeto de registro, como lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio, pues si bien es cierto que ocupa un lugar accesorio o secundario dentro del total del conjunto de la parte denominativa (CODE BLUE JAPAN), ya que se encuentra escrito en letras mayúsculas de menor tamaño que las de la expresión CODE BLEU, también lo es que era necesaria la respectiva autorización del Japón, requisito este de imperioso cumplimiento, y el cual, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente no fue surtido, quedando por lo tanto sin sustento el cargo en estudio. Finalmente esta Corporación considera que no

sobra advertir que en el evento de considerarse el signo JAPAN como principal, así hubiera mediado la autorización del respectivo Estado para que el demandante lo registrara, ello no habría podido hacerse, ya que de conformidad con el inciso 2, literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, "En todo caso, dichos signos sólo podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal. PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / NORMAS COMUNITARIAS - Acatamiento Si bien es cierto lo afirmado por el actor en el sentido de que se encuentran registradas marcas que contienen nombres de diferentes Estados, también lo es que tendría que examinarse en cada caso particular si los signos que designan un Estado y que fueron registrados ocupan un lugar accesorio dentro del contexto de la totalidad de la marca y, además, si fue solicitada la autorización al respectivo Estado, cuestión que no corresponde en esta oportunidad examinar a la Sala. De todas maneras es pertinente aclarar que el hecho de que en otras oportunidades la entidad demandada haya registrado signos que no debieron serlo, ello no es fundamento para afirmar que se violaron los principios de igualdad e imparcialidad, pues es deber de la Superintendencia de Industria y Comercio examinar cada caso en particular, sin que, so pretexto de no desconocer los citados principios, pueda aquélla conceder registros en contravención de las normas comunitarias. FALLO EXTRAPETITA - Improcedencia / REGISTRO DE MARCA - Exclusión del Registro de una Expresión / CODE BLEU No obstante que las otras expresiones de la marca cuyo registro fue solicitado y negado, esto es, CODE BLEU, pueden se objeto de registro, y, pese a que en el

recurso de apelación contra la Resolución núm. 12.542 de 19 de julio de 1996, la apoderada de la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A. solicitó como petición subsidiaria que se excluyera del registro la expresión JAPAN y se concediera dicho registro respecto de los signos CODE BLEU, lo cual podía hacer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Decisión 344, por tratarse, como ya se dijo, el término JAPAN de un elemento accesorio, la Sala no podrá ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca CODE BLEU, excluida la expresión JAPAN, ya que la parte actora no solicitó en la demanda que ocupa la atención de la Sala dicha pretensión subsidiaria, como sí lo hizo al agotar la vía gubernativa, no siéndole dable al juzgador fallar más allá de lo pedido.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Santa Fe de Bogotá, D.C., (30) treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998) Radicación número: 3668

Actor: MARCAS Y FRANQUICIAS S.A

Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia,

instaurada por la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra el artículo 2º de la Resolución núm. 12.542 de 19 de julio de 1995, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro, a nombre de la demandante, de la marca CODE BLEU (etiqueta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, y contra el acto presunto mediante el cual se resolvió de forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anteriormente citada.

I. - ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados, y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el registro, por diez años, a nombre de la sociedad actora, de la marca CODE BLEU (etiqueta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972; que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y que se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. b. - Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

1º. La Sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A. presentó la solicitud de registro de la marca CODE BLEU (etiqueta), clase 35. 2º. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, el señor Octavio Jaramillo Correa formuló oposición contra el registro de la marca, el 27 de abril de abril de 1994. 3º. Posteriormente, el 29 de noviembre de 1994, presentó desistimiento de la demanda de observación, 4º. La entidad demandada expidió la Resolución núm. 12.542 de 19 de julio de 1995, por medio de la cual, no obstante aceptar el desistimiento del señor Octavio Jaramillo Correa, negó el registro de la marca en cuestión, razón por la cual se interpuso contra la misma el recurso de apelación, en el que la sociedad actora expone los fundamentos jurídicos por los cuales debe concederse el registro de la marca CODE BLEU (etiqueta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35. 5º. Transcurrieron más de dos meses contados a partir de la fecha en que se interpuso el recurso de apelación contra la resolución denegatoria del registro solicitado, por lo cual debe entenderse que la decisión fue negativa. 6º. El recurso de apelación se interpuso el 4 de septiembre de 1995, “por consiguiente, el silencio administrativo negativo operó el día cuatro (4) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), fecha a partir de la cual debe comenzar a contarse el término de caducidad”. 7º. La Superintendencia ha concedido en reiteradas ocasiones, el registro de signos que en su forma nominativa llevan inserto el nombre

de algún Estado legalmente reconocido. c. - Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida, se expresan a continuación (fls. 30 a 39): Primer cargo: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 96 ibídem, dado que la entidad demandada ignoró que la marca CODE BLEU (ETIQUETA) tiene la suficiente fuerza distintiva para identificar los servicios comprendidos en la clase 35 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y que el señor Octavio Jaramillo Correa desistió de la demanda de observaciones formulada, lo cual equivale a decir que la marca negada no tuvo observaciones por parte de terceros. El signo en cuestión cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344, pues es perceptible por los sentidos de la audición y de la vista, siendo de fácil recordación para el público, máxime si se solicitó en forma mixta, es decir, acompañado de un logotipo que le da aún mayor perceptibilidad. Cumple igualmente con el requisito de la distintividad, por cuanto individualiza por completo los servicios para los cuales pretende registrarse, de tal suerte que el consumidor puede diferenciarlo de otros de idéntica o similar naturaleza. También cumple con el requisito de susceptibilidad de representación gráfica, lo cual se demuestra con la publicación de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Segundo cargo: Se desconoció el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 por indebida aplicación, pues la citada norma contempla dos

posibilidades diferentes para obtener el registro de una marca que consista o que de alguna manera contenga el nombre de un Estado, a saber: Primera posibilidad: Que se solicite el registro de una marca consistente principalmente en el nombre de un Estado, caso en el cual obligatoriamente debe contar con el permiso de la autoridad competente de dicho Estado.

Segunda posibilidad: Que en una marca determinada y con carácter accesorio, no principal, aparezca de alguna manera mencionado el nombre de un Estado.

En cualquiera de las dos posibilidades, es obligatorio para la oficina nacional competente, otorgar el registro de la marca. Se equivocó la Administración al negar el registro como marca mixta, en la cual aparece como signo sobresaliente CODE BLEU y como accesorio y accidental el nombre del Estado Japón, al considerar que la prohibición del literal j) es absoluta, cuando lo cierto es que sólo puede aplicar la citada norma, si se solicita como marca el nombre de un Estado, sin permiso de la autoridad competente. La expresión JAPON, que hace parte de la etiqueta del signo, es simplemente accesoria, de tal manera que suprimiéndose no altera en manera alguna su esencia. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la palabra accesorio (ria), así: “adj. Que depende de lo principal o se le une por accidente. 3. Secundario, no principal”.

Tercer cargo: Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5o. del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, ya que la División de

Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca, previa aceptación del desistimiento a la observación presentada por el señor Octavio Jaramillo Correa. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en interpretación del artículo 5o. del Tratado que crea dicho Tribunal, sostuvo: "...los Países Miembros no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen, en la práctica, la aplicación del mismo".

Cuarto cargo: Se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6 del artículo 3o. del C.C.A., por falta de aplicación, dado que la División de Signos Distintivos, desconociendo el principio de igualdad de las personas ante la ley y el de imparcialidad de las autoridades administrativas, negó a la demandante el registro de la marca CODE BLEU (etiqueta), clase 35, desconociendo que en anteriores oportunidades concedió el registro como marca de signos cuyo elemento principal corresponde al nombre de los Estados de Austria, Canada, España, Albany, Bretaña, Italia, Colombia, Mónaco, Finlandia y U.S.A. d. - La oposición El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes (fl. 74): 1o. - La Superintendencia de Industria y Comercio procedió a

efectuar el respectivo examen de la marca solicitada, concluyendo acertadamente que la expresión CODE BLEU (etiqueta), encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la etiqueta solicitada como registro marcario reproduce el nombre de un Estado: “JAPON.” Las causales de irregistrabilidad son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, y a su acatamiento no puede sustraerse la oficina nacional competente. 2o. - Si bien es cierto que hubo desistimiento de la oposición presentada por el señor Octavio Jaramillo Correa, también lo es que ello no impedía que la oficina nacional competente examinara la registrabilidad y negara la marca conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, más aún, cuando podría inducir al público en error.

II. - EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Novena Delegada ante esta Corporación concluye que el signo CODE BLEU es registrable, por cuanto es el distintivo principal de la marca cuyo registro se solicitó, siendo la expresión JAPAN un elemento accesorio de la misma, que encuadra dentro de la excepción establecida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344.

La marca es, asimismo, perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado los servicios para los cuales se solicitó su registro. Además, dicho signo pretende amparar los servicios de publicidad y negocios, respecto de los cuales jamás se ha destacado el Estado de Japón en su prestación, de tal forma que pudiese inducir al público en error, en

relación con la calidad de los mismos. En consecuencia, deben prosperar las súplicas de la demanda.

III. - CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con los antecedentes administrativos que obran en el expediente, la sociedad demandante solicitó el registro “de la marca que consiste en el conjunto formado por la expresión CODE BLEU, escrita en letras mayúsculas, características y especiales, las cuales aparecen separadas por una línea horizontal, todo de conformidad con el modelo anexo” (fl. 83).

A folio 95 del expediente obra el modelo al cual se refiere la sociedad solicitante, el cual está diseñado de la siguiente manera: en la parte superior se encuentra la expresión CODE; debajo de ésta se encuentra una línea horizontal de color negro; debajo de esta línea la expresión BLEU; y, finalmente, debajo de esta expresión, la palabra JAPAN. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 12.542 de 19 de julio de 1996, para negar la solicitud de la marca anteriormente descrita, consideró: “…TERCERO: Que la marca CODE BLEU (ETIQUETA) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, contenida específicamente en el literal j) del artículo 82 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro como marca de los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo estado. “CUARTO: Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple todas las

condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial. Se pretende con lo anterior, entre otros, evitar que estas expresiones puedan confundir al consumidor sobre la procedencia de los bienes para los cuales la marca ha de usarse. Además, porque es un derecho de los estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por parte de terceros. “QUINTO: Que la etiqueta solicitada reproduce el nombre de un estado, en este caso, JAPON, razón por la cual este despacho considera que la marca mixta solicitada encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada en el tercer considerando…”. En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución demandada, la apoderada de la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., solicitó como petición subsidiaria que se concediera “… el registro de la marca CODE BLEU (MIXTA) sin la siguiente expresión JAPAN” (fl. 9 del expediente). El Tribunal de Justicia Andino en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias que se invocaron como violadas en la demanda que ocupa a la Sala, interpretación que debe ser adoptada por esta Corporación de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluyó: “1… “5. Dentro del elemento denominativo en la marca mixta, y siendo aquel una denominación compuesta, pueden haber signos que en virtud de sus particulares características adquieran la calidad de principales o esenciales, relegando a un segundo plano otros de carácter secundario o accesorio que pueden obviarse dentro del contexto de la marca. “6. Unicamente podrán registrarse como marcas, los signos o

denominaciones de Estados y Organizaciones Internacionales, que cuenten con autorización por parte de éstos y que además y necesariamente jueguen un rol de elemento accesorio dentro del conjunto marcario, como lo establece el artículo 82 literal j) de la Decisión 344. “7. En caso de que la denominación oficial o estatal sea de carácter secundario dentro del contexto del signo marcario, pero sin embargo no haya obtenido el permiso respectivo del Estado u Organización de que se trate, esta parte secundaria no podría ser registrada; sin perjuicio de que el restante conjunto marcario, es decir, la parte principal y demás componentes marcarios sí lo sean, siempre y cuando se haya solicitado el cambio por parte interesada y se cumpla con los requisitos legales de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. “8. La modificación a la solicitud inicial de la marca, podrá pedirse hasta el agotamiento de la vía administrativa únicamente sobre aspectos secundarios o no esenciales. Incluso dicha solicitud será válida si se requiere como pretensión subsidiaria en el recurso de apelación en vía administrativa…” Llevado a cabo el anterior recuento, la sala procede a estudiar cada uno de los cargos: Primer cargo: Considera la parte actora que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, en armonía con el artículo 96 ibídem, por cuanto el signo solicitado reúne las características de perceptibilidad, distintividad y es susceptible de representación gráfica, a las cuales se refiere la norma primeramente citada. Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que el signo

cuyo registro fue negado reúne las antecitadas características, también lo es que éste hecho por sí solo no conlleva necesariamente a su registro, pues tal y como lo sostiene el Tribunal Andino de Justicia, puede darse el caso de que se enfrente con una de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, como ocurre en el caso sub exámine, luego es necesario el estudio de la norma en que basó su decisión la entidad demandada, esto es, el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, el cual se realizará en el análisis del segundo cargo. En cuanto al artículo 96 ibídem, se tiene que dispone que si no se presentaron observaciones, "... la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca...", lo cual significa que la Administración debe efectuar el análisis de registrabilidad, pudiendo llegar a la conclusión de que es irregistrable, independientemente de que se hayan presentado o no observaciones. En consecuencia, no prospera el cargo.

Segundo cargo: En este se sostiene que se violó el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, por falta de aplicación, pues, en esencia, considera el apoderado de la sociedad actora que la expresión JAPAN, por ser accesoria, es objeto de registro, sin el consentimiento del respectivo Estado.

Prescribe la citada norma: “Artículo 82. - No podrán registrarse como marcas los signos

que: “a) ….. “j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de

cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. “En todo caso, dichos signos sólo podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”. Sobre el particular, la Sala se remite a lo expresado por el Tribunal de Justicia Andino, cuando afirma que interpretando correctamente el citado artículo, se tiene que “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; … y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto”. Observado el modelo de la marca mixta (etiqueta) cuyo registro fue solicitado por la sociedad demandante, considera la Sala que el signo JAPAN no podía ser objeto de registro, como lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio, pues si bien es cierto que ocupa un lugar accesorio o secundario dentro del total del conjunto de la parte denominativa (CODE BLEU JAPAN), ya que se encuentra escrito en letras mayúsculas de menor tamaño que las de la expresión CODE BLEU , también lo es que era necesaria la respectiva autorización del Japón, requisito este de imperioso cumplimiento, y el cual, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente no fue surtido, quedando por lo tanto sin sustento el cargo en estudio.

La anterior apreciación respecto del carácter accesorio del signo JAPAN es compartida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, cuando sostuvo: “… en el caso sub júdice, el elemento predominante de la marca mixta es el denominativo, concretamente “CODE BLEU JAPAN”, relegando a un segundo plano el gráfico dado su simplicidad y poco poder de impacto. Empero, y más específicamente refiriéndonos al elemento denominativo de la marca compuesta “CODE BLEU JAPAN”, sea menester precisar que éste a su vez está integrado, como por regla general, en los signos denominativos, por una parte principal y otra accesoria. La principal, por ser la que más se destaca dentro del contexto, la constituye indiscutiblemente la expresión “CODE BLEU”, siendo en consecuencia accesoria o parte no esencial del elemento denominativo la palabra “JAPAN”, ya que visto en conjunto y debido a su posición, tamaño y distancia entre sus letras, hace que no tenga una posición preponderante ante la expresión “CODE BLEU”, que sobresale notablemente. En síntesis, del conjunto denominativo “CODE BLEU” es la parte principal y en consecuencia “JAPAN” la parte que la accede”. Finalmente, esta Corporación considera que no sobra advertir que en el evento de considerarse el signo JAPAN como principal, así hubiera mediado la autorización del respectivo Estado para que el demandante lo registrara, ello no habría podido hacerse, ya que de conformidad con el inciso 2, literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, “En todo caso, dichos signos sólo podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal” (las negrillas son

de la Sala). En consecuencia, se desestima el cargo.

Tercer cargo: Estima la sociedad demandante que se desconocieron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, al igual que el artículo 5o. del Tratado que aprueba la creación del Tribunal de Justicia, según los cuales, es deber de los países miembros garantizar la aplicación de las normas comunitarias.

Al respecto, encuentra la Sala que la violación de las normas mencionadas sería predicable, en el presente caso, en la medida de que se hubiese demostrado que el signo JAPAN no encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, cuestión que fue dilucidada y desestimada en la censura anterior, razón por la cual este cargo tampoco prospera.

Cuarto cargo: Se estiman violados los artículos 13 de la Constitución Política y 3o. del C.C.A., el primero de los cuales consagra el derecho a la igualdad y el segundo, entre otros, el principio de imparcialidad, por cuanto, a juicio de la parte actora, la entidad demandada le negó el registro de la marca solicitada, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35, desconociendo que en anteriores oportunidades concedió el registro, como marca, de signos cuyo elemento principal corresponde al nombre de los Estados de Austria, Canadá,

España, Albany, Bretaña, Italia, Colombia, Mónaco, Finlandia y U.S.A. Para despachar desfavorablemente el cargo en estudio, esta Corporación advierte que si bien es cierto lo afirmado por el actor en el sentido de que se encuentran registradas marcas que contienen nombres de diferentes

Estados, también lo es que tendría que examinarse en cada caso particular si los signos que designan un Estado y que fueron registrados ocupan un lugar accesorio dentro del contexto de la totalidad de la marca y, además, si fue solicitada la autorización al respectivo Estado, cuestión que no corresponde en esta oportunidad examinar a la Sala. De todas maneras, es pertinente aclarar que el hecho de que en otras oportunidades la entidad demandada haya registrado signos que no debieron serlo, ello no es fundamento para afirmar que se violaron los principios de igualdad e imparcialidad, pues es deber de la Superintendencia de Industria y Comercio examinar cada caso en particular, sin que, so pretexto de no desconocer los citados principios, pueda aquélla conceder registros en contravención de las normas comunitarias. Por lo anterior, el cargo no prospera. Finalmente, la Sala anota que no obstante que las otras expresiones de la marca cuyo registro fue solicitado y negado, esto es, CODE BLEU, pueden ser objeto de registro, y, pese a que en el recurso de apelación contra la Resolución núm. 12.542 de 19 de julio de 1996, la apoderada de la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A. solicitó como petición subsidiaria que se excluyera del registro la expresión JAPAN y se concediera dicho registro respecto de los signos CODE BLEU, lo cual podía hacer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Decisión 344, por tratarse, como ya se dijo, el término JAPAN de un elemento accesorio, la Sala no podrá ordenar a la Superintendencia de Industria

y Comercio que conceda el registro de la marca CODE BLEU, excluida la expresión JAPAN, ya que la parte actora no solicitó en la demanda que ocupa la atención de la Sala dicha pretensión subsidiaria, como sí lo hizo al agotar la vía gubernativa, no siéndole dable al juzgador fallar más allá de lo pedido. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO. - DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. - Condénase en costas a la parte actora, de conformidad con los artículos 171 del C.C.A. y 392 numeral 1 inciso 1 del C. de P. C. TERCERO. - Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. CUARTO. - En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y

CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha treinta (30) de abril de 1998.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ R . MANUEL S. URUETA AYOLA