CE-SEC1-EXP1998-N3701

DISTINTIVIDAD DE MARCA - Características / CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - Finalidad / US TOP / STOP La distintividad de una marca permite distinguirla de otra, individualizar productos o servicios, identificar su origen, procedencia o calidad, sin dar lugar a confusión o engaño. De suerte que una marca es distintiva cuando permite identificar un producto respecto de otros del mercado, evitando confusión o engaño. Las causales de irregistrabilidad persiguen precisamente evitar la posibilidad de confusión o de engaño. De suerte que si una marca no da lugar a ello, síguese que es distintiva. Como sucede en el presente caso, donde ha quedado establecido que las marcas US TOP (nominativa) y STOP (mixta) no pueden generar confusión o engaño entre el público consumidor respecto de los productos que ellas distinguen. REGISTRO DE MARCA - Procedencia / DERECHO AL USO DE LA MARCA Demostrada como ha quedado la registrabilidad de la marca US TOP y la posibilidad de coexistencia en el mercado con la marca STOP, mal puede sostenerse que al disponer la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de aquélla se haya desconocido el derecho al uso exclusivo que tiene la sociedad demandante sobre la marca STOP. Este derecho, según el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, le permite "aplicar la marca al producto usándola sobre el mismo producto, sobre su envase o envoltorio", "comercializar esos productos o servicios utilizando la marca como identificación con la facultad de "prohibir que terceros vendan productos o suministren servicios identificados con la misma marca" y la de "utilizar la marca en el campo publicitario", pero en modo alguno lo faculta para impedir el registro de otras marcas que, reuniendo los

requisitos de registrabilidad, puedan distinguir los mismos productos de su marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho Radicación número: 3701

Actor: SOC. MANUFACTURAS STOP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES La Sala procede a dictar sentencia dentro del proceso de única instancia que, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ha promovido, por conducto de apoderado, la sociedad MANUFACTURAS STOP S.

A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, agotado como se encuentra el trámite procesal correspondiente.

I. LA DEMANDA

1. Las pretensiones La sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. , en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., corregida como fue la demanda, solicita a esta Corporación que se declare la nulidad de : 1) La resolución núm. 15.115 de 28 de agosto de 1.995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual declaró infundada la oposición formulada por la sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP, hoy MANUFACTURAS STOP, contra la solicitud de registro de la marca US TOP

(NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo

2° del decreto 755 de 1.972 y se concedió el registro de dicha marca a la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A.; y 2) La resolución núm. 1730 de 3 de julio de 1.996, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la cual se confirma la resolución núm. 15115 de 28 de agosto de 1.995, anteriormente relacionada. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare fundada la oposición formulada por la demandante, MANUFACTURAS STOP; se ordene la cancelación definitiva del certificado de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA); se disponga comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Hechos u omisiones De la prolija relación que contiene la demanda y su adición, la Sala resume los hechos que sirven de sustento a las pretensiones, así : La sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó solicitud de registro de la marca US TOP (DENOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 24 del decreto 755 de 1.972.

Conforme al trámite consagrado en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente cuando se solicitó el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), presentada la solicitud de registro de una marca,

antes de ordenar la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio estaba en la obligación legal de examinar a fondo si la marca estaba incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad, para advertírselo así al solicitante. Sólo si encontraba que la solicitud no merecía reparos o que la respuesta del solicitante desvirtuaba su advertencia, se ordenaba la publicación. Sin embargo, la División de Propiedad Industrial, Sección de Marcas, de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizó el examen de registrabilidad, encontrando que la marca era registrable, y procedió a aceptar la solicitud, ordenando la publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin advertir al solicitante que por hallarse registrada a nombre de la sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO & CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP, hoy MANUFACTURAS STOP S.A., la marca STOP (MIXTA), para distinguir productos comprendidos dentro de las clases 24, 25 y 35 del decreto 755 de 1.972, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 ibídem. Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO & CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP, hoy MANUFACTURAS STOP S.A., formuló demanda de oposición contra el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), con fundamento en que era titular del registro de la marca STOP y de la enseña comercial STOP.

Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución núm. 15.115 de 28 de agosto de 1.995, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada la actora y se concedió el registro a la sociedad SAO PAULO

ALPARGATAS S.A.

La citada resolución se fundamentó, en esencia, en que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico en error; que según consta en los registros de la propiedad industrial la sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO & CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP es titular de las marcas STOP, certificados núms. 104.214 y 104.213, para distinguir todos los productos comprendidos en las clases 24 y 25 de la nomenclatura vigente, a la vez que la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. lo es en Colombia de la marca US TOP, certificado 98.354 vigente hasta enero del año 2.002 para distinguir productos de la clase 25, de lo cual se infiere que tales marcas han coexistido en el mercado sin crear riesgo de confusión en el público; y que de la comparación de las marcas en su conjunto, no existe entre las referidas marcas semejanza que pueda inducir al público a error. Contra la referida resolución se interpuso el recurso de

apelación, para demostrar, con fundamentos jurídicos, que la marca US TOP (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del decreto 755 de 1.972 no era registrable, puesto que la demandante era propietaria de las marcas STOP (ETIQUETA), según los certificados núms. 96.477, 95.958 y 104.213, STOP (NOMINATIVA), y de la enseña comercial STOP (ETIQUETA), los cuales se solicitaron y fueron concedidos con anterioridad a la fecha de solicitud del registro US TOP (NOMINATIVA) por la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A.; y porque presentaban similitudes gramaticales, fonéticas, visuales, gráficas e ideológicas. El recurso de apelación fue desatado mediante la resolución núm. 1730 de 3 de julio de 1.996, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, con el argumento central de que del examen de conjunto de los signos US TOP y STOP se concluye que no presentan suficientes semejanzas que imposibiliten la coexistencia de las marcas en el mercado, ni son susceptibles de inducir a error al público consumidor. Esta afirmación se hizo pese a que para ello se fundamentó en una doctrina del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, donde se sostiene que “..si las denominaciones en comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes”. Para afirmar que las marcas aludidas han coexistido sin que por ello haya habido confusión, la entidad demandada no tuvo en cuenta que la

misma sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. había manifestado que existía semejanza y confundibilidad entre los signos US TOP y STOP, cuando en junio de 1.994 formuló oposición al registro de la marca STOP (DENOMINATIVA) que se tramitaba bajo el expediente 346.516.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

1. La sociedad demandante invoca como normas violadas por la resolución 15.115 de 28 de agosto de 1995 los artículos 56 de la Decisión 85 (hoy artículo 81 de la Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:, 62 de la Decisión 85 (hoy 96 de la Decisión 344), en concordancia con los artículos 58, literal f), (hoy literal a) del artículo 83 de la Decisión 344) 56, 64, y 65 de la misma Decisión 85; 72 de la Decisión 85 ( hoy 102 de la Decisión 344), en concordancia con los artículos 30 de la Constitución de 1.886 (hoy 58 de la Constitución vigente), 3, inciso 6, 69 y 71 del C.C.A.; y 95 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 81, 83, literal a), y 104 de la misma Decisión.

La violación se explica, en general, en que al efectuar el examen de registrabilidad de la MARCA US TOP (NOMINATIVA) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ignoró que dicha marca era irregistrable, pues ya se encontraba vigente el registro de la marca STOP (MIXTA), como también que la misma sociedad SAO PAULO

ALPARGATAS S.A. había manifestado que esas dos marcas no podían coexistir en el mercado; hizo caso omiso del trámite que para el registro de marcas establecía la Decisión 85 de dicho Acuerdo, ya que no se informó a la solicitante sobre la causal de irregistrabilidad en que se hallaba la marca cuyo registro se solicitaba; se concedió el registro a una marca que carecía de novedad y de suficiente distintividad, susceptible de ser confundida con la marca ya registrada, dada la identidad visual, ortográfica, gráfica y auditiva entre ellas; y, sin la imparcialidad requerida, se desconocieron los derechos adquiridos por

INDUSTRIAS STOP.

2. La resolución núm. 1730 de 3 de julio de 1.996, a su vez, viola los artículos 81, en concordancia con el artículo 83, literal a); y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 104 ibídem, 58 de la Constitución, 3, inciso 6, 69 y 71 del C.C.A., por razones similares a las anteriormente explicadas.

3. Los actos acusados, en conjunto, violan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por inaplicación o incorrecta aplicación y por la no adopción por la Superintendencia de Industria y Comercio de las medidas necesarias tendientes a darles cumplimiento y salvaguardar los derechos de la sociedad actora.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA Contestaron la demanda, debidamente vinculados al proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Curador ad litem que

hubo de nombrarse a la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

1. La Superintendencia de Industria y Comercio si bien acepta como ciertos los hechos, respecto de los mismos manifiesta que entre los signos marcarios en cita no existe confundibilidad que pueda llevar al engaño al consumidor, pues la marca STOP es mixta, es decir, está conformada no solamente por vocablos sino por un elemento gráfico, mientras la marca US TOP ha sido registrada en forma expresiva y sin distintivos ni etiquetas.

En defensa de la legalidad de los actos acusados, aduce que en la expedición de los mismos no se incurrió en violación de las normas constitucionales, legales y comunitarias invocadas; se actuó con plena competencia y ajustándose con plenitud al trámite administrativo previsto en materia marcaria; se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa; que dentro de la oposición presentada en la vía gubernativa MANUFACTURAS STOP no demostró tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca US TOP; y que del examen de conjunto de las marcas US TOP y STOP se concluye sin dificultad que entre ellas no existe confundibilidad que pueda llevar al consumidor a engaño.

2. El curador ad litem de la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. expresa que desconoce tanto los hechos como la veracidad de las pruebas y que, por lo tanto, su actividad se limita a aceptar los hechos que se demuestren y las violaciones a las normas que se comprueben, así como a rechazar las apreciaciones que carezcan de prueba.

III. PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el

actor, los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas (Expediente 3701, folios 97 a 173), y el expediente 346.516 relativo a la solicitud de registro de la marca STOP, clase 25 (folios 270 a 322). Asimismo, se arrimaron al expediente certificaciones del depósito y registro del nombre comercial STOP (nominativa) y de las marcas STOP (mixta), para distinguir productos de la clases 23, 24, 25, 26, 35 y 42; así como del registro de la marca US TOP, para distinguir productos de las clases 24 y 25 (folios 324 a 327, 330 a 337 y 341 a 353).

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION

1. El apoderado de la sociedad actora expresa que de la comparación de las marcas en conflicto, desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético y auditivo, se establece que son idénticas y que por lo mismo la marca demandada, US TOP, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta causal tiene por objeto impedir el registro de una marca cuando se presenten confusiones o similitudes capaces de inducir al público a error, como en el presente caso, cuando con la marca demandada se pretende distinguir productos idénticos a los de la marca demandante. Advierte también que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 del la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque en el caso de la marca demandada, en contraposición con la del demandante, no existe diferencia, máxime cuando se trata de distinguir los mismos productos. Finalmente, que se violó el artículo 102 de la Decisión 344

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la sociedad demandante tiene el derecho exclusivo para disponer de la marca y distinguir los productos iguales a los de la marca demandada, de conformidad con el registro 104213, cuyo titular es la sociedad MANUFACTURAS STOP, propiedad privada que le ha sido vulnerada, pues no se tuvo en cuenta que la marca de la demandante es anterior.

2. La Superintendencia de Industria y Comercio reitera sus planteamientos defensivos e invocando como aplicable al presente asunto lo expuesto por la Sección Primera del Consejo de Estado (sentencia de 5 de septiembre de 1.996, M.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola, actora sociedad Aristizábal Muñoz Confecciones Laura), solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda.

3. La Procuradora Novena Delegada ante la Corporación considera que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no transgredió los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni las demás normas citadas como vulneradas por la demandante.

Para desestimar las semejanzas entre las marcas US TOP (nominativa) y STOP (mixta) considera que mientras el signo STOP está compuesto por cuatro letras y una sola palabra, la marca US TOP está conformada por cinco letras, de las cuales la U no hace parte de la palabra STOP, y por dos palabras. Además, mientras que la marca US TOP es nominativa la marca STOP es mixta, lo que significa que está conformada por vocablos y por un elemento gráfico que la diferencia de la anterior.

V. CONSIDERACIONES

1ª. - Los cargos Tanto del concepto de la violación como del alegato de conclusión se desprende que los cargos contra los actos acusados se contraen, en esencia a: 1) Irregistrabilidad de la marca US TOP, dada su identidad o semejanza con la marca STOP; 2) Carencia de distintividad de la marca US TOP; 3) La no información a la sociedad solicitante del registro de la marca US TOP de la causal de irregistrabilidad en que ésta se encontraba; 4) Vulneración de los derechos adquiridos por la propietaria de la marca STOP; y 5) Inaplicación e incorrecta interpretación de las normas comunitarias. 2ª. Examen de los cargos Primer cargo: Irregistrabilidad de la marca US TOP. A juicio de la sociedad demandante la marca US TOP (nominativa), dada su identidad o semejanza con la marca STOP (mixta), se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es del siguiente tenor: “Art. 83. - Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “…”. Por tanto, el examen del cargo ha de centrarse en establecer

si entre las marcas cuyo registro se pide anular, US TOP (nominativa), y la que se dice registrada con anterioridad, STOP (mixta), existe semejanza con capacidad para inducir al público a error, y si por ello es irregistrable la marca US TOP. A este propósito y en orden a determinar la posibilidad de confusión y la similitud o semejanza de los signos en conflicto, se adoptarán los criterios y reglas dados en la interpretación prejudicial que, por iniciativa de la Sala, se obtuvo del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, acerca de las normas de dicho Acuerdo invocadas en los cargos, producida el 27 de abril de 1.998 dentro del PROCESO 28 - IP - 97, que obra a los folios 477 a 500 del plenario. Al comparar las marcas aludidas lo primero que se observa, dadas sus características, es el carácter denominativo del signo US TOP, en cuanto utiliza signos acústicos y está formado por letras que integran un conjunto pronunciable, frente a la condición de mixta que ostenta la marca STOP, pues está constituida por un elemento denominativo, una palabra, y un elemento gráfico. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena precisa que “El signo STOP (ETIQUETA) es una marca mixta”, en donde “por lo general el elemento predominante es el denominativo, pues las palabras son la forma usual de solicitar las marcas y los productos”. Para la confrontación de este tipo de marcas, se remite a lo analizado por el mismo Tribunal en la sentencia dictada en el Proceso 4 - IP - 91, de 16 de diciembre de 1.991, donde dijo: “Según la

doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor al señalar el producto...”. Agregó que “Se debe analizar qué es lo más característico de la marca, qué es lo que produce impacto en la mente del consumidor porque es ahí donde está el riesgo de confusión”, en apoyo de lo cual y “para llegar a determinar si la confusión existe” cita la recomendación de Fernández Novoa (fundamento de Derecho de Marcas”, pág.240) que dice : Hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. Con el anterior derrotero, y sólo frente al elemento denominativo, la Sala no encuentra que entre los signos o expresiones STOP y US TOP exista posibilidad de confusión en los usuarios, atendiendo a la primera regla de comparación dada por el Tribunal Andino, según la cual “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”. Puesto que siendo ambas palabras de origen extranjero, la primera, STOP, despierta automáticamente la impresión de “pare”, “deténgase”, que es su traducción del inglés, con amplia difusión en nuestro medio, y que evoca la respectiva señal de

tránsito o las luces traseras de prevención de los vehículos automotores. La segunda, US TOP, por su parte, conformada por dos palabras, aunque los signos no deben ser objeto de desmembración o análisis fragmentado, sugiere por el morfema inicial, US, la idea de un país muy conocido por su sigla (Estados Unidos) y con la otra, el tope, lo más alto, también de amplia utilización en nuestro medio. Podría afirmarse que esta es una interpretación que exige cierta cultura, mas no puede olvidarse que las marcas que apelan a idiomas extranjeros son más asimilables por los consumidores de clase media, hacia quienes se dirige el producto, los cuales proceden con mayor diligencia al escogerlo; y que el juzgador “para desentrañar la confundibilidad o no de signos enfrentados, deberá acogerse a las reglas dadas por la doctrina que ha repetido este tribunal en varias sentencias de interpretación prejudicial, primando en todo caso la subjetividad del juzgador, en base (sic) no de un criterio absoluto o arbitrario, sino con fundamento en las antedichas reglas” (destaca la Sala). No obstante que ambas marcas tienen como objeto la distinción de productos de la clase 24, la comparación de dichas dos marcas, siguiendo las reglas dadas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, conduce a la Sala a reforzar su conclusión de que ellas no son confundibles entre sí. Tales reglas están contenidas en las reiteradas interpretaciones prejudiciales hechas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena sobre el punto y que el mismo resume acudiendo a una sentencia del Tribunal Supremo Español, Tercera Sala, Sección 1ª de 18 de julio de 1.996, así : “El riesgo de confusión

resulta de la semejanza fonética entre los signos distintivos confrontados que puede originar error o confusión en el mercado”. En el plano fonético no advierte la Sala tal posibilidad de confusión, si se tiene en cuenta que: a) Las dos marcas sólo tienen una vocal idéntica, la O, que no está ubicada en el mismo orden. Mientras en la marca STOP está situada en el tercer lugar, en la expresión US TOP, lo estaría en el cuarto si las dos palabras se tomaran como una sola. Además, esta última contiene una vocal diferente, la U, no presente en la marca STOP; y b) que no hay coincidencia, antes bien existe disparidad de las sílabas que encabezan las dos denominaciones. En la marca US TOP la primera sílaba es US, incluso independiente del resto de la expresión; en la marca STOP, sólo hay una sílaba, un sólo golpe de voz. Tampoco hay lugar a la confusión auditiva, por la posibilidad de una percepción sonora similar por parte del consumidor respecto de la forma como se expresan una y otra marca; ni a la confusión visual, desde luego que una de las dos marcas se conforma de dos palabras, mientras la otra sólo de una que, además, va acompañada de un elemento gráfico; y mucho menos la ortográfica. En estas condiciones la Sala no encuentra demostrada la causal de irregistrabilidad que se predica en el cargo. Dos cuestiones, empero, requieren ser analizadas: Se trata la primera del reconocimiento tácito de la irregistrabilidad de la marca US TOP por su titular, al haber presentado demanda de oposición al registro de la marca STOP en la clase 25, dentro del expediente 346.516. En efecto, dentro del aludido expediente aparece la oposición

presentada por el apoderado de la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. al registro del nombre STOP, con base en la similitud de las marcas. Pero aunque el expediente aparece incompleto, dentro del plenario aparecen certificados demostrativos de que con posterioridad a dicha oposición se han concedido registros de la marca STOP clase 25 (folios 335, 343, 346, 347, 353), lo cual indica que la oposición fue denegada. Para la irregistrabilidad de una marca no son suficientes las afirmaciones de los propietarios de otra competidora, sino que efectivamente aquélla se encuentre comprendida dentro de las causales que al efecto señala la ley comunitaria, correspondiendo a la Oficina Nacional Competente realizar el respectivo examen de registrabilidad (art. 96 Decisión 344), según las pruebas y el criterio del funcionario. De suerte que no hallándose que la marca US TOP (nominativa) sea idéntica a la marca STOP (mixta), pueden ellas coexistir en el mercado, sin que sean relevantes las afirmaciones de similitud o identidad que hagan sus titulares. Atañe la segunda a la cita que se hace en la demanda de lo decidido por esta Corporación en la sentencia del 30 de noviembre de 1.995, con ponencia del Magistrado Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del expediente 2532, en la cual se reconoció que la marca STOP JEANS no era registrable, pero porque la palabra JEAN era genérica, usada comúnmente para designar pantalones de cierto tipo de tela lona azulada y porque, según un informe rendido por la misma entidad, la citada expresión no se encontraba registrada ni en trámite, lo cual indujo en error para denegar la oposición, y esa no es la situación

del presente caso, razón por la cual resulta inaplicable al mismo. Segundo cargo. Carencia de distintividad de la marca US TOP . Se funda en que la marca US TOP carece de la suficiente fuerza distintiva y de novedad, con violación del artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que reza: Art. 81. Podrán registrarse como marcas los signos distintivos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Al respecto arguye que la distintividad de la marca es la que imprime originalidad a la misma, de modo que pueda distinguir o diferenciar un producto o servicio iguales a los que produzca o comercialice otra persona ; y eso no se logra en el sub lite porque el signo demandado, US TOP, no es diferente o diferenciable de la marca STOP, máxime cuando distinguen los mismos productos. La distintividad de una marca permite distinguirla de otra, individualizar productos o servicios, identificar su origen, procedencia o calidad, sin dar lugar a confusión a engaño. De suerte que una marca es distintiva cuando permite identificar un producto respecto de otros del mercado, evitando confusión o engaño. Las causales de irregistrabilidad persiguen precisamente evitar la posibilidad de confusión o de engaño. De suerte que si una marca no da lugar a ello, síguese que es distintiva. Como sucede en el presente caso, donde ha quedado establecido que las marcas US TOP (nominativa) y STOP (mixta) no

pueden generar confusión o engaño entre el público consumidor respecto de los productos que ellas distinguen. Al diferir las marcas en cuestión, no puede sostenerse válidamente que una de ellas haya sido registrada con anterioridad a la otra. Cumple también, entonces, la marca US TOP con la condición de ser novedosa. Al respecto, ha dicho el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que “Al referirse a productos de la misma clase, la novedad no conlleva un concepto absoluto sino relativo, ya que no se requiere que la marca sea novedosa por sí misma sino que difiera de la que utilizan sus competidores para designar los mismos productos” (sentencia de 18 de septiembre de 1.995, Proceso 12 - IP95, citado por la demandante). El cargo no prospera. Tercer cargo. La no información a la sociedad solicitante del registro de la marca US TOP de la causal de irregistrabilidad en que estaba incursa. Se basa en que se hizo caso omiso del trámite para el registro de marcas consagrado en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque se debió informar a la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. sobre la causal de irregistrabilidad señalada en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de dicha Comisión (hoy literal a) del artículo 83 de la Decisión 344) y al no hacerlo se abstuvo de efectuar correctamente el examen de registrabilidad. Del expediente 254667, aportado en copia al proceso, se establece que una vez se hubo certificado por el funcionario correspondiente que la expresión US TOP no se encontraba registrada, se ordenó aportar por el

peticionario el extracto para su publicación. Cumplido lo anterior, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial (folios 109 a 112), lo cual supone que la Oficina Nacional Competente ad