CE-SEC1-EXP1998-N3702

EXCEPCION DE CADUCIDAD DE LA ACCION - Declaratoria / ACCION ESPECIAL DE NULIDAD - Término de Caducidad / CADUCIDAD DE LA ACCION ESPECIAL DE NULIDAD - Cómputo / FALLO INHIBITORIOCaducidad de la Acción / ACCION PUBLICA ESPECIAL DE NULIDADTitularidad Para la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por el art. 136 del C.C.A., la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro meses contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Dado que la resolución núm. 711 de 14 de enero de 1982 fue publicada en forma oportuna, de acuerdo con los términos del artículo 71 de la Decisión 85, es claro que operó el fenómeno jurídico a que se ha hecho alusión. No obstante que en la demanda la sociedad Manufacturas Stop S.A. invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., debe interpretarse que se trata de la acción especial de nulidad prevista en el artículo 596 del Código de Comercio, vigente para la época en que se expidieron los actos administrativos demandados. Como se ha sostenido en pasadas oportunidades cuando la Sala ha abordado el tema, se ha dicho que la acción de nulidad contenida en el artículo 596 del C. de Co. es una acción pública especial, que puede promover cualquier persona, incluso quien haya recibido un agravio por el acto jurídico acusado y que, por excepción a la regla general, tiene un término de cinco años para su

ejercicio, contados a partir del registro de la marca cuya cancelación se solicita. Esta corporación reiteradamente ha precisado que el término de cinco años a que alude la disposición legal antes transcrita debe contarse a partir de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y no simplemente del registro, porque es sólo con dicha publicación que los interesados están en capacidad de enterarse de la concesión del registro marcario. Como la fecha de presentación de la demanda para que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual se concedió a la firma Sao Paulo Alpargatas S.A. el registro de marca US TOP - NOMINATIVA y del que concede la renovación del registro por cinco años fue el 22 de marzo de 1996, esta claro que transcurrieron más de los cinco años que el Código de Comercio preveía para efectos del ejercicio de la acción consagrada en su artículo 596, razón por la cual la Sala deberá inhibirse para fallar de fondo el presente asunto. NOTA DE RELATORIA: La Sala reitera un pronunciamiento anterior, de la misma Sección, en sentencia del 21 de mayo de

1992, Exp. 1072, Ponente: Dr. MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Santa Fe de Bogotá, D. C., primero (1º) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998) Radicación número: 3702

Actor: MANUFACTURAS STOP S. A

Demandado: DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA

DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada mediante apoderado por la sociedad Manufacturas Stop S. A., para que se declare la nulidad de la resolución núm. 711 de 14 de enero de 1982, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 179.116, mediante la cual se concedió a la Sociedad Sao Paulo Alpargatas S. A., el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. Que se declare la nulidad de la resolución núm. 10.711 de 9 de diciembre de 1988, expedida por la precitada dependencia dentro del expediente administrativo núm. 264.566, por medio de la cual se concede la renovación por 5 años del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir los productos ya identificados, para el período comprendido entre el 14 de enero de 1987 y el 14 de enero de 1992. Que se declare la nulidad del acto administrativo presunto por el cual se concede la renovación, por 10 años, del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir los productos ya mencionados, certificado núm. 98.354, a nombre de Sao Paulo Alpargatas S. A., cuya solicitud se radicó bajo el expediente núm. 353.538 el 14 de enero de 1992.

A título de restablecimiento del derecho, que se ordene la cancelación definitiva del certificado de registro núm. 98.354 de 14 de enero de 1982, correspondiente a la marca US TOP (NOMINATIVA), así como que se comuniquen las determinaciones adoptadas a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y que se publique la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. La demanda A) Los hechos La sociedad Sao Paulo Alpargatas S.A, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitó, el 22 de enero de 1979, el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972.

Conforme con el trámite consagrado en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente cuando se solicitó el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el examen de registrabilidad de la marca y consideró que no estaba incursa en causal de irregistrabilidad alguna, por lo que ordenó la publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin advertir que la sociedad Alberto Rivera Giraldo & Cia S. C. A. Manufacturas Stop, hoy Manufacturas Stop S. A., había solicitado prioritariamente el registro de la marca STOP (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, que la solicitud de registro de la marca US TOP se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida

en el literal f del artículo 58 de la Decisión 85 ya citada. Una vez se concedió el registro, certificado núm. 98.354, éste fue “aparentemente publicado” en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 310 de 16 de noviembre de 1983, publicación que debe tenerse por inexistente o que no surte efectos legales, por haberse efectuado sin el lleno de los requisitos exigidos por la Ley 167 de 1941, vigente para esa época, habida cuenta de que no se insertó en dicha Gaceta la parte considerativa de la resolución núm. 711 de 14 de enero de 1982, por la cual se concedió el registro pedido; tampoco se indicaron allí los recursos de vía gubernativa que procedían contra el acto administrativo, por lo cual la notificación efectuada a los terceros que no fueron parte, es inexistente. El 22 de diciembre de 1986, la sociedad Sao Paulo Alpargatas S. A. solicitó la renovación del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), petición que, mediante la resolución núm. 10.711 de 9 de diciembre de 1988, se concedió por el período comprendido entre el 14 de enero de 1987 y el 14 de enero 1992. El 14 de enero de 1992, se pidió nuevamente la renovación del registro para el período comprendido entre el 14 de enero de 1992 y el 14 de enero de 2.002, solicitud que en la actualidad se tramita bajo el expediente núm. 353.538. De otra parte, la sociedad demandante solicitó el 27 de septiembre de 1977

y obtuvo la titularidad del registro de la marca STOP (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, según Certificado de Registro núm. 96.477, tramitado bajo el expediente núm. 169.095, y STOP (NOMINATIVA), registro núm. 104.213, para distinguir igual clase de productos. Así mismo, en dicha fecha solicitó el registro de la marca STOP (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25, de conformidad con el certificado de registro núm. 95.958, tramitado bajo el expediente administrativo núm. 169.093, y STOP (NOMINATIVA), certificado de registro núm. 104.214, para distinguir productos comprendidos en la clase 25. En el mismo orden de ideas, la demandante es titular del registro de la marca STOP (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, certificado de registro núm. 96.476, vigente hasta el día 26 de septiembre de 1996. En igual forma, también es titular de la marca STOP (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 26, según registro 104.210. La demandante es propietaria, además, de la marca STOP (ETIQUETA) para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, según registro núm. 117.198. La Superintendencia concedió el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sin considerar que tal marca no podía registrarse por encontrarse registrada con anterioridad la marca STOP (MIXTA).

Por su parte, la sociedad Sao Paulo Alpargatas S. A. afirmó, a través de su apoderado, al oponerse a la solicitud de registro de la marca STOP (NOMINATIVA) de la demandante, que la marca US TOP es similar fonética, ortográfica y gráficamente a la marca STOP, lo que las hace confundibles y, por ende, pueden inducir a error al consumidor. Esa similitud se desprende de la simple comparación entre las marcas. B) Las normas que se consideran violadas y el concepto de violación 1.- La sociedad demandante invoca como normas violadas por la resolución núm. 711 de 14 de enero de 1983, las siguientes: - El artículo 56 de la Decisión 85 (hoy artículo 81 de la Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; - El artículo 62 de la Decisión 85 (hoy 96 de la Decisión 344), en concordancia con los artículos 58, literal f), (hoy literal a) del artículo 83 de la Decisión 344) 56, 64, y 65 de la misma Decisión 85; - El artículo 72 de la Decisión 85 (hoy 102 de la Decisión 344), en concordancia con el artículo 76 ibídem, y los artículos 30 de la Constitución de 1.886 (hoy 58 de la Constitución vigente), 3, inciso 6, 69 y 71 del C.C.A. 2.- La resolución núm. 10.711 de 9 de diciembre de 1988 viola, por su parte, las siguientes disposiciones normativas: - El artículo 76 de la Decisión 85, ya citada, en concordancia con los artículos 56, 58 y 72 de la misma Decisión, así como también el artículo 30 de la

Constitución Política; - Los artículos 69 y 71 del C. C. A., en concordancia con los artículos 72, 56 y 58 de la Decisión 85 mencionada; - El artículo 72 de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 3, inc. 6, del C. C. A. 3.- El acto presunto por el cual se concede la renovación del certificado de registro núm. 98.354, viola, según afirma la demandante: - El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el 99 de la misma Decisión, y los artículos 58 de la Constitución Política y 3, inc. 6, 69 y 71 del C. C. A. Los actos acusados violan además los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En cuanto a la resolución núm. 711 de 1993, la violación denunciada se explica, en general, en que al efectuar el examen de registrabilidad de la marca US TOP (NOMINATIVA), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que dicha marca era irregistrable por carecer de suficiente fuerza distintiva y hallarse vigente el registro de la marca STOP (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Agrega el demandante que la “… distintividad consiste precisamente en que la marca o registro marcario sea individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquier otro. La distintividad es un carácter que le otorga a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé

lugar a confusiones con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos.” En el caso sub - exámine, el signo US STOP (NOMINATIVO) es engañosamente confundible con el signo STOP (MIXTO), por lo cual no resulta idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 25. De otra parte, la demandada debió informar a la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S. A. sobre la causal de irregistrabilidad señalada en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 y posteriormente rechazar el registro de la marca, por lo que al no hacerlo, se abstuvo de efectuar correctamente el examen de registrabilidad ordenado por el artículo 62 de la citada Decisión, violándose así los artículos 62, 58 literal f), 56 y 64 ibídem. En el mismo orden de ideas, la demandada no garantizó a la demandante los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes, pues ha debido proceder a cancelar de oficio el certificado de registro de la marca US TOP (NOMINATIVO) y garantizar de esa manera los mejores derechos de la sociedad demandante y en especial el derecho al uso exclusivo adquirido con arreglo a las leyes preexistentes sobre la marca STOP (MIXTA). En cuanto a la resolución núm. 10.711 de 9 de diciembre de 1988, se le acusa de violación de los derechos adquiridos por MANUFACTURAS STOP sobre la marca STOP (MIXTA), pues la Superintendencia procedió a la renovación del registro de la marca US TOP, así como por no haber procedido a cancelar de oficio el certificado de registro de dicha marca. En el mismo sentido de las

acusaciones contra la primera resolución, por cuanto no se aplicaron los artículos 72, 56 y 58 de la Decisión 85, al abstenerse de revocar de oficio el acto demandado, como tampoco se aplicó el derecho exclusivo a la marca adquirido ante la respectiva oficina Nacional competente, ni se respetaron los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas. Respecto del acto presunto, por el cual se concede la renovación del certificado de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), la entidad demandada viola la titularidad adquirida con anterioridad por la demandante, así como no garantiza sus mejores derechos, ni los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, así como tampoco se interpretó, ni se aplicó correctamente la normatividad sobre registro de marcas. También se hizo caso omiso de la manifestación de la firma Sao Paulo Alpargatas S. A. sobre la imposibilidad de coexistencia de esas dos marcas, dada su similitud.

II. La contestación de la demanda En desarrollo del trámite correspondiente y vigente en ese entonces, habida cuenta de que el solicitante de la marca cumplió con los requisitos de ley, la Superintendencia ordenó publicar la solicitud de registro de la marca, sin que se presentaran oposiciones a la mencionada solicitud de registro, especialmente por la sociedad demandante, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, por lo que la oficina Nacional competente, como consecuencia de ello, expidió el cuestionado registro.

Para la entidad demandada su actuación no desconoce las normas citadas por cuanto, si bien acepta como ciertos los hechos, hace énfasis en que entre los

signos marcarios en cita no existe confundibilidad que pueda llevar a engaño al consumidor, pues la marca STOP es mixta, es decir, está conformada no solamente por vocablos sino por un elemento gráfico, mientras la marca US TOP ha sido registrada en forma expresiva y sin distintivos ni etiquetas. En defensa de la legalidad de los actos acusados aduce que en la expedición de los mismos no se incurrió en violación de las normas constitucionales, legales y comunitarias invocadas, ya que se actuó con plena competencia y ajustándose con plenitud al trámite administrativo previsto en materia marcaria. Que del examen de conjunto de las marcas US TOP y STOP se concluye sin dificultad que entre ellas no existe confundibilidad que pueda llevar al consumidor a engaño. Invocando el artículo 164 del C. C. A., plantea la entidad demandada a manera de excepción la caducidad de la acción ejercida por la firma demandante, apoyándose en que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del precitado estatuto, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de los 4 meses contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto. Según se advierte la demanda fue presentada el 29 de febrero de 1996 y las notificaciones de los actos demandados se surtieron en forma oportuna, conforme a la ley y en época muy anterior.

III. La actuación surtida Durante el trámite procesal, adelantado conforme a las reglas del Código Contencioso Administrativo, cabe señalar: Mediante auto de 20 de septiembre de 1996 se admitió la demanda (v. folios

119 a 121). La Superintendencia de Industria y Comercio, en memorial obrante a folios 131 a 137, dió contestación a la demanda. Por auto de 12 de diciembre de 1996 se decretaron las pruebas pedidas por las partes (v. folios 178 a 179). Surtido el traslado de que trata el artículo 210 del C. C. A. (v. folio 107), los intervinientes alegaron de conclusión. Acto seguido, conforme lo señala el artículo XXIX del Tratado que crea el Tribunal del Justicia del Acuerdo de Cartagena, se suspendió el proceso y se solicitó la interpretación prejudicial correspondiente (v. folios 393 a 395) actuación que obra en autos (v. folios 405 a 425).

IV. El concepto del Ministerio Público Para la Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante esta Corporación, a partir del examen de lo actuado se aprecia que la publicación del acto de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) se efectuó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 310 de 16 de noviembre de 1983, pues así lo afirma la sociedad actora y lo acepta la entidad demandada en la contestación de la demanda.

Alega la demandante que tal publicación debe tenerse por inexistente toda vez que se realizó con ausencia de los requisitos legales y formales exigidos por el C. C. A., vigente al momento de la publicación. Ese hecho no se demostró en el proceso, pues la sociedad actora, a quien le correspondía la carga de la prueba, no anexó copia de la Gaceta en que se publicó el extracto del registro, y así

determinar si se cumplieron o no las exigencias legales y determinar su validez. En este orden de ideas, se encuentra probado que el acto que concedió el registro fue publicado en la Gaceta del 16 de noviembre de 1983, sin que se desvirtuara su validez. En consecuencia, el término de caducidad de la acción ejercida debe contabilizarse desde esa fecha. Dado que la demanda se presentó el 22 de marzo de 1996, operó el fenómeno de la caducidad de la acción consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio, razón por la cual, en criterio de la Delegada, debe proferirse en este proceso auto inhibitorio. Mas sin embargo, si se estima que no se produjo dicha figura, con la expedición de los actos administrativos demandados no se transgredieron los artículos 56 y 58, literal f, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni las demás normas citadas, habida cuenta de que entre las marcas US TOP (NOMINATIVA) y STOP (mixta) no existen suficientes semejanzas que imposibiliten la coexistencia de las mismas en el mercado. En efecto, mientras el signo STOP está compuesto por 4 letras que conforman una sola palabra, a la marca US TOP la integran 5 y además está compuesta por dos palabras, circunstancias que hacen que entre las dos marcas existan diferencias ortográficas y fonéticas que impiden que las mismas puedan llegar a confundirse. Además, se debe tener presente que la marca STOP es mixta, lo que significa que está conformada no sólo por vocablos sino que contiene un elemento gráfico que la diferencia de la marca US TOP, que es nominativo.

Las razones expuestas llevan a la Agente del Ministerio Público a considerar que en la caso en estudio se deben denegar las súplicas de la demanda, en el evento en que no se profiera el auto inhibitorio ya mencionado.

V. Se considera Sea del caso iniciar estas consideraciones señalando que Manufacturas Stop S. A. demanda, a través de apoderado, la nulidad de la resolución núm. 711 de 14 de enero de 1982, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 179.116, concedió a la sociedad Sao Paulo Alpargatas S. A. el registro de la marca US TOP

(NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza. También pretende la demandante que se anule la resolución núm. 10711 de 9 de diciembre de 1988, expedida por la misma entidad dentro del expediente núm. 264.566, acto administrativo que renovó el registro para el período comprendido entre el 14 de enero de 1987 y el 14 de enero de 1992. Así mismo, demandó la nulidad del acto presunto que concedió la renovación por 10 años. Al respecto es del caso recordar que “… la resolución que ordena la renovación del registro de una marca no es enjuiciable por sí misma,…” (Sent. de 24 de octubre de 1996; Exp. 2277, Consejero Ponente: Dr. Juan A. Polo F.), como lo ha venido considerando en reiteradas oportunidades esta Sala, razón que lleva a limitar este examen de legalidad al acto administrativo que concedió el registro

de la marca US TOP (NOMINATIVA) y no a la resolución núm. 10.711 de 9 de diciembre de 1988, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio renovó el registro concedido para el período comprendido entre el 14 de enero de 1987 y el 14 de enero de 1992, ni tampoco al acto presunto. Puntualizado lo anterior y antes de analizar el fondo del presente proceso, la Sala se detendrá en el estudio de la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, propuesta por la parte demandada. Para la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del C. C. A., la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro meses contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Dado que la resolución núm. 711 de 14 de enero de 1982 fue publicada en forma oportuna, de acuerdo con los términos del artículo 71 de la Decisión 85, es claro que operó el fenómeno jurídico a que se ha hecho alusión. No obstante que en la demanda la sociedad Manufacturas Stop S. A. invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., debe interpretarse que se trata de la acción especial de nulidad prevista en el artículo 596 del Código de Comercio, vigente para la época en que se expidieron los actos administrativos demandados. Esa norma preveía: “Artículo 596.- El certificado de una marca podrá anularse a petición de

cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”. Como se ha sostenido en pasadas oportunidades cuando la Sala ha abordado el tema, se ha dicho que la acción de nulidad contenida en el precitado artículo es una acción pública especial, que puede promover cualquier persona, incluso quien haya recibido un agravio por el acto jurídico acusado y que, por excepción a la regla general, tiene un término de cinco años para su ejercicio, contados a partir del registro de la marca cuya cancelación se solicita.

Ha dicho esta Sección: “Y es que en materia de propiedad industrial, el acto administrativo que concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de contenido particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación y procedimiento administrativo sui-generis, de contenido jurídico dual, pues por un lado confiere al particular solicitante el uso de la marca y, por otro lado, impide a toda la comunidad usarla para distinguir iguales o similares productos; de ello se desprende la reglamentación que, en lo tocante a la acción y al término para su ejercicio, el legislador Nacional -incluso el comunitarioha querido darle de manera especial: la titularidad de la acción en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido en esa actuación o en la vía gubernativa, o nó, y en un término especial de caducidad, de cinco años, preséntese o nó, como consecuencia del decreto de nulidad del acto,

un restablecimiento automático de un derecho o situación jurídica individual, como resultado del restablecimiento del orden jurídico objetivo.” (Sent. de 21 de mayo de 1992; Exp. núm. 1072; Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez). Esta Corporación reiteradamente ha precisado que el término de cinco años a que alude la disposición legal antes transcrita debe contarse a partir de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y no simplemente del registro, porque es sólo con dicha publicación que los interesados están en capacidad de enterarse de la concesión del registro marcario. Para efectos de dilucidar si en el presente asunto operó o nó la alegada caducidad de la acción ejercida, la Sala dispuso por auto de 23 de julio del año en curso que la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio certificara la fecha exacta en que fue publicada el resolución 711 de 14 de agosto de 1982, proferida dentro del expediente administrativo núm. 179.116, y enviara fotocopia del ejemplar de la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 310 de 16 de noviembre de 1983. La respuesta al anotado requerimiento fue enviada con oficio núm. 2014 (v. folio 432 c. ppal.), recibido en la Secretaría de la Sección el 7 de septiembre último. De la precitada respuesta se destaca una certificación (v. folio 1 c. 2) de donde se extrae que: “Mediante resolución núm. 711 de 14 de enero de 1982 expedida en el expediente núm. 179.116 se concedió el registro de la marca

referenciada, publicándose el título en la página 93 de la Gaceta 310 de la Propiedad Industrial de fecha 16 de noviembre de 1983.” También se adjuntó al referenciado oficio una copia auténtica de la Gaceta de Propiedad Industrial publicada el 16 de noviembre de 1983, en cuya página 93 aparece la siguiente anotación: “Marca: ‘US TOP’ Certificado No. 98.354. Vigencia: enero 14 de 1982 a enero 14 de 1987. Expediente No. 179.116. Propietario: Sao Paulo Alpargatas S. A. Domicilio: Sao Paulo, Brasil, Distingue: clase 25ª.” Pero esa publicación, según las palabras de la sociedad demandante, “… debe tenerse por inexistente o que no surte efectos legales, por haberse efectuado sin el lleno de los requisitos exigidos por la Ley 167 de 1941, vigente para esa época, habida cuenta de que no se insertó en dicha Gaceta la parte considerativa de la resolución núm. 711 de 14 de enero de 1982, por la cual se concedió el registro pedido; tampoco se indicaron allí los recursos de vía gubernativa que procedían contra el acto administrativo, por lo cual la notificación efectuada a los terceros que no fueron parte, es inexistente.” Sobre la afirmación transcrita basta señalar que de conformidad con el artículo 71 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “La oficina nacional competente ordenará la publicación de las marcas registradas en un órgano de publicidad adecuado.”, disposición que deja sin soporte jurídico la

alegación de la demandante habida cuenta de que, como se advierte, no era necesario publicar la parte considerativa de la resolución que otorgó la marca o los recursos administrativos que procedía en su contra, o las demás situaciones que plantea la sociedad Manufacturas Stop S. A., pues la ley comunitaria exige solamente la publicación de las “marcas registradas” y no del acto administrativo que otorgó el registro correspondiente. Tampoco encuentra la Sala de recibo el segundo argumento presentado por la actora sobre la aplicación de la Ley 167 de 1941, por cuanto existía normatividad especial sobre la materia, lo que conduce a la inaplicación de las normas que rigen los procedimientos administrativos previstos en el Código Contencioso Administrativo, como se desprende del artículo citado en el párrafo precedente. Conforme con lo anterior, se tiene que el acto de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 16 de noviembre de 1983. De tal manera que dicha fecha debe tomarse como inicio del término a que ya se ha hecho alusión y, a su vez, sirve para determinar el día en que vencieron los cinco años ya mencionados, suceso que acaeció el 16 de noviembre de 1988. Como la fecha de presentación de la demanda para que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual se concedió a la firma Sao Paulo Alpargatas S. A. el registro de la marca US TOP - NOMINATIVA (res. núm. 711 de 14 de enero de 1982) y del que concede la renovación del registro por cinco años (res. núm. 10.711 de 9 de diciembre de 1988), fue el 22 de marzo de

1996 (v. folio 75 vuelto), está claro que transcurrieron más de los cinco años que el Código de Comercio preveía para efectos del ejercicio de la acción consagrada en su artículo 596, razón por la cual la Sala deberá inhibirse para fallar de fondo el presente asunto. Cabe observar, finalmente, que en este caso se tiene en cuenta el referido término porque el acto inicial de registro fue expedido bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya normatividad remitía al derecho interno en relación con la acción de nulidad (art. 84) y que para el momento en que se adelantó el trámite que concluyó con la expedición de la resolución 711 de 14 de enero de 1983, estaba vigente el artículo 595 del Código de Comercio, en donde, como se ha dicho, se preveía un término de caducidad de cinco (5) años. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,