CE-SEC1-EXP1998-N4086

IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Signos Imitativos de Nombres de Otro Estado / REGISTRO DE MARCA - Procedencia / PROCEDIBILIDAD DEL REGISTRO - Constituir un Elemento Accesorio del Distintivo Principal / WORLD CUP FRANCE 98 / ETIQUETA En el caso sub examine no se está en presencia de la causal de irregistrabilidad aducida por la entidad demandada para denegar el registro de la marca en cuestión en favor de la sociedad actora, ya que en el caso concreto de acontecimientos notorios, como lo son, entre otros, los campeonatos mundiales de fútbol, el nombre del país sede donde ha de realizarse el evento es sólo una orientación geográfica y constituye por lo mismo un elemento accesorio del evento principal. Se entiende que dicho país al mismo tiempo se solicita ser la sede de tal evento, está cediendo el derecho al uso de su nombre, uso éste que, conforme se advierte en el texto de la res. Núm. 1010 de 29 de mayo de 1996, también acusada, le fue autorizado a la actora por la F.I.F.A., entidad ésta a la cual le corresponde la organización del evento, y que, según se afirma en la interpretación prejudicial analizada, es con quien el Estado sede tiene el vínculo jurídico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1.998) Radicación número: 4086

Actor: ISL PROPERTIES LTD

Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad ISL PROPERTIES LTD., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 6662 de 31 de marzo de 1.995, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1010 de 29 de mayo de 1.996, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada conceder a la sociedad actora el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), para amparar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. I - . FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 24 a 29): 1º: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) cumple con los elementos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, a que alude dicha norma, en la medida en que puede ser apreciada por los sentidos y representada gráficamente por ser

una marca mixta compuesta por palabras y diseños, además de que no se confunde con aquello que va a identificar, es decir, con el nombre de los productos que ampara, específicamente sombrillas, bolsos deportivos, morrales, tulas, billeteras, carteras y maletines ejecutivos. Tampoco se encuentra que exista otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero, idéntica o similar a WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) para los mismos productos o para productos similares, por lo cual dicha marca es suficientemente distintiva. 2º: Se violó el artículo 82, literal j), ibídem, porque la demandada consideró que la marca en cuestión estaba incursa en la causal de irregistrabilidad a que alude dicha norma, al pretender registrarse el nombre FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a FRANCIA, sin contar con el permiso de la autoridad competente de ese Estado. La demandada se equivocó al considerar que en el registro se reivindicaba la propiedad sobre el término FRANCE, ya que, como se especificó en la solicitud correspondiente, las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión WORLD CUP 98, suprimiendo el término FRANCE. Ello significa que en momento alguno se reivindicó el término FRANCE. Aunque es cierto que dicha palabra aparece dentro de la etiqueta correspondiente, también lo es que no se consideró parte esencial del registro y, en consecuencia, debió entenderse excluida de su protección. Pero aceptando, en gracia de discusión, que no era claro que en la solicitud se hubiera excluido de protección la palabra FRANCE, la demandada debió aclarar

este punto, conforme lo prevé el artículo 89 de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no proceder, como lo hizo, a denegar la marca correspondiente. Con lo anterior no solo violó la norma comunitaria mencionada sino el artículo 3º del C.C.A., en cuanto a los principios de economía y eficacia, pues el peticionario incurrió en gastos y el procedimiento de registro de la marca no logró su finalidad por cuestiones formales que hubieran podido ser saneadas. 3º: Se violó el artículo 82, literal j), ibídem, ya que el nombre del Estado en cuestión en lengua castellana no es FRANCE sino FRANCIA y la causal contenida en aquél únicamente se refiere al nombre del Estado en lengua española, pues, de lo contrario, se hubiera incluido en esta causal no sólo el nombre del Estado correspondiente en español, sino su respectiva traducción en cualquier otro idioma. II - . TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1 - . CONTESTACION DE LA DEMANDA La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio - , a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente: Los actos impugnados fueron expedidos por funcionario competente y al expedirse los mismos no se incurrió en las violaciones a que se refiere la actora. De los documentos obrantes en el proceso se advierte que a la actora se le

garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Acertadamente se concluyó que la marca WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) era irregistrable, conforme a lo dispuesto en el literal j), del artículo 82, de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III - . ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO En la etapa procesal correspondiente a alegatos de conclusión la Agencia del Ministerio Público no hizo uso de este derecho. IV - . CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 6662 de 31 de marzo de 1.995, acusada, obrante a folio 38, a la actora se le negó el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza porque reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia, y no se acreditó el permiso de las autoridades competentes del respectivo Estado, lo cual encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 82, literal j), de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La citada norma comunitaria establece: “No podrán registrarse como marcas los signos que:….. …j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando

constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; …”. En relación con el alcance de la disposición antes transcrita dijo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial núm. 24 - IP97 solicitada en este proceso: “….La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas….; Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, señala que: el segundo (fundamento) es para defender al consumidor, quien al ver estos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan. Sobre este punto hay que señalar que se trata de un acontecimiento mundial especial en el que un país solicitó al organismo Internacional F.I.F.A. la sede y cedió al mismo tiempo el derecho a usar su nombre, por lo cual Francia cede para la copa del mundo a la F.I.F.A. el derecho sobre WORLD CUP FRANCE 98. Por lo cual el consumidor puede entender que efectivamente existe un respaldo directo de Francia a la F.I.F.A. para que ésta comercialice el evento y todo lo que representa. La prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, tiene como objetivo el evitar que se induzca al público en error al creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la organización internacional o Estado cuyo nombre se reproduzca o imita. En el caso que se analiza la situación difiere de los casos generales que pueden presentarse, porque los campeonatos mundiales de fútbol son hechos notorios, que en primer lugar,

no requieren de prueba para confirmarlos y en segundo lugar el nombre de un país no se lo está tomando como denominación de origen como para pretender confundir al consumidor, sino únicamente como un nombre geográficosede de un evento mundial - que en ningún caso supone o va a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca son originarios de Francia o producidos por ese gobierno o autorizados su producción por el mismo, por el contrario la palabra France es una referencia orientadora. En este caso el nombre del lugar o Estado es un elemento secundario porque lo importante es el evento que va a realizarse, ya que el lugar es un elemento variable y por tanto accesorio o circunstancial, tal como se desprende de la práctica de los campeonatos mundiales o de olimpiadas…… En consecuencia, lo relevante de la marca no es FRANCE, sino el evento WORLD CUP FRANCE 98…” “…En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la F.I.F.A…. Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1.987 a “ISL PROPERTIES AG” el derecho para registrar mundialmente la marca, como queda dicho. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca…” (folios 132 a 134). De los apartes de la interpretación prejudicial que han quedado reseñados deduce la Sala que en el caso sub examine no se está en presencia de la causal de

irregistrabilidad aducida por la entidad demandada para denegar el registro de la marca en cuestión en favor de la sociedad actora, ya que en el caso concreto de acontecimientos notorios, como lo son, entre otros, los campeonatos mundiales de fútbol, el nombre del país sede donde ha de realizarse el evento es sólo una orientación geográfica y constituye por lo mismo un elemento accesorio del evento principal. Se entiende que dicho país al mismo tiempo que solicita ser la sede de tal evento, está cediendo el derecho al uso de su nombre, uso éste que, conforme se advierte en el texto de la Resolución núm. 1010 de 29 de mayo de 1.996, también acusada, le fue autorizado a la actora por la F.I.F.A., entidad ésta a la cual le corresponde la organización del evento, y que, según se afirma en la interpretación prejudicial analizada, es con quien el Estado sede tiene el vínculo jurídico (folio 134). En consecuencia, habrá de accederse a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : 1º: DECLARASE la nulidad de las Resoluciones núms. 6662 de 31 de marzo de 1.995, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1010 de 29 de mayo de 1.996, “Por la cual se resuelve un recurso de

apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2º: Como consecuencia de la declaratoria anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a conceder en favor de la actora el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), para amparar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a que alude la solicitud formulada dentro del expediente administrativo núm. 94 - 53.692 de 1.994, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. Devuélvase a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de mayo de 1.998.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA