CE-SEC1-EXP1998-N4087

REGISTRO DE MARCA - Procedencia / CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

• Excepción / PROCEDIBILIDAD DEL REGISTRO - Constituir un Elemento Accesorio del Distintivo Principal / SIGNOS IMITATIVOS DE NOMBRES DE OTRO ESTADO - Autorización Legal Para Registrar / WORLD CUP FRANCE 98 - Etiqueta El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en cumplimiento del mandato contenido en el art. XXIX del Tratado Internacional que lo creó, concluye la interpretación prejudicial solicitada, así: "En el caso de la marca "WORLD CUP FRANCE 98 (Etiqueta), no se ha producido causal de irregistrabilidad prevista en el art. 82 literal j) de la decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada con un certamen de notorio conocimiento es la copa mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia, nombre éste que constituye un elemento accesorio del evento principal. Por lo tanto, no se hace presente la causal habida cuenta de que, en efecto, la composición del signo se encuadra, sin lugar a dudas, en una situación de excepción que se describe en la interpretación prejudicial y prevista en la citada disposición, esto es, que "dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal". Además de estar enmarcada la situación dentro de la anotada excepción, es necesario considerar que la firma demandante sí dispone de la autorización pertinente, otorgada en razón de la relación contractual existente entre el Estado Francés y la FIFA y entre ésta y la sociedad ISL Properties Ltda., para efectos de explotar

comercialmente el nombre del evento con inclusión del nombre del Estado. Por estar cobijada por la excepción a la comentada causal de irregistrabilidad, o por existir elementos de juicio suficientes que permiten deducir la autorización aludida en cuanto al uso de la expresión FRANCE en la susodicha marca, y habiendo sido ello la única razón para que en los actos demandados se negara su registro la Sala encuentra también, que en el presente caso, no se dio aplicación a las disposiciones mencionadas párrafos antes como fundamento de la acción sin que exista justificación para ello.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Santa Fe de Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998) Radicación número: 4087

Actor: ISL PROPERTIES LTDA

Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la Sociedad ISL Properties Ltda., por conducto de apoderado, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 6663 de 31 de marzo de 1995, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta) para distinguir productos contenidos en la clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza; y 1361 de 3 de julio de 1996, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la decisión negativa que antecede. A título de restablecimiento del derecho, persigue la demandante que se conceda el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta) para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que se disponga la publicación de la sentencia correspondiente en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme a lo dispuesto en el Decreto 209 de 1957.

I. La demanda A) Los hechos 1) La sociedad actora, por intermedio de apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 24 de noviembre de 1994, el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la cual se le asignó el núm. 94 - 53690. 2) Cumplido el trámite establecido, la División de Signos Distintivos ordenó la publicación correspondiente, requisito que se surtió en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 412 de 30 de enero de 1995, sin que se presentaran observaciones por parte de terceros. 3) Por resolución núm. 6663 de 31 de marzo de 1995, demandada en nulidad, la precitada División de Signos Distintivos realizó el examen de registrabilidad que ordena el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena y decidió denegar el registro solicitado bajo la consideración de que la solicitud se hallaba incursa en la causal establecida en el literal j) del artículo 82 de la precitada Decisión 344, en donde se prohibe el registro como marcas las enseñas que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo país. 4) En término, el apoderado de la peticionaria presentó el recurso de apelación, bajo el argumento de que en la solicitud no se reivindicó propiedad sobre la expresión FRANCE. 5) El recurso de alzada fue decidido mediante la resolución núm. 1361 de 3 de julio de 1996, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en el sentido de confirmar la decisión denegatoria adoptada en la resolución núm. 6663 de 1995. B) Las normas que se consideran violadas y el concepto de violación Con la expedición de las resoluciones ya anotadas, señala la demandante, se violaron los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el 3 del Código Contencioso Administrativo, en razón de que: 1) El artículo 81 de la mencionada Decisión en cuanto dispone que para que un signo pueda ser registrado como marca requiere de la presencia de tres requisitos básicos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La expresión WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), cumple con estos tres requisitos básicos, puesto que puede ser apreciada por los sentidos y su

representación es gráfica por tratarse de una marca mixta, compuesta por palabras y diseños. No se confunde con aquello que va a identificar, es decir, con el nombre de los productos que ampara la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente artículos como camisas, camisas tejidas, suéteres tejidos y camisetas cortas, camisetas, pantalones cortos, pantalones, suéteres, gorras, sombreros, bufandas, visores, vestidos de calentamiento, camisas para sudadera, chaquetas, uniformes, corbatines, bandas para muñeca y bandas para la cabeza, guantes, delantales, baberos, pijamas, ropa para jugar para niños e infantes, medias, calcetería, calzado, suspensorios. No se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero, idéntica o similar a la WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta) para identificar los mismos productos, siendo por ello la marca enunciada suficientemente distintiva. 2) El literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, en cuanto la administración consideró erróneamente que se pretendía reivindicar el término FRANCE, pues en la solicitud se indicó muy claramente que las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión WORLD CUP 98, suprimiendo el término FRANCE, ya que quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó como parte esencial del nombre. Afirma la Superintendencia que en la descripción de la marca sí aparece la palabra FRANCE sin que se haga exclusión alguna. Esa interpretación es

restringida porque aunque es cierto que dicha palabra aparece en la etiqueta correspondiente, también lo es que no se consideró como parte esencial del registro y, en consecuencia, debe entenderse como excluida de su protección. 3) El artículo 89 de la Decisión mencionada en cuanto la Superintendencia debió, por así disponerlo la citada disposición, requerir al solicitante para que realizara las modificaciones de rigor, sobre todo para aclarar la no reivindicación del término FRANCE. 4) Ante la omisión en que se incurrió por la inaplicación del citado artículo 89, también desconoció la Superintendencia el imperativo legal contenido en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, norma que consagra los principios rectores de toda actuación administrativa.

II. La contestación de la demanda Para la entidad demandada su actuación no desconoce las normas citadas por cuanto los actos administrativos impugnados fueron expedidos con base en las facultades que le confiere al Superintendente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin desconocer las distintas etapas que conforman el trámite administrativo previsto en la materia marcaria. Es decir, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Cosa bien distinta es que el análisis de la solicitud arrojó como resultado que la marca era irregistrable por así disponerlo el literal j) del artículo 82 de la Decisión varias veces mencionada y para declararlo no se requería de oposiciones a la solicitud. Además debe tenerse en cuenta que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público y, por ende, de obligatorio cumplimiento, sin que pueda la Oficina Nacional Competente sustraerse a su

observancia.

III. La actuación surtida Durante el trámite procesal, adelantado conforme a las reglas del Código Contencioso Administrativo, cabe señalar: Mediante auto de 11 de diciembre de 1996 se admitió la demanda (v. folios 44 a 45).

La Superintendencia de Industria y Comercio, en memorial obrante a folios 92 a 96, dió contestación a la demanda. Por auto de 6 de mayo de 1997 se decretaron las pruebas pedidas por las partes (v. folios 104 a 105). Surtido el traslado de que trata el artículo 210 del C. C. A. (v. folio 107), los intervinientes alegaron de conclusión. Acto seguido, conforme lo señala el artículo XXIX del Tratado que crea el Tribunal del Justicia del Acuerdo de Cartagena, se suspendió el proceso y se solicitó la interpretación prejudicial correspondiente (v. folios 129 a 131) actuación que obra en autos (v. folios 139 a 154).

IV. El concepto del Ministerio Público Para la Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante esta Corporación, a partir del examen de lo actuado, la marca WORL CUP FRANCE 98 sí se podía registrar porque la expresión FRANCE no hace sino indicar el país donde se va a realizar dicho evento siendo, luego, solamente un elemento accesorio de la misma.

Por consiguiente, la marca es registrable de conformidad con la excepción establecida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, además, porque reúne los requisitos necesarios por ser perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de ser representada

gráficamente. Cuenta también con capacidad para distinguir en el mercado los productos para los cuales se solicitó el registro, tal y como lo exige el artículo 81 de la Decisión 344, sin que se induzca al público a error. De otra parte, no es la primera vez que se utiliza el nombre de la Copa Mundo para identificar productos en razón de la acogida que tiene el fútbol a nivel mundial y porque siempre se ha indicando el nombre del país donde se realiza. Por lo anterior, estima la Agente del Ministerio Público que se deberá declarar la nulidad de los actos acusados, haciendo prósperas las súplicas de la demanda.

V. Se considera 1) Para la demandante, la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta) sí cumple con la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica que requiere el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque puede ser apreciada por los sentidos y representada gráficamente.

Además, por tratarse de una marca mixta compuesta por palabras y diseños, por no confundirse con los artículos que va a identificar ni existir antecedentes que permitan advertir la existencia de otra solicitud similar o de un registro idéntico o similar, WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta) es plenamente registrable. Tampoco es cierto, afirma la sociedad ISL Properties Ltda., que dentro del registro solicitado se reivindique la propiedad sobre el término FRANCE pues, como se indicó en la solicitud correspondiente, las partes esenciales del registro son el diseño del balón junto con la expresión WORLD CUP 98, suprimiendo el término FRANCE. Por ello, la Superintendencia de Industria y Comercio infringió el literal j)

del artículo 82 de la pluricitada Decisión 344 del ordenamiento andino. Siendo claro lo anterior, la entidad demandada, en obedecimiento del mandato contenido en el artículo 89 de la Decisión citada, ha debido requerir a la sociedad solicitante para que aclarara acerca de la no reivindicación de propiedad sobre el término FRANCE. 2) Las normas que se denuncian como quebrantadas, todas pertenecientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, son del siguiente tenor: A) “Artículo 81. - Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. B) “Artículo 82. - No podrán registrarse como marcas signos que: “……………………………………………………………………… “j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal. C) “Artículo 89. - La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de

la presente Decisión…”. 3) Por su parte, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo XXIX del Tratado Internacional que lo creó, concluye la interpretación prejudicial solicitada, así: “En el caso de la marca ‘WORLD CUP FRANCE 98’ (etiqueta), no se ha producido causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada con un certamen de notorio conocimiento como es la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia, nombre este que constituye un elemento accesorio del evento principal.” 4) Se desprende de la combinación de los elementos enunciados en los párrafos anteriores que, en efecto, el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), para distinguir productos de los señalados en la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, sí puede llevarse a cabo. Obedece la anterior afirmación a que la razón expuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio para denegar la solicitud de registro elevada por ILS Properties Ltda., se apoya en la imposibilidad de reivindicar propiedad sobre el nombre FRANCE, palabra que designa en idioma inglés a Francia. Al respecto, retoma la Sala lo dicho en pasada oportunidad cuando analizó un asunto de similares elementos fácticos para señalar que no se da la causal de irregistrabilidad invocada por la Superintendencia de Industria y Comercio al denegar mediante la resolución núm. 6663 de 31 de marzo de 1995 el registro de

la marca WORLD CUP FRANCE 98, habida cuenta de que allí se señala: “Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia. Y no se acreditó el permiso de las autoridades competentes del respectivo Estado. Por lo que se encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada en el tercer considerando.” (literal j) del artículo 82 de la Dec. 344). Y no se hace presente la causal habida cuenta de que, en efecto, la composición del signo se encuadra, sin lugar a dudas, en una situación de excepción que se describe en la interpretación prejudicial antes reseñada, y prevista en la citada disposición, esto es, que “dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal.” “La condición de elemento accesorio de la expresión FRANCE en el signo tantas veces mencionado, ha sido evidenciada con toda claridad por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, como por la Procuradora Novena Delegada ante la Corporación, que la Sala, al hacer suyas las reflexiones anotadas, estima que se hace inoficioso agregar nuevas consideraciones acerca de este aspecto.” (Sent. de 23 de abril de 1998, Exp. núm. 4084, Consejero Ponente Dr. Juan A. Polo F.) Pero además de estar enmarcada la situación dentro de la anotada excepción, es necesario considerar que la firma demandante sí dispone de la autorización pertinente, otorgada en razón de la relación contractual existente entre el Estado Francés y la FIFA y entre ésta y la sociedad ISL Properties Ltda.,

para efectos de explotar comercialmente el nombre del evento con inclusión del nombre del Estado. Al respecto, señala el Tribunal de Justicia Andino: “En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la F.I.F.A., similar a la relación que existe en el “Merchandising”, definido como la explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios…”. “En la presente consulta el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France) y el sujeto pasivo, quien está llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forma la marca). Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a “ISL PROPERTIES AG.” el derecho a registrar mundialmente la marca. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca”. Así las cosas, por estar cobijada por la excepción a la comentada causal de

irregistrabilidad, o por existir elementos de juicio suficientes que permiten deducir la autorización aludida en cuanto al uso de la expresión FRANCE en la susodicha marca, y habiendo sido ello la única razón para que en los actos demandados se negara su registro la Sala encuentra que también, en el presente caso, no se dió aplicación a las disposiciones mencionadas párrafos antes como fundamento de la acción sin que exista justificación para ello. Luego, los cargos endilgados contra las resoluciones núms. 6663 de 31 de marzo de 1995 y 1361 de 3 de julio de 1996, emanadas ambas de la Superintendencia de Industria y Comercio, encuentran plena prosperidad, lo que conlleva, de suyo, a la anulación de los actos mencionados, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído, atendiendo las súplicas de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones núms. 6663 de 31 de marzo de 1995, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro del signo WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta) para distinguir productos contenidos en la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972; y 1361 de 3 de julio de 1996, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial resuelve

el recurso de apelación interpuesto contra la decisión negativa que antecede. SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior y a manera de restablecimiento del derecho de la Sociedad ISL Properties Ltda., ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a la precitada sociedad, siempre y cuando que cumpla los demás requisitos. TERCERO. - ORDÉNASE la publicación de esta providencia en la gaceta de propiedad Industrial. CUARTO. - DEVUÉLVASE a la demandante la suma depositada como gastos ordinarios del proceso. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 30 de abril de 1998.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ presidente

LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MANUEL SANTIAGO URUETA