CE-SEC1-EXP2000-N3285-2000

MARCAS Y PATENTES / COTEJO MARCARIO - No puede realizarse con registros marcarios caducados o que no obren en los antecedentes administrativos La Sala concluye que mal podía haber llevado a cabo la entidad demandada el cotejo marcario al que alude el apoderado de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., ya que los registros marcarios núms. 106.833, 111.843, 111.844 y 111.846, se reitera, se encontraban caducados y, si bien el registro núm. 126.101 no se encontraba caducado, lo cierto es que el modelo adjunto a que alude el folio 847 no obra en los antecedentes administrativos, sin que pueda esta Corporación, en consecuencia, establecer si se presentaba la confundibilidad respecto de los productos a amparar en una y otra marca. MARCA NOTORIA - Prohibición de registrar signos idénticos o semejantes de marcas notorias / MARCA NOTORIA - Pruebas / PIELROJA - Marca notoria De las disposiciones transcritas ( Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344) se desprende que no pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a uno distintivo y notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro, o en el comercio subregional o internacional y que pertenezca a un tercero. A juicio de la Sala le asiste razón a la sociedad actora en cuanto a que la marca PIELROJA es notoriamente conocida para distinguir los productos comprendidos en la clase 34, en especial, cigarrillos, cuestión que, sin

lugar a dudas, logró demostrar en el curso del proceso. En efecto, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. acompañó con su demanda numerosas copias de los afiches promocionales, almanaques, directorios, avisos publicitarios, etc., en los cuales aparece impresa su marca “PIELROJA” en las diferentes modalidades en que ha sido usada y respecto de los cuales, en su gran mayoría, los diferentes diarios, revistas, empresarios, etc. confirmaron su autenticidad. Las abundantes pruebas que obran en el expediente la llevan a concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar mediante la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994 el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, contrarió lo dispuesto en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, pues es evidente que la marca PIELROJA, cuyo signo distintivo es un indio pielroja, es notoriamente conocida en todo el territorio nacional para distinguir cigarrillos, dado el conocimiento que los habitantes de Colombia tienen del mismo, en la medida de que la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. a través de toda su existencia (desde 1924 y hasta la fecha), la ha dado a conocer a través de diferentes medios de publicidad. REGISTRO DE MARCA NOTORIA - No es necesario que este registrada en el país donde tiene notoriedad sino en otros países / MARCA NOTORIACaracterísticas: extensión, intensidad, ámbito de difusión, publicidad y mercadeo Si bien se dejo dicho que en el expediente solamente obra un certificado de

registro de la marca PIELROJA vigente para la fecha de expedición de la resolución acusada (núm. 126.101), respecto del cual no se hizo cotejo alguno con la marca controvertida por no aparecer un modelo de la registrada por la COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A., la Sala advierte que aún no existiendo el registro en cuestión de todas maneras tendría que reconocerse que la marca PIELROJA es notoria, dado que el Tribunal de Justicia Andino expresamente manifestó que para dicho reconocimiento no es necesario que esté registrada en el país donde es notoriamente conocida, sino que esté registrada en otros países, circunstancia esta que se encuentra demostrada. Como corolario de lo anterior, la Sala declarará la nulidad de la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994, ya que se dieron los presupuestos que exige el artículo 84 de la Decisión 344 para determinar que una marca es notoriamente conocida, esto es, la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo del producto que ampara (cigarrillos); la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca PIELROJA; la antigüedad de la misma y su uso constante; y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Santa Fe de Bogotá, D.C., primero de junio del dos mil.

Radicación número: 3285

Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993, revocándola en todas sus partes y concediendo el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, para distinguir los productos comprendidos en la clase 33 internacional.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad del acto anteriormente identificado y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que para el 22 de septiembre de 1993 era un hecho notorio que la marca PIELROJA FIGURA ( INDIO + GRAFICA), cuya titular es la demandante, era notoriamente conocida en Colombia; se declare, subsidiariamente, que las marca INDIO GRAFICA y PIELROJA + GRAFICA son notoriamente conocidas en Colombia; se ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del certificado de registro núm. 173.658 correspondiente a la marca figurativa “A”, acompañada de la figura de un pielroja en la clase 33 internacional; se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la

inscripción del certificado anteriormente descrito; y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. La sociedad AMERICAN BRANDS INC., solicitó el 5 de marzo de 1982 el registro de la marca PIELROJA (GRAFICA) para la clase 33 internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 324 del 4 de marzo de 1986, frente a la cual, dentro del término legal, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. presentó oposición. 2º. Mediante Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad actora y, en consecuencia, negó el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, solicitada por AMERICAN BRANDS INC. 3º. Contra la anterior resolución AMERICAN BRANDS INC. interpuso recurso de apelación, del cual no se corrió traslado a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., además de que la Superintendencia de Industria y Comercio no practicó oficiosamente ni solicitó a las partes pruebas adicionales que afirmaran o desvirtuaran el contenido de la resolución apelada. 4º. Mediante Resolución 2390 de 1º de noviembre de 1994 la entidad demandada revocó la resolución recurrida y, en consecuencia, otorgó a

AMERICAN BRANDS INC. el registro de la marca controvertida, por un término de diez años, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 internacional, resolución que fue notificada por edicto desfijado el 2 de diciembre de 1994, fecha en que quedó ejecutoriada. 5º. La entidad demandada asignó a la marca objeto de demanda el certificado de registro núm. 173.658. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida, se expresan a continuación (fls. 37 a 49): Primer cargo: La Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994 fue expedida en forma irregular y con desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el debido proceso y del derecho de defensa, ya que la solicitud de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja fue indebidamente publicada, pues la marca inicialmente solicitada era una marca gráfica, mientras que la marca publicada se hizo como si la misma fuera mixta, en la medida de que se incluyó en la publicación la expresión “pielroja” como parte nominativa de la misma. De igual manera se violó el debido proceso, dado que en la parte motiva de la resolución que fue objeto de revocatoria la División de Signos Distintivos consideró que la marca PIELROJA (figura), de propiedad de la sociedad actora, es notoriamente conocida. En consecuencia, dicha sociedad estimó que estaba eximida de probar la notoriedad de su marca INDIO (etiqueta)

frente al recurso de apelación interpuesto por AMERICAN BRANDS INC., tal y como lo establece el artículo 177 del C. de P.C. Sin embargo, la Superintendencia en la resolución demandada no se pronunció sobre la calificación de hecho notorio y tan sólo se limitó a afirmar que una de las marcas que servía de fundamento a la oposición, registro núm. 80.727 había caducado, sin que hubiera realizado el cotejo marcario frente a la marca INDIO (GRAFICA), registro núm. 80.744, también fundamento de la oposición.

Segundo cargo: La resolución acusada violó los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto otorgó el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, la cual no es distintiva para los productos de la clase 33, ya que reproduce el elemento principal de la marca notoria INDIO (FIGURA), registro núm. 80.744, fundamento de la oposición, y de la cual es titular la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., para distinguir, entre otros, los productos de la clase 34.

En efecto, la marca controvertida y la marca de la demandante tienen un elemento común, cual es la figura de un indio pielroja, tratándose en ambos eventos de una ilustración representativa, es decir, de una imagen que consiste exclusivamente en la cabeza de un indio, sin que existan otros elementos corporales diferenciadores; adicionalmente, en ambas gráficas la cabeza está de perfil, el elemento destacado en cada una de ellas es el plumaje sobre la cabeza del indio, que en ambos casos es igualmente largo, sigue una

dirección semicircular y se desarrolla a partir del mismo punto de simetría; asimismo, en ambos casos el contorno mantiene un movimiento circular que se presenta hasta en las terminaciones de algunos elementos, por ejemplo, en las plumas. De otra parte, desde el punto de vista ideológico también se presenta confusión entre las marcas comparadas, pues las dos evocan una misma idea, cual es, un indio pielroja. Adicionalmente, y aún partiendo del supuesto de que la demandante no hubiese presentado oposición o la hubiese presentado con fundamento en una marca diferente, la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraba en la obligación de efectuar el cotejo marcario frente a la marca PIELROJA + GRAFICA, de propiedad de la demandante, registros núms. 111843, 106833, 126101, 111846 y 111444, por cuanto la marca A solicitada, acompañada de la figura de un pielroja se presta a confusión, en la medida de que reproduce la parte esencial de las mismas, que es el indio pielroja, notoriamente conocido, y máxime si en la publicación se dio a entender que la marca solicitada era la expresión PIELROJA + GRAFICA.

Tercer cargo: Se violó el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, puesto que con el otorgamiento de la marca cuestionada se permite que se engañe al público consumidor y a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y que la misma ha incursionado en la rama de las bebidas alcohólicas.

Cuarto cargo: Fue desconocido el artículo 83, literal d), de la Decisión 344, dado que en la Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993, mediante la cual se declaró fundada la oposición de la demandante, la Administración le asignó a la marca PIELROJA (FIGURA) dos consecuencias jurídicas, a saber: que dicha marca es notoriamente conocida y que es un hecho notorio que la misma es notoriamente conocida.

La notoriedad de la marca utilizada por la demandante para identificar el producto cigarrillos PIELROJA es fruto del uso reiterado durante más de setenta (70) años, dentro del territorio nacional, del signo distintivo consistente en la cabeza de un INDIO PIELROJA La entidad demandada no desvirtuó en la resolución que se acusa la calidad de notoria de la marca PIELROJA (FIGURA) y mucho menos la calidad de hecho notorio atribuida por la División de Signos Distintivos a dicha marca, y se limitó a revocar la Resolución núm. 15853 de 1993 con fundamento en el vencimiento de una de las marcas que servían de sustento a la oposición.

Quinto cargo: El acto acusado violó el artículo 83, literal e), de la Decisión 344, por las mismas razones expresadas en el cargo anterior.

Además, en el curso del proceso se demostrará que las marcas INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA, de propiedad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., son notoriamente conocidas, pues de ellas tienen gran conocimiento la gran mayoría de los colombianos, ya que han llegado a los lugares más lejanos del territorio nacional y las conocen personas

de todo estrato social, raza, sexo, etc., debido a que desde el nacimiento del producto cigarrillos PIELROJA se ha llevado a cabo reiteradamente su publicidad a través de todos los medios masivos de comunicación.

Sexto cargo: La resolución demandada violó los artículos 35 y 59 del C.C.A., que obligan a la Administración a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente, como durante el trámite y los recursos.

En efecto, la demandante alegó en el trámite de la oposición la notoriedad de la marca INDIO (GRAFICA), registro núm. 80.744, así como la confundibilidad existente entre la marca solicitada y la marca inicialmente citada, no obstante lo cual la Superintendencia se abstuvo de pronunciarse sobre dicha notoriedad y confundibilidad. Por su parte, en la Resolución núm. 15853 de septiembre de 1993 la División de Signos distintivos estableció que la marca PIELROJA (FIGURA) (INDIO+GRAFICA) era notoria, al igual que era un hecho notorio que la citada marca era notoria; sin embargo, en la resolución acusada no hubo pronunciamiento respecto de tales aspectos. d.- Las razones de la defensa

1De AMERICAN BRANDS INC.

El curador ad litem de la citada sociedad, directa interesada en las resultas del proceso, en defensa de la legalidad del acto acusado, sostuvo: AMERICAN BRANDS INC. adquirió la titularidad de la marca controvertida de conformidad con la ley, en razón de que el registro marcario con base en el cual se opuso la demandante se encontraba caducado para la fecha de expedición de la resolución acusada.

No existe confundibilidad entre una y otra marca dado que amparan productos diferentes, a más de que la sociedad actora perdió el derecho marcario por haber caducado el registro. En cuanto a la notoriedad, debe advertirse que en el derecho marcario la misma debe probarse, sin que se infiera de simples circunstancias colaterales como lo pretende la demandante. En la etapa gubernativa no se probó dicha notoriedad, razón por la cual el acto acusado no puede invalidarse por circunstancias fácticas que en su momento no existieron, no se probaron, o no le sirvieron a la Administración para fundamentar un derecho que se alegaba. Nadie puede alegar en su favor su propia torpeza, ni ir en contra de sus actos omisivos, como el de la demandante, al dejar caducar el registro marcario. La notoriedad de la marca, como elemento accesorio a su titularidad, desaparece cuando ésta se extingue para su dueño, ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. EXCEPCION El curador ad litem propone la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por cuanto, a su juicio, AMERICAN BRANDS INC. no es un tercero interesado, como se afirma en la demanda, sino que tiene que ser parte. El contradictorio no se puede integrar sin su presencia, según los términos del artículo 83 del C. de P.C. En consecuencia, tiene que probarse la existencia jurídica de la sociedad citada, ya que en la demanda solamente se aporta una copia auténtica de un poder que obra en el llamado Libro de Protocolo de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando la existencia de una sociedad

extranjera se acredita en una notaría, según el artículo 48 del C. de P.C. Si se trata de una sociedad extranjera que no tiene negocios permanentes en Colombia, se aplicarán las normas pertinentes. 2De LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, cuyo apoderado expuso como argumentos de defensa, los siguientes: A la actuación demandada le era aplicable válida y legalmente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De los documentos obrantes en el expediente núm. 209639, contentivo de la solicitud de registro de la marca controvertida, se establece que el registro de la marca en que se fundamentó la oposición (80.727), solamente estuvo vigente hasta el 20 de diciembre de 1988, sin que se hubiera renovado por su titular, razón por la cual no se daban los presupuestos contenidos en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 para negar el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja. La Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 26 de mayo de 1995 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 1 del cuaderno núm. 1A). Por auto visible a folio 762 ibídem se abrió a pruebas el

proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada y el representante del Ministerio Público (fls. 1793, 1787 y 1786 del cuaderno núm. 1B, respectivamente). Mediante proveído del 25 de junio de 1999 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 1º de marzo del 2000, dio respuesta a la solicitud de interpretación de las normas comunitarias aplicables al caso (fls. 1858 a 1864 ibídem). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse al pronunciamiento que haga el Tribunal Andino de Justicia, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 febrero de 1980. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de analizar los cargos esgrimidos, la Sala considera oportuno advertir que la resolución demandada debe estudiarse a la luz de la normatividad vigente al momento de su expedición, esto es, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no obstante que la Superintendencia de Industria y Comercio, para revocar la Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1.993, tuvo como fundamento el artículo 73, literal a), de la Decisión 313.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “Es con arreglo a dicha disposición transitoria de la Decisión 344 (refiriéndose a la primera) que el régimen aplicable en el presente caso es el de la Decisión 344, en vigencia de la cual se dictó la Resolución impugnada No. 2390 del 1º de noviembre de 1994, que concedió .el registro de la marca “A”

ACOMPAÑADA CON LA FIGURA DE UN PIELROJA

(etiqueta), la cual fue expedida cuando ya se encontraba la Decisión 313” (el paréntesis es de la Sala)”. Ahora bien, frente a la excepción propuesta por el curador ad litem de la sociedad AMERICAN BRANDS INC., en el sentido de que la misma debe ser parte en el proceso, la Sala observa que, precisamente, por ser un litisconsorte necesario, es decir, parte en el proceso, se ordenó notificar personalmente a su apoderado en Colombia, de conformidad con lo expresado en la demanda por el apoderado de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A., en los siguientes términos (fl. 451): “Manifiesto que no me es posible acompañar a la presente demanda prueba de la existencia de la sociedad AMERICAN BRANDS INC., y que igualmente desconozco la oficina donde reposa prueba de este hecho. Sin embargo, y para los efectos del artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, manifiesto que el representante de la dicha sociedad en Colombia es el Doctor Ramiro CASTRO DUQUE de acuerdo con el poder que ha sido protocolizado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el No 1288, identificado con Cédula de

Ciudadanía No. 170.322 de Bogotá y T.P.A. No 1003 del Ministerio de Justicia, el cual puede ser notificado en la Carrera 7 No 16-56 Piso 9 de Santa Fe de Bogotá”. Revisados los antecedentes administrativos, a folio 509 se encuentra un sello, que a la letra dice: “PROTOCOLO. El Suscrito Secretario de la División de Propiedad Industrial certifica que: del folio 6086 al folio 6091 del libro de protocolo obra el poder No. 1288 conferido por AMERICAN BRANDS INC. domiciliada en Park Avenue en York EUA, al doctor RAMIRO CASTRO, con tarjeta profesional No 1003, fecha marzo 11/74, Representante en Bogotá lo mismo…”. Dicho apoderado, tal y como obra a folio 506, solicitó, en nombre de AMERICAN BRANDS INC., el registro de la marca que consiste en, “… una ETIQUETA en donde se aprecia la letra ‘A’ con la figura de un Pielroja encerrada en un trazo de la misma, de forma característica, siendo lo esencial la letra A y la figura descrita, todo de conformidad con el modelo adjunto”. Al no haber sido posible notificar personalmente al mencionado apoderado, tal y como consta a folio 705 del cuaderno núm. 1A, se ordenó emplazarlo por edicto (folios 708 a 714 y 727 a 732, ibídem), sin que hubiese hecho manifestación alguna, razón por la cual le fue nombrado curador ad litem, mediante auto de 9 de febrero de 1996 (fl. 743, ibídem), todo lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 318 del C. de P.C.

Al no prosperar la excepción propuesta, procede la Sala al análisis de las censuras esgrimidas en contra del acto demandado.

Frente al primer cargo: Considera la parte actora que la resolución acusada violó el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida de que, de una parte, publicó la marca controvertida de manera diferente a como fue solicitada y, de otra parte, por cuanto no se pronunció sobre la calificación de hecho notorio de la marca PIELROJA, de propiedad de la COMPAÑIA

COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Sobre el particular, es necesario advertir que a la sociedad actora no le fue desconocido su derecho de defensa, ya que, precisamente, con ocasión de la publicación de la marca solicitada, la misma tuvo oportunidad de presentar demanda de oposición, la cual fue declarada fundada mediante la Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993 de la División de Signos Distintivos y, en consecuencia, negó el registro de la marca A, acompañada de la figura de un pielroja, decisión que fue apelada por AMERICAN BRANDS. INC. y revocada por la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994, cuya legalidad ocupa la atención de la Sala. Frente a la pretendida violación del debido proceso, por no haberse pronunciado el acto acusado respecto de la apreciación de la demandante de que es un hecho notorio que la marca PIELROJA es notoriamente conocida, la Sala estudiará dicho cargo al analizar los cargos cuarto y quinto, por ser también dicho argumento el sustento de los mismos.

Frente al segundo cargo: En éste, la sociedad actora estima que se violaron los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344, cuyo texto es como sigue: "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los servicios idénticos o similares de otra persona." “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

…”. Pues bien, mediante la resolución acusada le fue concedida a AMERICAN BRANDS INC. la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, para distinguir los productos comprendidos en la clase 33 internacional, esto es, vinos, espirituosos y licores. Por su parte, a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. le fue concedida, mediante certificado de registro núm. 80.744, la marca INDIO (figura), consistente en, “un conjunto formado por la representación del perfil de un indio, la cabeza del indio está compuesta por los siguientes elementos: un penacho, una frentera adornada con triángulos pequeños que llevan en la parte inferior un punto y un cadejo estilizado; marca que se emplea para distinguir tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas; productos comprendidos en la clase 34 del Decreto 755 de 1972”. Ahora bien, a folios 839, 842, 844, 846 y 847 ibídem,

respectivamente, obran los certificados núms. 106.833, 111.843, 111.844, 111.846 y 126.101, mediante los cuales se concedió, en favor de la sociedad demandante, el registro de la marca “PIELROJA” (etiqueta), para distinguir, en su orden, cigarrillos comprendidos en la clase 34 del Decreto 755 de 1972; vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, productos comprendidos en la clase 25; juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte (excepto vestidos) ornamentos y decoración para los árboles de navidad, productos comprendidos en la clase 28; cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles, baúles, maletas, paraguas, sombrillas, bastones, frutas, jaeces y guarniciones, productos comprendidos en la clase 18; y tabaco, artículos para fumadores, cerillas, artículos comprendidos en la clase 34. La Sala advierte que no obstante que la sociedad actora afirma en el hecho 3.1.5. que es propietaria de la marca INDIO (GRAFICA), registro núm. 80.744, para distinguir productos de la clase 34 y vigente hasta el 19 de agosto del año 2.003, no encuentra prueba de la citada vigencia, pues a folio 531 del cuaderno núm. 1A se encuentra la renovación del certificado de registro en cuestión, desde el 20 de agosto de 1983 hasta el 20 de agosto de 1988, lo cual significa que para la fecha de expedición de la resolución acusada, esto es, 1º de

noviembre de 1994, el registro de dicha marca se encontraba caducado; sin embargo, como se demostrará más adelante, la actora tenía otros registros vigentes. Igual sucedió con los registros núms. 106.833, 111.843, 111.844 y 111.846, pues de acuerdo con lo obrante en los antecedentes administrativos (fls. 839 a 846), el primero caducó el 11 de septiembre de 1989 y los tres restantes el 11 de febrero de 1991. No ocurrió lo mismo con el registro núm. 126.101, que, como ya se dijo, fue concedido para distinguir tabaco, artículos para fumadores, cerillas, artículos comprendidos en la clase 34, dado que al momento de expedirse la resolución demandada se encontraba vigente, pues fue concedido por cinco años contados a partir del 2 de febrero de 1990 (folio 847 vuelto) y consistía en, “… la Marca ‘PIELROJA’ (ETIQUETA). Las demás expresiones dentro de la etiqueta irán como explicativas, según modelo adjunto”. De lo anterior, la Sala concluye que mal podía haber llevado a cabo la entidad demandada el cotejo marcario al que alude el apoderado de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., ya que los registros marcarios núms. 106.833, 111.843, 111.844 y 111.846, se reitera, se encontraban caducados y, si bien el registro núm. 126.101 no se encontraba caducado, lo cierto es que el modelo adjunto a que alude el folio 847 no obra en los antecedentes administrativos, sin que pueda esta Corporación, en consecuencia, establecer si se presentaba la confundibilidad respecto de los productos a

amparar en una y otra marca. Por lo anterior, el cargo no prospera.

Frente al tercer cargo: Considera la sociedad actora que el acto acusado desconoció el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, que a la letra dice: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos

que: “a)… “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; Para despachar desfavorablemente el cargo en cuestión la Sala reitera las consideraciones expuestas en el segundo cargo, dado que al encontrarse, de una parte, caducados los registros marcarios allí citados y, de otra parte, no encontrarse en los antecedentes administrativos el modelo adjunto de que trata la resolución por medio de la cual se concedió la marca de propiedad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. que se encontraba vigente al momento de expedirse la resolución acusada, mal puede llegarse a determinar si la marca controvertida engaña al público consumidor o a los medios comerciales, en cuanto a la procedencia, modo de fabricación, etc., a que se refiere la norma que se dice violada. En consecuencia, no prospera el cargo. Frente a los cargos cuarto y quinto: El fundamento de estos cargos es la violación del artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, cuyo