CE-SEC1-EXP2000-N3999-2000

MARCAS Y PATENTES / NOMBRE COMERCIAL - Protección por registro antecedente, por depósito del nombre o enseña comercial, o por notoriedad del mismo / DEPOSITO DEL NOMBRE COMERCIAL / NOTORIEDAD DE NOMBRE COMERCIAL Reitera sentencia 3971 del 07/05/98 C.P. Ernesto Rafael Ariza M., que a su vez cita sentencias de 23 de mayo de 1991 Exp. 417 C.P. Miguel González y del 17 de marzo de 1995 Exp.2988 C.P. Libardo Rodríguez R. USO DEL NOMBRE - Las controversias sobre perjuicios son de competencia de la justicia ordinaria Conforme al artículo 609 del Código de Comercio, las controversias relativas a los perjuicios ocasionados por razón del uso del nombre comercial corresponde dirimirlas a la justicia ordinaria, a través del procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedimiento Civil.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Santa Fe de Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil (2000).

Radicación número: 3999

Actor: CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA Referencia: Acción de nulidad La sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER LTDA., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad especial consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 9455 de 14 de marzo de 1994 "por la cual se concede un registro", expedida por el

Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: KHALIL MOHAMAD KHARFAN solicitó el registro de la marca "BELLA MUJER" para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 391. Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 9455 de 14 de marzo de 1994, por medio de la cual concedió el registro de la marca solicitada por KHALIL MOHAMAD KHARFAN, con fundamento en que la solicitud de registro cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes. El señor KHALIL MOHAMAD KHARFAN, antes de la solicitud de registro de la marca "BELLA MUJER", tenía conocimiento de la existencia de la sociedad actora y de su actividad comercial, especialmente la de confeccionar prendas de vestir femeninas.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca "BELLA MUJER" carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25.

La distintividad tiene relación directa entre el signo distintivo con los productos o

servicios que distingue, de suerte que pueda diferenciarse de cualquier otro que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios de igual naturaleza. En el presente caso, el signo registrado es idéntico al nombre comercial de la sociedad actora, razón por la cual no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 25, fabricados y comercializados por KHALIL MOHAMAD KHARFAN, dado que es igual a la actividad comercial de aquélla, que no es otra que la fabricación y comercialización de productos de la misma clase 25 Internacional. Que se violó el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el signo registrado fue usado primeramente por la sociedad demandante como nombre comercial para distinguir empresas y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1.972. Los dos signos guardan identidad visual, ortográfica, gráfica, auditiva e ideológica. Que se violó el artículo 102, ibídem, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no respetó a la sociedad actora el derecho al uso exclusivo del nombre comercial "BELLA MUJER". Que se violaron los artículos 146 y 147, ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, ni adoptó las medidas

necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión, ni se abstuvo de expedir la Resolución acusada. Tal inobservancia, a juicio de la demandante, conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten. Que se violó el artículo 88, ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la División de Signos Distintivos le dio trámite a una solicitud incompleta, dado que no se allegó poder otorgado en debida forma. Que se violó el primer inciso del artículo 58 de la Constitución Política, por cuanto la resolución acusada no garantiza el derecho a la propiedad privada sobre el nombre comercial de la demandante. Que se violó el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, porque el poder conferido por el señor KHALIL MOHAMAD KHARFAN a su apoderado, si bien es cierto contiene un sello de presentación personal ante una Notaría del Círculo de Bogotá, también lo es que el mismo no se constituyó mediante escritura pública, ni contiene la determinación en forma clara del asunto para el cual se otorgó. III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través

de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que el acto administrativo acusado se ajusta a derecho y se expidió con fundamento en las disposiciones legales vigentes en materia marcaria. Que, de otra parte, dentro del trámite administrativo que se surtió para el otorgamiento de la marca "BELLA MUJER", la actora no se opuso, ni ejerció, dentro del término legal, los recursos procedentes en la vía gubernativa, ni tampoco demostró ser titular de un registro marcario anterior, ni tener el primer uso y un mejor derecho sobre la marca en mención. Finalmente, argumenta la demandada que la actora no demostró que es titular ni solicitó el depósito de su nombre comercial o de enseña, dentro del cual se destaque la expresión "BELLA MUJER". III.1.2. El curador ad litem del señor KHALIL MOHAMAD KHARFAN, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda y para oponerse a las pretensiones de la misma, adujo en síntesis, lo siguiente: Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir el acto administrativo acusado, procedió conforme a derecho y se ajustó a las disposiciones de orden comercial. De otra parte, plantea como excepción la falta de competencia, por cuanto no se observa que se haya producido el agotamiento de la vía gubernativa, tal y como se dispone en los artículos 49 y s.s. del C.C.A.. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que

haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA En relación con la excepción propuesta por el tercero con interés directo en la resultas del proceso, para la Sala no tiene vocación de prosperidad ya que, conforme lo ha precisado en otras oportunidades, el previo agotamiento de la vía gubernativa en esta clase de actuaciones administrativas, solamente se exige cuando el interesado ha intervenido en dicha instancia para formular observaciones al registro marcario solicitado y la Administración las ha desechado, lo cual no acontece en el caso sub examine. Como se puede observar del resumen de los fundamentos de la demanda, éstos descansan en la protección del nombre comercial que reclama la actora. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que en la Interpretación Prejudicial núm. 03-IP-98 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó que el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros; y que para que dicho nombre sea oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud. De igual manera, en la precitada interpretación, el Tribunal Andino precisó que corresponde a quien alega la existencia del nombre comercial probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el país donde se solicita la protección. Es decir, que la simple alegación del uso no habilita al

poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos, y que la facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que proporcionan, por lo menos, un principio de prueba a favor del usuario. Interesa señalar, en primer lugar, que conforme al artículo 609 del C. de Co., las controversias relativas a los perjuicios ocasionados por razón del uso del nombre comercial corresponde dirimirlas a la justicia ordinaria, a través del procedimiento abreviado establecido en el C. de P.C. Esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, ha precisado que para que pueda predicarse que la Administración no dio protección a un nombre comercial, es menester que ésta haya tenido conocimiento de la existencia del mismo, bien sea porque ante ella, con anterioridad, se solicitó el registro de una marca, el depósito del nombre o de una enseña comercial; o porque se trata de un nombre comercial notoriamente conocido. Dijo la Sala en la sentencia de 7 de mayo de 1998 (Expediente núm. 3971, Actora: Sociedad Manuelita S.A., Consejero ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz): "Asunto diferente se presenta cuando con anterioridad a la solicitud del registro de determinado signo no le antecede otro registro u otra solicitud de la cual pueda predicarse semejanza o similitud en el signo y además no se presentan observaciones, pues, como se precisó en las sentencias de 23 de mayo de 1991 (Expediente núm. 417, Actor: Creaciones Zeppelin Ltda, Consejero Ponente: doctor Miguel González Rodríguez); y de 17 de marzo de 1995 (Expediente núm.

2988, Actora: Sociedad Alimentos Congelados Alcatraz Ltda., Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez), en esas circunstancias la Administración no está en condiciones de saber la existencia de las marcas similares y por lo mismo no puede violar la ley". En la sentencia de 22 de junio del 2000(Expediente núm.4554, Actor: Instituto de Seguros Sociales, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), se reconoció la notoriedad del signo "ISS" como distintivo del Instituto de Seguros Sociales, en consideración de lo cual se otorgó su protección. En el evento sub lite, ni en los hechos de la demanda ni en el expediente, aparece acreditado que la actora hubiera realizado trámite alguno ante la Superintendencia de Industria y Comercio, del cual se pueda inferir que ésta debió tener conocimiento de la existencia de su nombre comercial; y tampoco se dan las condiciones que permitan calificar su nombre como notoriamente conocido, razón por la cual no puede exigírsele la protección del nombre comercial que alega en su favor. Simplemente, la demandante se limita a señalar que el tercero, beneficiario con el registro de la marca, tenía conocimiento de su existencia y de su actividad comercial. En lo que respecta a los cargos de violación de los artículos 88 de la Decisión 344 y 65 del C. de P.C., porque a juicio de la actora, el poder con el que actuó el señor KHALIL MOHAMAD KHARFAN no fue otorgado en debida forma, estima la Sala que si bien es cierto que por las amplias facultades conferidas al apoderado del

mencionado señor en el poder obrante a folio 46, pareciera que se tratara de un poder general, que requiere el otorgamiento mediante escritura pública, según la norma procedimental precitada, no lo es menos que lo que estaría en capacidad de afectar la actuación administrativa sería la carencia absoluta de poder que no es la situación que se da en este caso. De todas formas, como quedó dicho, cualquier derecho que pretenda hacer valer la demandante respecto de perjuicios surgidos con ocasión del uso indebido de su nombre comercial puede controvertirlo ante la justicia ordinaria. Así las cosas, habrán de denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : 1º: Declara no probada la excepción propuesta. 2º: DENIEGANSE las súplicas de la demanda.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio del 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA