CE-SEC1-EXP2000-N4783-2000

PATENTES DE INVENCIÓN - Explotación de la invención patentada / EXPLOTACIÓN DE PRODUCTOS PATENTADOS - Distribución, comercialización e importación / EXPLOTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PATENTADOS - Comprende uso integral del proceso en cualquier país miembro de la comunidad andina Del enunciado del artículo 38 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es fácil deducir que se refiere a dos objetos distintos de invención susceptibles de patentar, como son, por un lado los productos resultantes de un proceso industrial, y por el otro, los procedimientos o procesos. Ello resulta concordante con el artículo 1º de la mentada Decisión 344, que se refiere a ambos objetos de manera diferenciada, al señalar que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones “sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología”. La Sala comparte la apreciación del ente administrativo demandado, en el sentido de que la importación solo cabe tomarla como una forma de explotación, cuando se trata de productos patentados y no de procedimientos. En consecuencia, solo cabe entender como explotación de estos últimos la situación descrita en la primera parte del artículo 38, integrada por los dos elementos discriminados en la segunda de las resoluciones acusadas, esto es: a.- El uso integral del proceso, que al tenor del artículo 37 pretranscrito, ha de hacerse obligatoriamente en cualquier País Miembro de la comunidad andina, directamente o a través de alguna persona autorizada por el titular de la patente, y b.- La distribución y comercialización de los resultados obtenidos. PRORROGA DE LA PATENTE - Improcedencia por inexistencia de explotación del procedimiento patentado / GLAXO GROUP LIMITEDProcedimiento para preparación de derivados de indol que tienen actividad terapéutica Teniendo en cuenta, entonces, que es un hecho cierto que el procedimiento patentado materia de la litis, no está siendo utilizado en Colombia, como lo acepta expresamente la actora, y que no aparece acreditado que lo sea en otro País Miembro del Pacto Andino, directa ni indirectamente por su titular, las razones de la decisión administrativa de negar la prórroga de la patente resultan ajustadas a la norma aplicada al caso, la cual, por demás, es de manera indiscutible pertinente al tema de la explotación de la patente de invención.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., tres de febrero del dos mil.

Radicación número: 4783

Actor: SOCIEDAD GLAXO GROUP LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala procede a dictar, en única instancia, la sentencia que corresponde en el presente proceso, promovido, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por la sociedad GLAXO GROUP LIMITED contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES 1.- La demanda 1.1. Los hechos y omisiones El apoderado de la actora relata como hechos que sustentan la demanda, los que se resumen a continuación: 1) La sociedad GLAXO GROUP LIMITED, mediante memorial de 30 de enero de 1995, presentó ante la División de Nuevas

Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de prórroga de la Patente de Invención a que se refiere el Certificado número 22.270, vigente en Colombia desde el 31 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 1995, titulada “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE DERIVADOS DE INDOL QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPEUTICA”. 2) A esta solicitud se acompañó el recibo de pago de derechos de tramitación de la prórroga y se informó que la patente estaba siendo explotada en los términos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3) Mediante auto núm. 451 de fecha 2 de mayo de 1995, se fijó el término de dos meses para aportar el comprobante de pago por concepto de Visita Técnica y copia legalizada del Contrato de Licencia de Explotación de la patente, en caso de que no estuviera siendo explotada por su titular. 4) El término de dos (2) meses vencía el 2 de julio de 1995. 5) El 23 de junio de 1995, se presentó memorial acompañado del comprobante exigido y prueba de explotación de la patente. Mediante auto número 1886 del 15 de noviembre de 1995 se comisionaron dos técnicos de la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar una Visita Técnica a las instalaciones de Laboratorios Glaxo de Colombia S.A. el día 17 de noviembre, con el fin de verificar la explotación de la patente. 6) Realizada la visita se constató que, tal como lo había indicado el solicitante, Laboratorios Glaxo de Colombia S.A., importa un

medicamento producido en Inglaterra, a través del proceso reivindicado en la patente colombiana 22.270. 7) Con base en el Acta de Visita, la Superintendencia profirió la resolución 1290 de 2 de julio de 1996, mediante la cual se niega la solicitud de prórroga de la mencionada patente, por considerar que el proceso patentado no está siendo llevado a cabo en Colombia y que aún cuando está siendo importado y comercializado, no satisface las exigencias legales de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en relación con la explotación de una patente. 8) Contra esta resolución se interpuso el recurso de reposición fundamentado en que se debe observar que la legislación existente al momento de concederse la patente cuya prórroga se solicita, es bien distinta, puesto que se pasó de una legislación restrictiva, como lo era la Decisión 85 a una amplia como la contenida en las Decisiones 311, 313 y 344, en donde se eliminó la discriminación existente en el campo farmacéutico entre las patentes de producto y las patentes de procedimiento, quedando únicamente la limitación relativa a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Además, el artículo 38 es muy claro al establecer que, además de la producción industrial del producto objeto de la patente o del uso integral del proceso patentado, junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, se entiende por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado. 9) La Superintendencia, mediante resolución 855 de 10 de junio de 1997, confirmó la resolución 1290 de 2 de julio de 1996 y declara agotada

la vía gubernativa, argumentando que para obtener la prórroga de una patente, sea de producto o de procedimiento, bajo vigencia de una legislación anterior, se requiere acreditar su explotación y que, en este caso, se demostró la importación de un medicamento, obtenido a través del procedimiento patentado, por lo que la patente no se está explotando. Por lo demás, hace una serie reflexiones sobre la normatividad pertinente, que por lo mismo, más que hechos, son apreciaciones jurídicas del libelista. 1.2. Las pretensiones En razón de los anteriores hechos y omisiones, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, a través de apoderado, pretende obtener las siguientes declaraciones: 1) La nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: a) De la resolución núm. 1290 de 2 de julio de 1996, mediante la cual se negó la solicitud de prórroga de la Patente de Invención con Certificado número 22.270, por considerar que ella no estaba siendo explotada en Colombia. b) De la resolución núm. 855 de 10 de junio de 1997, por la cual se confirma la resolución número 1290 de 2 de julio de 1996 y se declara agotada la vía gubernativa. 2) Que, como consecuencia de la nulidad solicitada, se ordene la concesión de la prórroga de la patente 22.270 a la sociedad GLAXO GROUP LIMITED. 1.3.Normas violadas y concepto de su violación. En el escrito se invocan como violados los artículos 1º y 38

de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 65, numeral 5, del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - Acuerdo sobre los ADPIC, y el artículo 2º del C.C.A. En el concepto de la violación el libelista sustenta los cargos así: 1) El artículo 1º de la Decisión 344 resulta violado, por cuanto que aunque no se trate de la concesión de una patente de invención sino de su prórroga, la Superintendencia ha discriminado la invención por el objeto que cubre un procedimiento, puesto que pretende no reconocer a los procedimientos una alternativa de explotación, la importación, consagrada en la ley. La Administración no tomó en cuenta la idea renovadora de los legisladores andinos al modificar la Decisión 85 y expedir las Decisiones 311, 313 y 344, cual era la de eliminar las restricciones existentes en ciertos campos de la tecnología y otorgar igualdad de derechos y oportunidades respecto de todos los inventos. 2). El artículo 38 de la Decisión, por interpretación errónea al pretender exigir el uso integral del proceso, cuando se está frente a una patente de procedimiento, que éste debe llevarse a cabo en Colombia para que pueda existir la explotación de la patente, cuando este artículo establece que puede llevarse a cabo mediante la producción industrial o uso integral del proceso patentado o, mediante la importación junto con la distribución y comercialización. La Administración no ha entendido el nuevo sentido de la legislación andina donde ya no existen discriminaciones entre las patentes, ni en cuanto a su objeto ni en cuanto a su campo, para crear, por interpretación equivocada, una discriminación de las patentes en relación con su explotación.

Si se aceptara la interpretación de la Superintendencia se tendría que las patentes de productos - que son más amplias - sí pueden acreditar la explotación a través de la importación, pero que las patentes de procedimiento deben soportar la carga adicional de que no sea aceptado para su prórroga el mecanismo de la importación, lo que sería absurdo e inequitativo. Si se hiciera la interpretación del artículo 38 por su tenor literal, como lo pretende la Administración, se llegaría al absurdo de concluir que, tal como está redactada la primera parte, se entendería por explotación, en caso de patente de procedimiento, el uso integral del proceso patentado y la distribución y comercialización de los resultados obtenidos; mientras que cuando de patente de producto se trate, el requisito de explotación consistiría, únicamente, en la producción industrial del producto objeto de la patente, sin que se exigiera la distribución y comercialización del mismo. 3) El artículo 65, numeral 5, del Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto la Superintendencia al interpretar erróneamente el artículo 38 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, violó no solo este artículo 38 sino el 65, numeral 5, del Acuerdo ADPIC, al llevar a cabo prácticas durante el período transitorio que hacen que disminuya el grado de compatibilidad de la legislación andina con la normatividad contenida en dicho Acuerdo. 4) La violación del artículo 2º del C.C.A. ocurrió por las mismas razones anteriores, que impidieron que se hiciera efectivo un derecho reconocido por la ley, el derecho a obtener la prórroga de una patente.

2.- Contestación de la demanda Fue vinculada al proceso como demandada, la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, la cual le dio contestación a la demanda, mediante escrito que obra a folios 119 a 124, en el que al tiempo que acepta como ciertos los hechos, pide que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas pedidas por la accionante, por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. En las razones de la defensa, hace un recuento de la actuación administrativa del caso, de lo cual infiere que queda claro e inequívoco que la patente de invención en cuestión, se concedió por los diez años previstos en la norma, inicialmente por cinco años, de donde resulta forzoso y lógico concluir que la prórroga para los cinco años siguientes debía solicitarse antes del vencimiento de los primeros cinco años, y si bien se hizo oportunamente tal solicitud, en su trámite se pudo constatar que la patente de invención no se estaba explotando en Colombia, atendiendo lo previsto en el artículo 38 de la Decisión 344, de cuya redacción precisa no cabe otra interpretación. Por consiguiente, con la expedición del acto acusado, no se incurrió en violación de normas legales superiores como lo sostiene la demandante, especialmente del C.C.A. y de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues se sujetó plenamente al trámite administrativo previsto a la garantía del debido proceso y del derecho de defensa. 3.- Pruebas Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el

actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

II. ALEGATOS DE CONCLUSION 1ª. La demandada reiteró las razones de defensa de los actos acusados, expuestos con ocasión de la contestación de la demanda, y que en virtud de ellas se opone a las pretensiones de la accionante.(folios 132 a 138). 2ª. La sociedad actora descorrió el traslado mediante escrito donde hace un resumen de lo actuado, y adiciona los argumentos expuestos en la demanda con varias reflexiones suyas sobre lo expuesto en la contestación de la misma, que se sintetizan así: La legislación andina, a través de las Decisiones 311, 313 y 344, busca proteger los inventos relativos a los productos farmacéuticos y a terminar con la discriminación que existía en ese campo entre patente de producto y patente de procedimiento, orientación que debe cubrir todos los aspectos de las patentes, incluido el goce de sus derechos.

Según el artículo 38 de la Decisión 344 no cabe duda de que la importación también se entiende por explotación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, no obstante que no se refiera a la importación del procedimiento patentado, por cuanto ello obedece a un imposible físico, puesto que los procedimientos como tales no pueden importarse, y ello solo se materializa a través de los productos obtenidos mediante dichos procedimientos. Así las cosas, la patente 22.270 está siendo explotada a través de la importación y comercialización del producto obtenido mediante el procedimiento patentado.(folios 139 a 145) 3ª. El Procurador Sexto delegado ante la Corporación

manifiesta que su intervención en el caso sub júdice carece de relevancia jurídica, debido a que la interpretación que de las normas comunitarias haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es obligatoria (folio 146).

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL Para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, habida cuenta de que la demanda se fundamenta en disposiciones marcarias de orden comunitario, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, respecto de las normas de dicho Acuerdo invocadas en los cargos, la cual se surtió bajo la referencia Proceso 36IP-98, que obra a folios 158 a 168, determinando en lo pertinente los alcances normativos de los artículos de orden comunitario relacionados en la demanda.

La Sala hará aplicación de los lineamientos y conclusiones de esta sentencia interpretativa, en lo que sea pertinente, en las consideraciones de la sentencia.

IV. CONSIDERACIONES 1ª. El acto acusado.

Es el acto conformado por las resoluciones 1290 de 02 de julio de 1.996 y 855 de 10 de junio de 1.997. Por la primera, se puso fin a la actuación administrativa iniciada por petición en interés particular por la actora, tendiente a que le fuera prorrogada la patente de invención en referencia; y, con la segunda, y en virtud del único recurso que contra aquélla procedía, el de reposición, fue confirmada la correspondiente decisión, en el sentido de negar tal solicitud. Las razones expuestas en la resolución inicial para adoptar

dicha decisión, son las consignadas como tercer considerando, en el que se dice que según informe técnico rendido después de practicada la visita, se constató que la patente no se estaba explotando en Colombia, como quiera que el procedimiento de síntesis para obtener derivados de indol no se utiliza en proceso industrial alguno, pues lo que realmente se hace es importar al país un medicamento ya terminado y empacado, lo cual obviamente, no corresponde al proceso originalmente patentado. En la segunda resolución, esta circunstancia fue encuadrada en el artículo 38 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, del cual se dice que, sin lugar a otra interpretación, establece la concurrencia de dos elementos para que se considere que existe explotación de la patente de procedimiento, a saber: a) El uso integral del proceso patentado, y b) la distribución y comercialización de los resultados obtenidos; mientras que la importación a que más adelante se refiere como una forma de explotación, ha de entenderse relativa al producto patentado y no al procedimiento. Este es el núcleo del argumento con el cual se resolvió confirmar la resolución inicial.

2. La cuestión central Vistos los anteriores considerandos y la sustentación fáctica y jurídica de la demanda, se observa que el meollo del asunto se reduce a establecer si la importación del producto obtenido por la solicitante en el exterior, mediante el procedimiento patentado en Colombia, equivale o sirve para acreditar la explotación que del mismo ha de hacerse para tener derecho a la prórroga de la patente.

3. Examen de los cargos A este fin resulta necesario traer el texto de la norma atinente al punto, el aducido artículo 38 de la Decisión 344 en cita, para cuya

mejor compresión conviene leerse junto con el artículo 37 ibídem. A la letra dicen: “Art.37.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.” “Art. 38.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado”. (destaca la Sala) Del enunciado de este último, es fácil deducir que se refiere a dos objetos distintos de invención susceptibles de patentar, como son, por un lado los productos resultantes de un proceso industrial, y por el otro, los procedimientos o procesos. Ello resulta concordante con el artículo 1º de la mentada Decisión 344, que se refiere a ambos objetos de manera diferenciada, al señalar que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones “sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología”. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, al interpretar el precitado artículo 1º, a saber: “Un primer aspecto destacable en el citado artículo, radica en que establece que una invención puede favorecer a un producto o a procedimientos en todos los campos de la tecnología. La explicación pormenorizada sobre las particulares características de las patentes de invención,

sean de productos o de procedimientos, no corresponde abordar en la presente interpretación. Empero, debe quedar claro, que la actual normativa comunitaria establece las dos mencionadas posibilidades, no discutidas en la solución del caso puesto en consideración del Juez Consultante, como se ha indicado en los antecedentes, la controversia involucra una solicitud de prórroga de una patente de procedimiento”. Así las cosas, es claro que el artículo 38 regula simultáneamente ambos objetos en lo que al requisito de la explotación se refiere, siendo evidente que la segunda parte se refiere al producto patentado y no al procedimiento, dado que no hace mención de éste. Por consiguiente, la Sala comparte la apreciación del ente administrativo demandado, en el sentido de que la importación solo cabe tomarla como una forma de explotación, cuando se trata de productos patentados y no de procedimientos. En consecuencia, solo cabe entender como explotación de estos últimos la situación descrita en la primera parte del artículo 38, integrada por los dos elementos discriminados en la segunda de las resoluciones acusadas, esto es: a.- El uso integral del proceso, que al tenor del artículo 37 pretranscrito, ha de hacerse obligatoriamente en cualquier País Miembro de la comunidad andina, directamente o a través de alguna persona autorizada por el titular de la patente, y b.- La distribución y comercialización de los resultados obtenidos. La anterior apreciación de la Sala encuentra respaldo en la interpretación prejudicial del artículo 38 en comento, del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena aportada al caso, en la cual se expresa lo siguiente: “El artículo 38 luego de referirse a la patente de producto se

refiere al caso de la patente de procedimiento. A esta última posibilidad el legislador comunitario le ha dado un tratamiento diferente. Como no es posible importar un procedimiento, exige que el mismo se realice integralmente en el país donde se otorgó la patente. No cabe pues en este caso justificar la explotación del procedimiento mediante la importación del producto resultante del mismo, el cual se obtuviere en otros países. “Esta limitación encuentra sentido cuando pensamos que el objetivo de solicitar una patente de invención de procedimiento es, la obtención del producto resultante en el país en la que fue solicitada. De otra forma qué sentido tendría obtener su registro. La norma habla del “USO INTEGRAL DEL PROCESO PATENTADO”. No establece la alternativa de justificar su explotación mediante la importación. “En la tarea de interpretar, el Juez no puede, cuando el sentido de la norma es claro, extender su alcance, según lo preceptúan tanto las normas jurídicas nacionales, como los principios del derecho y de la hermenéutica jurídica. “La norma es clara. No puede en consecuencia sostenerse que la intención del legislador comunitario era la de entender como explotación del proceso patentado, la importación del producto resultante de ese proceso. “Es importante destacar el fin último que lleva implícito toda norma comunitaria, esto es el bienestar de los habitantes de la Subregión. Al respecto, no debe escapar al juzgador la importancia que tienen los inventos para la sociedad toda. De ahí que las normas que regulan esta materia poseen también un especial interés. El legislador comunitario ha querido a través de ellas reconocer el esfuerzo del inventor,

pero también establecer los límites de sus derechos, pues no debe permitirse su abuso. En el caso de las patentes, debe evitarse que un registro impida en forma permanente e injustificable, que otros interesados aspiren a explotar un invento, pues no sería legal concederlo a una sola persona sin que ésta cumpla con los presupuestos que legitiman tal concesión. “El Tribunal recuerda el fin social de las normas jurídicas, reguladoras de derechos y obligaciones. La normativa comunitaria faculta a los Países Miembros a fortalecer los derechos de Propiedad Industrial, mas no a ampliarlos, ni con nuevas normas, ni con interpretaciones que vayan más allá de lo preceptuado”. Teniendo en cuenta, entonces, que es un hecho cierto que el procedimiento patentado materia de la litis, no está siendo utilizado en Colombia, como lo acepta expresamente la actora, y que no aparece acreditado que lo sea en otro País Miembro del Pacto Andino, directa ni indirectamente por su titular, las razones de la decisión administrativa de negar la prórroga de la patente resultan ajustadas a la norma aplicada al caso, la cual, por demás, es de manera indiscutible pertinente al tema de la explotación de la patente de invención. Síguese de estas consideraciones que es errónea la interpretación del artículo 38 en comento, en que se sustentan los cargos endilgados a los actos acusados. En consecuencia, como las glosas de violación de las restantes disposiciones invocadas en ellos (artículos 1º ibídem, 65 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio - Acuerdo sobre los ADPIC y 2º del C.C.A.) se hacen derivar de la infracción de aquél, por contera se caen de su peso. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO. NIEGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 3 de febrero del año 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA