CE-SEC1-EXP2000-N4950-2000

MARCAS Y PATENTES / COMPARACIÓN DE MARCAS - Exclusión de las partículas de uso común / IDENTIDAD DE MARCAS - Inexistencia entre las expresiones TOLY Y SAZON / CONFUNDIBILIDAD - Inexistencia entre los signos SUPERJOLY Y SUPERSAZÓN / SUPERTOLY / SUPERSAZÓN Al comparar las marcas en oposición, esto es, “SUPERJOLY” y “SUPER SAZON”, es claro que tienen en común la expresión “SUPER”, signo genérico que significa preeminencia, grado sumo, o exceso, razón por la cual debe ser excluído del cotejo marcario, ya que, como lo han reiterado la jurisprudencia y la doctrina, las partículas de uso común no pueden ser monopolizadas por persona alguna, sino que, por el contrario, pueden ser usadas libremente. Fluye de lo anterior que la expresión SUPER no puede ser de apropiación exclusiva y, por lo tanto, su inclusión en una marca podría eventualmente llevar a la consideración de que le resta fuerza al conjunto en el que aparece (marca débil), sin que ello signifique que el otro signo que la acompañe no le otorgue la suficiente distintividad. Al comparar simplemente las expresiones “JOLY” y “SAZON”, se observa que no ofrecen identidad visual, fonética o auditiva alguna y, mucho menos ideológica, pues, respecto de la primera, debe anotarse que es una palabra escrita en el idioma inglés (feliz, agradable) y, respecto de la segunda, el Diccionario de la Lengua Española, en su acepción 3, la define como, “Gusto y sabor que se percibe en los alimentos”. Al no existir ningún tipo de confundibilidad entre los signos comparados, fuerza concluir que la marca

controvertida goza, además de las características de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de la característica esencial de la distintividad, que la hace registrable como marca. Las consideraciones anteriores llevan a concluir que no se violaron los artículos 81, 82, literal h), y 83, literales a) y b).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre del dos mil (2.000).

Radicación número: 4950

Actor: HARINERA DEL VALLE S.A.

Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por HARINERA DEL VALLE S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I. DEMANDA La parte actora busca que se acceda a las siguientes I.1. Pretensiones Que se declare la nulidad de los siguientes actos: Resolución núm. 7050 de 18 de marzo de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la demanda de observaciones presentada por Harinera del Valle S.A. y, en consecuencia, otorgó el registro, a nombre de PROCOCO DE MANIZALES LTDA. (hoy SUPER DE ALIMENTOS S,A, “SUPER S.A.”), de la marca “SUPERJOLY” (nominativa), para distinguir productos

comprendidos en la clase 30 Internacional. Resolución 23198 de 31 de octubre de 1996, mediante la cual, la misma funcionaria, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución identificada en el literal anterior, confirmándola; Resolución 336 de 18 de febrero de 1998, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 7050 de 18 de marzo de 1996, confirmándola. Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare fundada la demanda de observaciones presentada por Harinera del Valle Ltda., y se niegue el registro de la marca “SUPERJOLY”, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 Internacional; se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.2. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. PROCOCO DE MANIZALES LTDA. (hoy SUPER ALIMENTOS S.A. “SUPER S.A.”) presentó el 24 de septiembre de 1986 solicitud de registro de la marca “SUPERJOLY” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30, solicitud que fue tramitada bajo el expediente núm. 92260951. 2º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la

Propiedad Industrial núm. 404 de 14 de julio de 1994, la sociedad actora presentó demanda de observaciones al registro de la marca “SUPERJOLY”, con fundamento en el hecho de ser la titular de la marca “SUPER SAZON” (clase 30), desde 1954, según certificado de registro núm. 34531, vigente hasta el 6 de diciembre de 1999 3º. HARINERA DEL VALLE LTDA. es titular de la enseña comercial “SUPER SAZON”, para distinguir establecimientos comerciales dedicados a la elaboración, producción, distribución, comercialización y venta de “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especies, hielo, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimento para animales, malta”, productos comprendidos en las clases 29, 30 y 31. I.3.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81, 82, literal h), 83, literales a) y b), 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia; 58 y 61 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6, del C.C.A., por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida se expresan a continuación: Primer cargo: La entidad demandada violó el artículo 81 de la Decisión 344, dado que ignoró que la marca “SUPERJOLY” carece de la suficiente fuerza distintiva para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional, pues reproduce el signo “SUPER”, de propiedad de la demandante, el cual genera en el público la idea de preeminencia, abundancia o superioridad, sin que sea un signo de los llamados genéricos o descriptivos. En consecuencia, la marca controvertida no posee las características de novedad y especialidad necesarias para que proceda su registro, en cuanto genera en el público consumidor la misma idea de la marca “SUPER SAZON”, previamente registrada. De otra parte, la genericidad de un signo debe analizarse al momento de proceder a su registro y no seis meses o veinte años después, lo cual es una razón lógica y jurídica que no puede ser ignorada por ninguna autoridad administrativa, ni judicial, lo cual significa que si un signo no es genérico ni descriptivo al momento de su registro, ni está involucrado con la calidad, la especie, o la cantidad del producto o productos que distingue, pero que, si por cualquier

causa, con el transcurrir del tiempo se torna descriptivo o genérico, no por esa razón se puede desconocer el derecho ya otorgado con su registro.

Segundo cargo: Se desconoció el artículo 83, literal a), ibídem, por cuanto la entidad demandada, al efectuar el estudio de confundibilidad entre la marca solicitada y la marca previamente protegida, pasó por alto que la marca “SUPERJOLY” reproduce totalmente el signo “SUPER”, de propiedad de la demandante..

Al comparar las marcas “SUPERJOLY” y “SUPER SAZON”, es evidente que presentan identidad visual y gráfica, ya que son signos sustancialmente confundibles, razón por la cual su coexistencia en el mercado puede inducir al público consumidor a error; identidad auditiva, en la medida de que el signo “SUPER” en ambas marcas tiene idéntica pronunciación fonética, expresión que constituye el componente principal de las marcas en conflicto; e identidad ideológica, dado que los signos comparados generan la misma idea, lo cual facilita la confusión entre el público consumidor, quien retiene más fácilmente en su memoria aquellos signos que cuentan con un determinado significado conceptual. Así las cosas, al encontrarse el público consumidor con un signo que posee un significado determinado lo recordarán con mayor facilidad y, por lo tanto, si se encuentran con una nueva marca que tenga el mismo significado conceptual inmediatamente asociarán la nueva marca con el signo previamente conocido, creyendo que se encuentran frente a la misma marca Y que los productos son del mismo fabricante y de la misma calidad.

Tercer cargo: Se violaron los artículos 128 y 83, literal b), de

la Decisión 344, pues la Superintendencia de Industria y Comercio olvidó que la demandante es titular del depósito de la enseña comercial “SUPER SAZON”, para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la elaboración y comercialización de los productos comprendidos en las clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarto cargo: La entidad demandada vulneró los artículos 58 y 61 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 102 de la Decisión 344, al conceder el registro de la marca “SUPERJOLY”, la cual contiene el vocablo “SUPER”, sobre el cual la actora es legítima titular, de acuerdo con las normas reguladoras de la propiedad industrial.

Quinto cargo: Se violó el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, por cuanto la entidad demandada concedió el registro de la marca “SUPERJOLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 30, sin tener en cuenta que tal signo es confundiblemente semejante con la marca “SUPER SAZON” de propiedad de la actora, registrada previamente para distinguir idéntica clase de productos, sin que quepa duda alguna de que el público consumidor creerá que la demandante es quien ofrece los productos distinguidos con la marca

“SUPERJOLY”.

Sexto cargo: Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, ya que la División de Signos Distintivos no interpretó, ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y en el Código de Comercio sobre el registro de

marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que la integran, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la decisión que se acusa.

Séptimo cargo: Se desconoció el artículo 3º, inciso 6, del C.C.A., por falta de aplicación, ya que la División de Signos Distintivos ignoró los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, al conceder el registro de la marca “SUPERJOLY”, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30, desconociendo que HARINERA DEL VALLE S.A. tiene el derecho exclusivo del signo “SUPER SAZON”, registrado como marca y enseña comercial en las clases 29, 30, 31, 35 y 42..

Finalmente, debe advertirse que la entidad demandada negó el registro de la marca “SUPER PIÑA”, con base en el registro de la marca “SUPER SAZON”, razón por la cual, siendo un principio jurídico universal que a igual situación de hecho corresponde igual situación de derecho, es evidente que procede la nulidad del registro de la marca “SUPERJOLY”, por ser confundible con la marca de propiedad de la demandante.

II. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes. 1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 92260951, contentivo de la solicitud de registro de la marca “SUPERJOLY”

(nominativa), se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se

ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. 3º. Efectuado el examen conjuntual de la marca “SUPERJOLY” (nominativa) y la marca fundamento de la oposición, se concluye que no existen semejanzas que puedan inducir a error al púlbico consumidor, siendo claro y evidente que el término genérico “SUPER” es de uso común. Por su parte, SUPER DE ALIMENTOS S.A. “SUPER S.A.”, tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida de que es la titular de la marca controvertida, a pesar de haber sido notificada personalmente de la demanda a través de su representante legal (fl. 181), no la contestó, ni alegó de conclusión. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, peceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica y no encaja en ninguna de las

causales de irregistrabilidad establecidas, todo ello de conformidad con lo que disponen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “Segundo. El análisis de las marcas debe hacerse tomando en cuenta el conjunto de signos registrados, no separando cada uno de sus elementos. “Tercero. La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido, tomando especial cuidado en las reglas dadas en la presente sentencia para elementos de uso común”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Los productos que ampara la marca controvertida se encuentran comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y son los siguientes: café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta; vinagre, salsas; especias; hielo, productos estos que también se encuentran amparados por la marca de propiedad de la sociedad actora, razón por la cual es procedente establecer si las marcas en conflicto, al coexistir en el mercado, inducen al público consumidor a error, para lo cual la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló para el efecto, en la interpretación prejudicial rendida:

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentran disponibles en el comercio; “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan

en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”. Al comparar las marcas en oposición, esto es, “SUPERJOLY” y “SUPER SAZON”, es claro que tienen en común la expresión “SUPER”, signo genérico que significa preeminencia, grado sumo, o exceso, razón por la cual debe ser excluído del cotejo marcario, ya que, como lo han reiterado la jurisprudencia y la doctrina, las partículas de uso común no pueden ser monopolizadas por persona alguna, sino que, por el contrario, pueden ser usadas libremente. Fluye de lo anterior que la expresión SUPER no puede ser de apropiación exclusiva y, por lo tanto, su inclusión en una marca podría eventualmente llevar a la consideración de que le resta fuerza al conjunto en el que aparece (marca débil), sin que ello signifique que el otro signo que la acompañe no le otorgue la suficiente distintividad. Al comparar simplemente las expresiones “JOLY” y “SAZON”, se observa que no ofrecen identidad visual, fonética o auditiva alguna y, mucho menos ideológica, pues, respecto de la primera, debe anotarse que es una palabra escrita en el idioma inglés (feliz, agradable) y, respecto de la segunda, el Diccionario de la Lengua Española, en su acepción 3, la define como, “Gusto y sabor que se percibe en los alimentos”. Al no existir ningún tipo de confundibilidad entre los signos comparados, fuerza concluir que la marca controvertida goza, además de las características de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de la característica esencial de la distintividad, que la hace registrable como marca, pues,

al haber quedado establecido que los signos “JOLY” y “SAZON” nada tienen en común, es evidente que la marca “SUPERJOLY” diferencia los productos comprendidos en la clase 30 internacional, de los productos también pertenecientes a la misma clase, de HARINERA DEL VALLE S.A., en la medida de que no reproduce, ni siquiera parcialmente, la marca “SUPER SAZON”, pues, se reitera, al ser el signo “SUPER” de uso común, el mismo no es susceptible de apropiación, ni por la sociedad actora, ni por la sociedad en favor de quien se otorgó el registro de la marca controvertida. Además, la marca “SUPERJOLY” no engaña al público consumidor en cuanto éste pueda creer que se trata de otra de las marcas de la demandante, pues la Sala, colocándose en el lugar del consumidor, como así lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en manera alguna relaciona la marca controvertida con los productos “SUPER SAZON”, dado que una y otra le evocan ideas totalmente diferentes, en la medida de que la primera le representa una marca que distingue condimentos, en tanto que la segunda no le trae una idea concreta de los productos que ampara, por ser una expresión de las denominadas “de fantasía”. De otra parte, la sociedad actora alega que la marca “SUPERJOLY” es confundible con la enseña comercial de su propiedad, frente a lo cual la Sala advierte que las consideraciones expuestas para concluir que no existe confundibilidad entre las marcas en conflicto son aplicables para afirmar que tampoco existe confundibilidad entre la enseña comercial “SUPER SAZON“ y la marca “SUPERJOLY”, ya que no inducen al público a error, característica ésta

necesaria para que se pueda predicar su irregistrabilidad. Las consideraciones anteriores llevan a concluir que no se violaron los artículos 81, 82, literal h), y 83, literales a) y b), los cuales, en su orden, prescriben que serán registrables los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica y que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra; que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan engañar al público consumidor o a los medios comerciales sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; que no podrán registrarse los signos que, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios; y que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, que pueda inducir al público a error. De la misma manera, se concluye que tampoco fueron desconocidos los artículos 102 y 128 de la Decisión 344, los cuales señalan que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina nacional competente y que el nombre comercial será protegido sin necesidad de depósito o de registro, pues lo cierto es que la demandante tiene el derecho exclusivo a seguir usando la marca de su propiedad, al igual que la enseña comercial, ya que no son confundibles con la marca “SUPERJOLY”, pues

esta última goza de la suficiente distintividad para coexistir en el mercado con las de propiedad de la actora. Asimismo, se descarta el desconocimiento de los artículos 58 y 61 de la Constitución Política, que garantizan los derechos adquiridos con justo título y la propiedad intelectual, pues, como ya se dijo, la demandante puede continuar usando la marca y enseña de su propiedad, de la misma manera que el titular de la marca controvertida puede continuar usando la suya. En relación con la alegada violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en armonía con lo dispuesto en el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dicho este último en innumerables oportunidades que dichas normas hacen referencia a obligaciones contraídas por los Países Miembros y no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. En cuanto a la violación alegada del artículo 3º, inciso 6, del C.C.A., que contempla la imparcialidad de las autoridades administrativas en las decisiones que adopten, la Sala considera que no es de recibo, dado que, precisamente, en aplicación de dicho principio, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a SUPERCOCO DE MANIZALES LTDA. (hoy SUPER DE ALIMENTOS S.A. “SUPER S.A.”) el registro de la marca “SUPERJOLY”, por tener la misma la capacidad de distinguir en el mercado los productos por aquélla producidos, de los productos producidos por la demandante. Concluye, entonces, la Sala, que la coexistencia en el mercado de las marcas “SUPERJOLY “ y “SUPER SAZON” en manera alguna

conlleva al público consumidor o a los medios comerciales a error respecto de la calidad, procedencia, modo de fabricación, etc., de los productos por ellas amparados, no obstante que pertenecen a la clase 30, pues si bien una y otra contienen el signo “SUPER”, también lo es que por ser éste genérico se excluye de la comparación, de donde resulta que al no presentar la más mínima similitud las expresiones “JOLY” y “SAZON”, nada impedía la registrabilidad de la marca aquí controvertida. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. TERCERO.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y

CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 26 de octubre del 2.000.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA