CE-SEC1-EXP2000-N4951-2000

MARCAS Y PATENTES / EXCEPCIONES - Su fin es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones Sea lo primero advertir que los argumentos en que sustenta la tercera directa interesada en las resultas del proceso las excepciones envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ellos no constituyen una excepción, pues la finalidad de éstas es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impide al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado. NOMBRE COMERCIAL - Protección del notoriamente conocido sin obligación de depósito o de registro / ACADEMIA PACIOLO - Nombre comercial notoriamente conocido en el medio educativo / NOMBRE COMERCIAL - Protección por uso o por vía de inscripción y registro / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Procedencia por similitud de nombre comercial notoriamente conocido con anterioridad al registro El nombre “ACADEMIA PACIOLO” es notoriamente conocido en la medida de que ha tenido difusión en el medio educativo y se le vincula con el servicio público de la educación, lo cual implica que, de coexistir dicho nombre con las marcas cuya solicitud de nulidad ocupa la atención de la Sala, sin lugar a dudas se generaría confusión en los usuarios de dicho servicio, en la medida de que bien podrían pensar que la sociedad Academia Paciolo Lizarazo y Bernal Ltda. es la legítima titular de las marcas objeto de controversia. De acuerdo con la normatividad comunitaria, si la existencia y uso del nombre comercial es anterior a la marca

solicitada, esta no puede registrarse si es idéntica o semejante a aquél. Consta en el expediente que el nombre comercial de la actora fue registrado en la Cámara de Comercio el 24 de abril de 1979, lo cual significa que desde dicha fecha se entiende que la misma viene usándolo, fecha que es bastante anterior a las solicitudes de registro de las marcas en discusión, las cuales, de acuerdo con los números de los expedientes, corresponden a los años de 1.993, 1995 y 1996. Como quiera que en relación con el artículo 128 de la Decisión 344 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, sostuvo que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías, "La vía del uso del nombre comercial; y la vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente”, agregando que, “las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre la una y la otra”, la Sala concluye que mal hizo la Superintendencia de Industria y Comercio al registrar las marcas en conflicto, todas las cuales incluyen la expresión “ACADEMIA PACIOLO”, la cual, se reitera, hace parte del nombre comercial de la demandante, notoriamente conocido y usado con anterioridad a la solicitud de registro de aquéllas, violando con ello las normas aducidas como tal por la sociedad actora.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el nombre comercial se remite la Sala al del expediente núm. 3671, actor: BARTERLINK DE COLOMBIA S.A., Consejero

Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto del dos mil.

Radicación número: 4951

Actor: ACADEMIA PACIOLO LIZARAZO Y BERNAL LTDA.

Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la Academia Paciolo Lizarazo y Bernal Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra las Resoluciones núms. 12629 de 30 de marzo de 1994, 13520 de 29 de mayo de 1996 y 017561 de 13 de agosto de 1996, por medio de las cuales la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, respectivamente, en favor de Hernan Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez, el registro de las marcas mixtas, “ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO” y “ACADEMIA PACIOLO”, y el registro de la marca nominativa, “ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO”, para distinguir todos los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación de los

certificados de registro núms. 156108, 186407 y 188131 correspondientes a las marcas anteriormente indicadas, ara distinguir todos los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. En el año de 1934 el señor Jorge Ignacio Lizarazo Díaz fundó el "Instituto de Enseñanza Comercial Femenina", el cual operó en 2 jornadas, diurna y nocturna. 2º. Ante la acogida que obtuvo la jornada diurna, el propietario decidió identificarlo con el nombre, "Academia Paciolo", y es así como el 12 de septiembre de 1963 la Secretaría de Educación del Distrito Capital le concedió la licencia de funcionamiento. 3º. Mediante Escritura Pública núm. 1209 de 23 de marzo de 1979, de la Notaria Sexta del Círculo de Santa Fe de Bogotá, D.C., inscrita en la Cámara de Comercio el 24 de abril del mismo año, José Ignacio Lizarazo Díaz y José Jaime Bernal Salazar constituyeron la sociedad “Academia Paciolo Centro Lizarazo y Bernal Ltda." 4º. En 1978, el señor José Ignacio Lizarazo Díaz fundó el plantel educativo

denominado, "Centro de Capacitación Comercial Academia Paciolo Chapinero", habiendo fallecido el mencionado señor en 1983, sin que dentro del proceso de sucesión que se adelantó en el Juzgado 22 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., el establecimiento de comercio denominado "Academia Paciolo Chapinero" hubiera sido denunciado, adjudicado ni inventariado, razón por la cual Jesús Ignacio Lizarazo Alvarez solicitó la partición adicional del mencionado bien, en proceso que cursa actualmente en el Juzgado 15 de Familia de esta ciudad. 5º. El señor Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo tomó posesión del establecimiento antes aludido sin tener título jurídico alguno que lo autorizara y, además, el 7 de noviembre de 1995 solicitó el registro de la marca ACADEMIA PACIOLO, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 6º. Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro de la marca solicitada bajo el certificado núm. 186407 de 29 de mayo de 1996 y con vigencia hasta el 29 de mayo del 2006. 7º. El mencionado señor igualmente solicitó el registro de las marcas ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO y ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO, las cuales también le fueron concedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo los certificados núms. 188131 de 13

de agosto de 1996 y 156108 de 30 de marzo de 1994, respectivamente. 8º. La Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder los mencionados registros, no tuvo en cuenta que los signos solicitados no podían ser objeto de registro, dado que incurrían en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que cada uno de ellos contiene el signo ACADEMIA PACIOLO, el cual hace parte del nombre comercial de la actora. 9º. El registro de las marcas lo fue para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo evidente la relación de éstos con el objeto social de la demandante, especialmente en lo relacionado con la educación. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora cita como violados los artículos 81, 82, literal h), 83, literal b), 96, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; 58 y 61 de la Constitución Política; 603, 607 y 610 del C. de Co.; 3º, inciso 6, del C.C.A.; y 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida se expresan a continuación: Primer cargo. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que las marcas ACADEMIA PACIOLO, ACADEMIA PACIOLO CENTRO y

ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO, carecían, al momento de su registro, de la suficiente fuerza distintiva para identificar los servicios comprendidos en la clase 41 Internacional. En efecto, la distintividad lleva ínsitas las condiciones de novedad y especialidad y, por lo tanto, exige que el signo no dé lugar a confusión con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos o servicios. Adicionalmente, las marcas precitadas reproducen el signo ACADEMIA PACIOLO, el cual hace parte del nombre comercial de la actora, quien realiza actividades directamente relacionadas con los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Segundo cargo. Violación de los artículos 83, literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del C. de Co., ya que la Superintendencia de Industria y Comercio, al haber concedido las marcas antes aludidas, no tuvo en cuenta que el nombre comercial es uno de los atributos de las personas jurídicas, cuya finalidad es distinguirla e identificarla de otras que desarrollen actividades comerciales y civiles de igual o similar clase y naturaleza; la actora tiene el derecho exclusivo sobre su razón social, en virtud de haberle dado el primer uso, por cuanto ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde el año de 1979, gozando de un reconocido prestigio en relación con las actividades que desempeña; además, su objeto social se encuentra directamente relacionado con los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

El signo ACADEMIA PACIOLO hace parte del nombre comercial de la ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL, por lo cual es confundible con dicho nombre comercial; no obstante que el señor Hernán Tarcisio Lizarazo Alvarez conocía la existencia legal de la actora, al solicitar el registro de las marcas no hizo otra cosa que beneficiarse del prestigio de aquélla. Tercer cargo. Se vulneraron los artículo 82, literal h), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que tales signos se encuentran incluidos en el nombre comercial de la ACADEMIA PACIOLO CENTRO

LIZARAZO Y BERNAL LTDA.

El registro de las marcas controvertidas ha creado confusión para los usuarios que conocen el prestigio que en el ámbito educativo ostenta la actora desde el año de 1979, los cuales al hacer uso de los servicios que presta el señor Hernán Tarcisio Lizarazo Alvarez están convencidos de que se trata de los mismos servicios que presta aquélla. Cuarto cargo. Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la normatividad comunitaria sobre registro de marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que la integran, ni se abstuvo de expedir las resoluciones acusadas.

Quinto cargo. Se desconoció el artículo 3 del C.C.A., inciso 6, por falta de aplicación, ya que la demandada, al conceder el registro de las marcas objeto de esta demanda, ignoró los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad, pues el signo "ACADEMIA PACIOLO", hace parte del nombre comercial de la demandante. Sexto cargo. Se violaron los artículos 58 y 61 de la Constitución Política, dado que se debió protegerse la titularidad que tiene la actora sobre su nombre comercial. d.- Las razones de la defensa 1.- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio. El apoderado de la entidad demandada, para defender la legalidad del acto acusado, argumentó : 1º. Dentro del trámite administrativo que se surtió para el otorgamiento de la marca "ACADEMIA PACIOLO", la actora no se opuso, ni ejerció los recursos procedentes en la vía gubernativa. 2º. Los actos acusados se ajustan plenamente a derecho y a las disposiciones legales vigentes en materia marcaria, tal como se desprende de las actuaciones administrativas obrantes en los expedientes 95052365, 96004285 y 93400811. 3º. Es claro e inequívoco que el derecho exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 4º. La demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre las marcas controvertidas, como tampoco solicitante de las mismas. 5º. La actora no ha solicitado el depósito de su nombre comercial, dentro

del cual se destaquen las expresiones, "ACADEMA PACIOLO CHAPINERO", "ACADEMIA PACIOLO" y "ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO". De Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez, tercero directo interesado en las resultas del proceso. Su apoderada al contestar la demanda, propuso las siguientes excepciones: 1º. Imposibilidad de violación de la ley por parte de la Administración, porque la actora no dio a conocer a la demandada el supuesto derecho que alega sobre su nombre comercial. 2º. No distintividad del nombre comercial, porque para que quien se crea titular de un nombre comercial pueda ejercer los derechos consagrados por las disposiciones que en materia de propiedad industrial regulan esta clase de bienes intangibles, dicho nombre debe reunir las condiciones de distintividad, novedad y especialidad, lo cual no acontece con el nombre comercial de la actora, que reproduce la parte esencial de la enseña comercial previamente existente, "ACADEMIA PACIOLO", de la que es titular el tercero. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 22 de mayo de 1998 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 77). Por auto visible a folio 238 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la parte demandante, de la entidad demandada, de Jesús Ignacio Lizarazo Alvarez (coadyuvante) y del tercero directo interesado

en las resultas del proceso (fls. 315, 307, 312 y 299, respectivamente). Mediante proveído del 11 de octubre de 1999 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 22 de marzo del 2.000, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 343 a 357). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. De conformidad a la normativa andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. “2. La normativa comunitaria andina prohibe el registro de los signos que puedan engañar respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades de los productos o servicios de que se trate. “3. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa

comunitaria protege si su existencia y uso es anterior al registro solicitado. “4. Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se deben aplicar los mismos criterios que para el cotejo marcario. “5. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente conforme al artículo 96 de la Decisión 344, procede tanto en las solicitudes respecto de las cuales se presenten observaciones, como en las que no se presenten, debiendo proceder de acuerdo con el citado artículo. “6. Los Países Miembros están obligados a proteger los nombres comerciales sin obligación de depósito o de registro y en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro, deberán aplicar las normas pertinentes sobre las marcas de la Decisión 344”. IV.- CONSIDERACIONES Sea lo primero advertir que los argumentos en que sustenta la tercera directa interesada en las resultas del proceso las excepciones envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ellos no constituyen una excepción, pues la finalidad de éstas es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impide al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado. En esencia, la parte actora aduce la violación de los artículos 81, 82, literal h), 83, literal b), 96 y 128 de la Decisión 344, por cuanto, a su juicio, la entidad demandada no tuvo en cuenta que las marcas mixtas, "ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO" y "ACADEMIA PACIOLO" y la marca nominativa", ACADEMIA

PACIOLO CENTRO LIZARAZO", otorgadas al señor Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez, carecen de la suficiente fuerza distintividad, dado que reproducen el signo “ACADEMIA PACIOLO”, el cual hace parte del nombre comercial de la demandante, cuyo objeto social se encuentra directamente relacionado con los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación internacional de Niza. Prescriben las normas comunitarias en cita: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) … “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) … “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina

nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 128. El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo país miembro”. Adicionalmente, la sociedad demandante cita como violados los artículos 603, 607 y 610 del C. de Co., que a la letra rezan: “Artículo 603. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”. “Artículo 607. Se prohibe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse”. “Artículo 610. El derecho sobre el nombre comercial se extingue con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad”. Pues bien, esta Corporación, en reiterados pronunciamientos ha precisado

que para que pueda predicarse que la Administración no dio protección a un nombre comercial es menester que ésta haya tenido conocimiento de la existencia del mismo, bien sea porque ante ella, con anterioridad, se solicitó el registro de una marca, el depósito del nombre o de una enseña comercial; o porque se trata de un nombre notoriamente conocido. En el asunto examinado, si bien es cierto que en el proceso no está acreditado que la actora realizó trámite alguno ante la Superintendencia de Industria y Comercio, del cual se pueda inferir que ésta debió tener conocimiento de la existencia de su nombre comercial, también lo es que el nombre “ACADEMIA PACIOLO” es notoriamente conocido en la medida de que ha tenido difusión en el medio educativo y se le vincula con el servicio público de la educación, lo cual implica que, de coexistir dicho nombre con las marcas cuya solicitud de nulidad ocupa la atención de la Sala, sin lugar a dudas se generaría confusión en los usuarios de dicho servicio, en la medida de que bien podrían pensar que la sociedad Academia Paciolo Lizarazo y Bernal Ltda. es la legítima titular de las marcas objeto de controversia. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el objeto social de la sociedad actora, según consta en la Escritura Pública 1209 de 23 de marzo de 1979, es “La realización de todas y cada una de las operaciones comerciales que a continuación se indican: Abrir y poner a funcionar cursos de Comercio, Contabilidad de todas las clases, Idiomas, Mecanografía, estadísticas y en general todos los cursos de Capacitación para los cuales está oficialmente

reconocida mediante la Resolución número 936 del 11 de septiembre de mil novecientos sesenta y tres (1963). Y Bto. Técnico y clásico, editar obras didácticas, organizar seminarios y cursos especiales de alto comercio o contaduría superior; importar y exportar material didáctico, obtener empréstitos de entidades financieras o bancarias y en general a la ejecución de todos los actos conexos o complementarios del mismo objeto social”, objeto social que guarda estrecha relación con los servicios comprendidos en la clase 41 internacional, cuales son, “Educación y esparcimiento”. De acuerdo con la normatividad comunitaria, si la existencia y uso del nombre comercial es anterior a la marca solicitada, esta no puede registrarse si es idéntica o semejante a aquél. Consta en el expediente que el nombre comercial de la actora fue registrado en la Cámara de Comercio el 24 de abril de 1979, lo cual significa que desde dicha fecha se entiende que la misma viene usándolo, fecha que es bastante anterior a las solicitudes de registro de las marcas en discusión, las cuales, de acuerdo con los números de los expedientes, corresponden a los años de 1.993, 1995 y 1996. Ahora bien, como quiera que en relación con el artículo 128 de la Decisión 344 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, sostuvo que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías, "La vía del uso del nombre comercial; y la vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente”, agregando que, “las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre

la una y la otra”, la Sala concluye que mal hizo la Superintendencia de Industria y Comercio al registrar las marcas en conflicto, todas las cuales incluyen la expresión “ACADEMIA PACIOLO”, la cual, se reitera, hace parte del nombre comercial de la demandante, notoriamente conocido y usado con anterioridad a la solicitud de registro de aquéllas, violando con ello las normas aducidas como tal por la sociedad actora. Por considerarlo pertinente, la Sala alude a lo expresado sobre el nombre comercial por el Tribunal de la Comunidad Andina de Justicia, dentro del expediente núm. 3671, actor: BARTERLINK DE COLOMBIA S.A., Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, en los siguientes términos: “… Un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de una marca, podrá impedir el registro de ésta en virtud del principio de la prioridad, siempre y cuando entre los signos y los productos o servicios o actividad que protege la marca y el nombre comercial, respectivamente, pueda inducirse al público a error. En tanto que si una solicitud marcaria es anterior al uso del nombre comercial, éste no podrá impedir el registro de aquélla (el resaltado es de la Sala)”. Finalmente, la Sala desea aclarar que si bien se encuentra demostrado el uso de la demandante de la expresión “ACADEMIA PACIOLO”, dentro de su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de las marcas controvertidas, uso anterior que interesa a este proceso y que constituye la razón por la cual se accederá a las pretensiones de la demanda, también lo es que ello no significa que un tercero pueda tener un mejor derecho sobre el uso de dicho nombre comercial, controversia que no es del resorte de esta jurisdicción contencioso

administrativa, pues lo es de la ordinaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 609 del C. de Co. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : Primero.- DECLARANSE no probadas las excepciones propuestas por el tercero directo interesado en las resultas del proceso. Segundo.- DECLARASE la nulidad de las Resoluciones núms. 12629 de 30 de marzo de 1994, 13520 de 29 de mayo de 1996 y 017561 de 13 de agosto de 1996, por medio de las cuales la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, respectivamente, en favor de Hernan Humberto Tarcisio Alvarez, el registro de las marcas mixtas, “ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO” y “ACADEMIA PACIOLO”, y el registro de la marca nominativa, “ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO”, para distinguir todos los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. Tercero.- ORDENASE la cancelación de los certificados de registro núms. 156108, 186407 y 188131 correspondientes a las marcas mixtas, “ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO” y “ACADEMIA PACIOLO”, y a la marca nominativa, “ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO”, para distinguir todos los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. Cuarto.- ORDENASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta

de Propiedad Industrial. Quinto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y

CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veinticuatro de agosto del 2.000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente Salva voto OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA S A L V A M E N T O D E V O T O MARCAS Y PATENTES / NOMBRE COMERCIAL - Las controversias sobre su titularidad corresponden a la justicia ordinaria / ACADEMIA PACIOLOTitularidad del nombre comercial Si bien es cierto que el nombre "ACADEMIA PACIOLO" ha tenido difusión en el medio educativo y se le vincula con el servicio público de la educación, no lo es menos que dicho conocimiento no implica que se tenga certeza acerca de cuál es su presunto legítimo titular. Tal convicción no se extrae del acervo probatorio recaudado. No tuvo en cuenta que la actora sólo se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada el 23 de marzo de 1979 y el Centro Educativo de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, funciona desde 1978 con el nombre "CENTRO DE CAPACITACION COMERCIAL ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO", y no es mas que una sucursal de la sede que funcionaba desde 1952, esto es, con fecha anterior al uso del nombre comercial

por parte de aquélla. Lo precedente pone de manifiesto la existencia de una controversia entre particulares acerca de quién puede tener un mejor derecho al uso del nombre "ACADEMIA PACIOLO", lo cual corresponde dirimir, según el artículo 609 del C. de Co., a la Jurisdicción Ordinaria mediante el procedimiento abreviado, lo que debió conducir a la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

SALVAMENTO DE VOTO Error: Reference source not found REF: Expediente núm. 4951.

Actora: ACADEMIA PACIOLO CENTRO

LIZARAZO Y BERNAL LTDA.

Con el debido resp