CE-SEC1-EXP2000-N4954-2000

MARCAS Y PATENTES / ACCION ESPECIAL DE NULIDAD - Caducidad / CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS - Término de 5 años según el artículo 596 del C.Co. / DEPOSITO DE NOMBRE O ENSEÑA - No requieren publicación en la gaceta de propiedad industrial / EXCEPCION DE CADUCIDAD Como quiera que la Decisión 85 no reguló la acción pertinente para impetrar la nulidad de los certificados de registro, en dicha materia se aplica el artículo 596 del C. de Co. conforme al cual “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona…..la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca….”- La entidad demandada certificó que la Resolución núm. 10261 no fue publicada porque lo relacionado con el depósito de nombre y/o enseña no lo requiere. De lo anterior concluye la Sala que si la citada Resolución núm. 10261 no se publicó, se debe tener a la actora como notificada, por conducta concluyente, el día en que presentó la demanda, razón por la cual frente a la misma no operó la caducidad de la acción. Las Resoluciones núms. 11464 y 11465, se expidieron en vigencia de la Decisión 311, la cual en su artículo 103, inciso 2º, previó que el procedimiento para llevar a cabo la nulidad de un registro marcario “se sujetará a las disposiciones internas de cada país miembro”. Es decir, que frente a tales resoluciones también se aplica el artículo 596 del C. de Co. De tal manera que los cinco años para el ejercicio oportuno de la acción deben

contarse desde el 22 de diciembre de 1994, fecha en que fueron publicadas en la Gaceta de Propiedad Industrial. Y desde esta fecha a la de la presentación de la demanda, que lo fue el 15 de mayo de 1998 (folio 106) no había transcurrido tal término, razón por la cual no es de recibo la excepción de caducidad. Sin embargo, estima la Sala que ello no es óbice para que se puedan examinar las causales de irregistrabilidad alegadas en la demanda, pues dichas causales están consagradas casi que en los mismos términos en todas las Decisiones. MARCA NOTORIA - Concepto, características, factores, carga probatoria / MAX MARA - Marca notoriamente conocida En relación con la notoriedad, precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 33-IP-2000, rendida en este proceso:“….La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse…Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. De tal

manera que se encuentra acreditado en el proceso que la marca “MAX MARA” era notoriamente conocida en el exterior, con anterioridad a la expedición de los actos acusados, pues no solo fue registrada en diferentes países del mundo, para amparar productos comprendidos en diferentes clases, dentro de ellas, la 24, a que se refiere uno de aquéllos, para distinguir tejidos, colchas y tapetes; sino que ha sido ampliamente difundida y, por lo mismo, ha obtenido un reconocimiento tal que le ha permitido tener un volumen de ventas que sobrepasa los mil millones de dólares. IDENTIDAD DE MARCA CON ENSEÑA COMECIAL - Existencia entre MAX MARA como marca y MAXMARA como enseña / SEMEJANZA DE MARCA CON ENSEÑA COMERCIAL - Identidad gramatical, visual, fonética y auditiva entre MAX MARA y MAXMARA Del cotejo de la marca “MAX MARA”, cuyo titular es la actora y la expresión “MAXMARA”, otorgada mediante los actos acusados en favor de la señora MARINA ACOSTA MADRID, para distinguir establecimientos de comercio y productos comprendidos dentro de las clases 21 y 24, fácilmente se deduce que desde el punto de vista gramatical, visual y fonético o auditivo, tales marcas son muy similares y, por ende, se presenta riesgo de confusión, pues están integradas por las mismas consonantes y vocales, lo cual hace que se escriban de la misma manera y se pronuncien igual, constituyendo la única diferencia que aquélla es separada, en tanto que ésta no, pero ella no le imprime suficiente distintividad al signo controvertido ante la identidad que se presenta en la extensión de la palabra y la total coincidencia de las letras que las componen.

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - Esta referida a marcas pero pueden aplicarse a enseñas comerciales / ENSEÑA COMERCIAL - Concepto / MARCAConcepto / ENSEÑA COMERCIAL - Ligada a los establecimientos de comercio y a los productos o servicios, su origen o procedencia A través de la Resolución núm. 10261 de 28 de noviembre de 1990 no se concedió un registro marcario, sino una enseña comercial para distinguir establecimientos comerciales; y que las causales de irregistrabilidad están referidas a las marcas. Sin embargo, nada impide que dichas causales se puedan aplicar al caso de las enseñas comerciales, dada la estrecha relación que existe entre la noción de ambas figuras. En efecto, la enseña comercial, es definida en el artículo 583 del C. de Co., como el “signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”, y por marca debe entenderse “todo signo destinado a distinguir los servicios de una empresa de los de otra”. Precisamente, los productos o servicios que se distinguen con un signo o marca se comercializan a través de establecimientos de comercio y, el espíritu de las causales de irregistrabilidad es, en últimas, evitar que el público consumidor al adquirir un producto o servicio se confunda en cuanto a su origen o procedencia, origen o procedencia que están íntimamente ligados con el establecimiento de comercio a través del cual se dan a conocer. Tan cierto es que las causales de irregistrabilidad no deben estar reservadas únicamente a las marcas, que el artículo 128 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que a los nombres comerciales se les aplican las disposiciones pertinentes al capítulo de

marcas. Y, como conforme al artículo 611 del C. de Co., a las enseñas comerciales les son aplicables las disposiciones relativas al nombre comercial, forzoso es concluir que a éstas se les aplican las normas de aquéllas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto del dos mil (2000).

Radicación número: 4954.

Actor: MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., a través de apoderado y en ejercicio de la acción que se interpreta como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 10261 de 28 de noviembre de 1990, “POR LA CUAL SE CONCEDE UN CERTIFICADO DE DEPOSITO”; 11464 de 23 de diciembre de 1991, “POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA; y 11465 de 23 de diciembre de 1991, “POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1º: Que la señora LUZ MARINA ACOSTA MADRID presentó solicitud de registro de la marca nominativa “MAXMARA” para distinguir productos comprendidos en las clases 21 y 24 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional

de Niza, al igual que para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la elaboración, producción, distribución, comercialización, y venta de productos en las clases antes aludidas, la cual le fue otorgada. 2º: Que el signo “MAXMARA” es exactamente igual a su marca notoriamente conocida “MAX MARA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25, registrada el 24 de noviembre de 1993 a nombre de MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.; para distinguir productos comprendidos en las clases 14 y 18 Internacional, registradas el 17 de junio de 1994; para distinguir productos comprendidos en la clase 9 Internacional, registrada el 20 de octubre de 1993; para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la manufactura, compra, venta y/o comercialización en general de productos comprendidos en las clases 3ª, 14, 18, 25 y 24 Internacional, registrada el 29 de junio de 1993. 3º: Que las solicitudes de registro de las marcas “MAXMARA” que distinguen productos de las clases 21 y 24 Internacional no cumplieron cabalmente con los requisitos previstos en las disposiciones de la Decisión 85, ni de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena actualmente vigente. 4º: Que la actora solicitó y obtuvo antes del 23 de diciembre de 1991 los registros internacionales de marca para el signo “MAX MARA” en las clases 9ª, 14, 18, 24 y 25 Internacional, registros que según la convención Colombo Francesa de 1901, el Tratado de Amistad y Comercio Colombo - Suizo de 1908, la Convención Internacional sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, el

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, entre otras, le otorgan prelación en el registro marcario.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 603 del C. de Co., en concordancia con los artículos 607 y 611, ibídem, y 117 de la Decisión 313, hoy 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la demandada pasó por alto que tanto la enseña como la marca “MAXMARA”, cuyo registro solicitó la señora Luz Marina Acosta Madrid, adolecen de falta de distintividad, de aptitud diferenciadora para identificar productos comprendidos en las clases 21 y 24, porque se trata de un signo idéntico a la marca y enseña comercial “MAX MARA” registradas por élla; amén de que es idéntico a su nombre comercial, el cual ha sido usado desde hace más de 30 años. 2º: Que se violó el artículo 56 de la Decisión 85, modificado por el artículo 71 de la Decisión 313, a su vez modificado por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque en la marca nominativa “MAXMARA” no se da el requisito de la distintividad, toda vez que los productos idénticos o similares que son comercializados por la señora LUZ MARINA ACOSTA MADRID, comprendidos en la Clase 24 internacional, es decir, tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa, que identifica con dicha marca, según registro núm. 137054 de 23 de diciembre de 1991, conferido por la

Resolución núm. 11464, ejecutoriada el 27 de enero de 1992, son susceptibles de confusión con los productos comercializados por la actora en la Clase 25 Internacional, esto es, vestuario, calzado y sombrerería. Que si bien es cierto que el primer registro aparece probado, en lo que respecta a la parte demandada, con el certificado emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio respectivo, no lo es menos que la antigüedad del registro de las marcas “MAX MARA” para la Clase 25 Internacional, que data de 17 de junio de 1994, Clase 9ª Internacional, que data de 9 de noviembre de 1993 y Clase 14 Internacional, que data de 17 de junio de 1994, se ve afectado por la reivindicación válida de prioridades; es decir, el derecho que la ley otorga a un empresario para que registre en Colombia un signo como marca alegando prioridad con base en un registro anterior efectuado en otro país suscriptor de un tratado internacional ratificado por Colombia sobre protección de marcas. Que tal reivindicación de prioridades fue alegada por la actora al solicitar el registro de la marca “MAX MARA” para la Clase 25 Internacional, en razón de tener el certificado núm. 9206014-1 del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay de 26 de octubre de 1987, por medio del cual se le concedió el título núm. 124.723 para el registro de la marca “MAX MARA” en dicha Clase, al igual que el registro marcario núm. 246.566 de 4 de junio de 1970 otorgado por el Comisionado de

Marcas Comerciales y Patentes de los Estados Unidos de América, documentos estos que determinan prelación legal que diversos tratados internacionales otorgaron a la demandante. Que lo anterior es lo que le determina a la actora un derecho preferente para alegar que su marca es más antigua que la de la señora LUZ MARINA ACOSTA MADRID. 3º: Que se violó el artículo 58, literales f) y g) de la Decisión 85, modificado por el artículo 73, literales a), d) y e) de la Decisión 313, hoy artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 64 de la Decisión 85, hoy 96 de la Decisión 344, por cuanto “MAX MARA” es una marca notoria y, por ende, prima su registro sobre el registro de la marca “MAXMARA” de la demandada. En efecto, el signo “MAX MARA” como enseña y nombre comercial, es notoriamente conocido en países del Grupo Andino (Venezuela y Perú), pero igualmente es un signo notorio en más de 50 países del mundo, tales como Estados Unidos de América, Italia, Japón, Francia, Argentina, Inglaterra, Irlanda, Suiza, etc., todos los cuales tienen tratamiento de reciprocidad frente a la protección de marcas notorias. Que al mantener vigente el registro de la marca “MAXMARA”, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció y violó la protección especial que se le otorga a los signos notoriamente conocidos. 4º: Que se violó el artículo 73, literal b), de la Decisión 313, hoy 83, literal b), de

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la norma en mención prohibe expresamente que se registren aquellos signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al publico a error, lo cual ocurre en el presente caso, dado que se trata de un nombre comercial protegido frente a una marca registrada; que tal norma comunitaria no puede ser aplicada en forma aislada, sino sistemática con lo establecido por el artículo 18 de la Convención General Interamericana sobre Propiedad Marcaria y Comercial de Washington de 20 de febrero de 1929, aprobada por Colombia mediante la Ley 59 de 1936. Que el nombre comercial “MAXMARA” fue usado por la demandada con posterioridad a la solicitud del registro de la marca “MAX MARA” para las Clases 3ª, 18, 24, 25, 35, y 42 Internacional, registros efectuados en países diferentes de Colombia (suscriptores de la Convención General Interamericana sobre Propiedad Marcaria y Comercial de Washington de 20 de febrero de 1929), que datan de fecha anterior al 28 de noviembre de 1990, cuando se le otorgó el registro de la marca “MAXMARA” a aquélla; además de que el derecho al nombre comercial se adquiere con el primer uso. 5º: Que se violó el artículo 72 de la Decisión 85, modificado por el artículo 92 de la Decisión 313, hoy artículo 102, ibídem, por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 58 de la Constitución Política, por cuanto la Superintendencia de

Industria y Comercio, al otorgar el registro de la marca “MAXMARA”, no tuvo en cuenta la existencia de la marca “MAX MARA” debidamente registrada con anterioridad para la Clase 25 de Venezuela (registro núm. 144.018 de 5 de marzo de 1991). Que, igualmente, la Administración pasó por alto la condición de marca notoria de dicho signo y la existencia de otros registros del mismo en países suscriptores de tratados internacionales vigentes y firmados por Colombia, que otorgan prioridad al registro de la marca en Colombia, tales como Paraguay y Estados Unidos. 6º: Que se violó el artículo 72 de la Decisión 85, modificado por el artículo 92 de la Decisión 313, hoy artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró los principios de igualdad de las personas ante la ley; de imparcialidad de las autoridades administrativas, al conceder los registros de las marcas “MAXMARA”, para amparar productos comprendidos en las clases 21 y 24. 7º: Que se violaron los artículos 121 y 122 de la Decisión 313, hoy 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al expedirse los actos administrativos acusados no se tuvo en cuenta el compromiso que tienen los Países Miembros de garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y de revisar los procedimientos administrativos para salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares.

III-. TRAMITE DE LA ACCION

A la demanda se imprimió el procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, constituyó apoderado, el cual presentó el poder pero no acompañó escrito alguno de contestación de la demanda. III.1.2. La señora LUZ MARINA ACOSTA MADRID, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a sus pretensiones propuso las siguientes excepciones: 1-. CADUCIDAD DE LA ACCION, porque han transcurrido más de 5 años de haberse expedidos los actos acusados, razón por la cual, a su juicio, operó dicho fenómeno. 2-. INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES, porque para la época en que fue concedido el signo “MAXMARA” estaba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en la cual no se reguló lo atinente a la protección del nombre comercial y, en consecuencia, no es posible impetrar la nulidad de la Resolución que concede el depósito de una enseña o nombre junto con la que concede un registro marcario. 3-. INOPONIBILIDAD DE LAS NORMAS CITADAS EN LA DEMANDA, porque el depósito de la enseña o nombre comercial fue concedido con sujeción a las normas internas que regulan la materia (artículos 603 y siguientes del C. de Co.) y es imposible

que se violen normas de la Decisión 85, que no regulan la protección del mismo, como tampoco de las Decisiones 313 y 344, que no habían sido aún expedidas. Que cuando se profirieron las Resoluciones núms. 11464 y 11465 de 23 de diciembre de 1991 se encontraba rigiendo la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ninguna de cuyas normas fue indicada como violada en la demanda. Que no pudo violarse el Convenio de París porque este comenzó a regir el 4 de septiembre de 1996, esto es, con posterioridad a aquéllos. 4-. INOPONIBILIDAD DEL NOMBRE COMECIAL “MAX MARA”, porque, conforme lo precisaron las sentencias del Consejo de Estado de 17 de marzo de 1995 (Expediente núm. 2988, Actora: Sociedad Alimentos Alcatráz Limitada; y 7 de mayo de 1998, expediente núm. 3978, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez), para que se proteja el nombre comercial la Superintendencia de Industria y Comercio debía tener conocimiento de su existencia. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala, en primer término, pronunciarse respecto de las excepciones planteadas por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En relación con la excepción de caducidad, la Sala tiene en cuenta lo siguiente: Cuando se expidió la Resolución núm. 10261 de 28 de noviembre de 1990, estaba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que comenzó a regir el 26 de junio de 1978, en que fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Decreto núm. 1190, hasta el 12 de diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia la Decisión 311, que, a su vez, rigió hasta el 13 de febrero de 1992. Como quiera que la Decisión 85 no reguló la acción pertinente para impetrar la nulidad de los certificados de registro, en dicha materia se aplica el artículo 596 del C. de Co. conforme al cual “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona…..la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca….”- Esta Corporación en reiterados pronunciamientos ha precisado que dicho término debe contarse desde la fecha de publicación del registro de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial, pues a través de tal medio es que los interesados pueden tener conocimiento de la existencia del registro. Mediante auto de 29 de mayo de 1998, y como medida previa a la admisión de la demanda, se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que enviara copia auténtica de las Resoluciones acusadas, junto con la constancia de publicación en la gaceta de propiedad industrial. En cumplimiento de dicho proveído la referida entidad certificó que la Resolución núm. 10261 no fue publicada porque lo relacionado con el depósito de nombre y/o enseña no

lo requiere. Respecto de las Resoluciones 11464 y 11465, fueron publicadas en la Gaceta núm. 411 de 22 de diciembre de 1994. De lo anterior concluye la Sala que si la citada Resolución núm. 10261 no se publicó, se debe tener a la actora como notificada, por conducta concluyente, el día en que presentó la demanda, razón por la cual frente a la misma no operó la caducidad de la acción. Las Resoluciones núms. 11464 y 11465, se expidieron en vigencia de la Decisión 311, la cual en su artículo 103, inciso 2º, previó que el procedimiento para llevar a cabo la nulidad de un registro marcario “se sujetará a las disposiciones internas de cada país miembro”. Es decir, que frente a tales resoluciones también se aplica el artículo 596 del C. de Co. De tal manera que los cinco años para el ejercicio oportuno de la acción deben contarse desde el 22 de diciembre de 1994, fecha en que fueron publicadas en la Gaceta de Propiedad Industrial. Y desde esta fecha a la de la presentación de la demanda, que lo fue el 15 de mayo de 1998 (folio 106) no había transcurrido tal término, razón por la cual no es de recibo la excepción de caducidad. En lo atinente a la excepción denominada “INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES”, tampoco está llamada a prosperar, pues la pretensión de nulidad de una Resolución que concede un depósito o enseña comercial no excluye la de nulidad de otro acto que concede un registro marcario, máxime si, como en este caso, todos los actos afectan a unas mismas partes; los cargos de violación están interrelacionados unos

con otros y el procedimiento para obtener la nulidad es el mismo frente a todas las Resoluciones acusadas. En lo concerniente a las excepciones denominadas “INOPONIBILIDAD DE LAS NORMAS CITADAS EN LA DEMANDA” e “INOPONIBILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL MAX MARA”, tampoco tienen la virtualidad de prosperar como tales, pues los hechos en que se sustentan tienen que ver directamente con el fondo de la controversia, por lo que se examinarán y decidirán dentro del pronunciamiento de mérito que la Sala habrá de realizar. Respecto del fondo del asunto, es preciso tener en cuenta lo siguiente: La Resolución núm. 10261 de 28 de noviembre de 1990, a través de la cual se concedió el depósito de enseña comercial de la expresión “MAXMARA”, en favor de LUZ MARINA ACOSTA, para distinguir “establecimientos comerciales dedicados a: la elaboración, producción, distribución, comercialización y venta de artículos tales como utensilios y recipientes para el menaje o la cocina…. tejidos y productos textiles, ropa de cama y de mesa”, fue expedida bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es cierto, como lo afirma el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, que esta Decisión no consagró dentro de sus causales de irregistrabilidad la relativa a la protección del nombre comercial, razón por la cual los cargos de la demanda que se relacionan con tal protección no están llamados a prosperar. Sin embargo, en la demanda también se invocan como quebrantados los artículos 56 de la Decisión 85, modificado por el artículo 71 de la Decisión 313, a su vez modificado por el

artículo 81 de la Decisión 344; y 58, literales f) y g) de la Decisión 85, modificados por los artículos 73, literales a), d) y e) de la Decisión 313 y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposiciones éstas que prevén que un signo marcario debe ser distintivo para que pueda ser objeto de registro y que no debe confundirse con otro notoriamente conocido y registrado en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; y frente a los mismos es viable analizar la citada Resolución. Ahora, es preciso advertir que las Resoluciones núms. 11464 y 11465 de 23 de diciembre de 1991, se expidieron bajo la vigencia de la Decisión 311, la cual entró a regir el 12 de diciembre de 1991. Es cierto, como lo afirma el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, que en la demanda no se invocan como violadas disposiciones de dicha Decisión sino, únicamente, de las Decisiones 85, 313 y 344. Sin embargo, estima la Sala que ello no es óbice para que se puedan examinar las causales de irregistrabilidad alegadas en la demanda, pues dichas causales están consagradas casi que en los mismos términos en todas las Decisiones. En efecto, en la Decisión 85, bajo cuya vigencia se adelantó todo el trámite administrativo, hasta el punto de que la expedición de los actos acusados en estudio se produjo a

escasos 8 días de vigencia de la Decisión 311, se previó en su artículo 56 como requisito sine qua non, entre otros, para el registro de la marca, el de la distintividad; y en su artículo 58, literales f) y g) se estableció que no podrán ser objeto de registro como marcas: “f) las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”; y g) “las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. El artículo 71 de la Decisión 311 también consagró como requisito para el registro de una marca el de la distintividad y en el artículo 72, literales d) y e), se previó que no pueden registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación o traducción de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; y los que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. El artículo 71 de la Decisión 313, igualmente prevé que uno de los requisitos para que pueda registrarse un signo marcario es el de la distintividad; y el artículo 73, literales d) y e), ibídem, establecen que no pueden registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación o traducción de un signo distintivo notoriamente conocido en

el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; y los que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Y, los artículos 81 y 83, literales d) y e), de la Decisión 344, de la misma manera a como lo hacen las disposiciones precedentes, establece como requisito para el registro la distintividad y consagra como irregistrables los signos que constituyan una reproducción, imitación o traducción de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; y los que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Como ya se dijo, la actora adujo como causal de irregistrabilidad, entre otras, que es titular de la marca “MAX MARA”, que es notoriamente conocida en más de 50 países, para amparar productos de distintas clases, todos los cuales tienen tratamiento de reciprocidad frente a la protección de marcas notorias; y que dicha marca es confundible con la marca “MAXMARA”, a que se contraen los actos acusados. En relación con la notoriedad, precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 33-IP-2000, rendida en este proceso: “….La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del

círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse…Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una ser