CE-SEC1-EXP2000-N5082-2000

MARCAS Y PATENTES / COTEJO DE CONJUNTO DE MARCAS - Inexistencia de semejanzas fonéticas, ortográficas, auditivas e ideológicas entre “LEE” y “LEO” / IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZA - Inexistencia de riesgo de confusión / LEO - Evoca signo zodiacal / LEE - Evoca el verbo leer La Sala, comparando una y otra expresión con base en las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina encuentra que no le asiste razón a la sociedad The H.D. Lee Company, Inc., propietaria de la marca LEE, registrada con anterioridad a la aquí controvertida, dado que, al colocarse esta Corporación en el lugar del público consumidor en manera alguna asociaría la expresión LEO con el verbo leer, como sí en cambio lo haría con el signo zodiacal así denominado, o con el león, animal que identifica el citado signo. De otra parte, aún aceptando que si bien la expresión LEE, en castellano se pronuncia tal y como se escribe, no obstante que como lo reconoce la misma actora proviene del idioma inglés, pronunciándose en dicho idioma extranjero LI, de todas maneras, al comparar en conjunto la Sala el vocablo LEE, con el vocablo LEO, no encuentra semejanzas fonéticas, ortográficas, auditivas e ideológicas de tal magnitud que considere que se pueda inducir al publico consumidor o a los medios comerciales en error, en caso de coexistir ambos en el mercado, respecto de los productos que amparan o su procedencia empresarial, a pesar de que dichos productos

pertenecen a la misma clase, pues, como ya se anotó, la expresión LEO evoca el signo zodiacal denominado con el mismo nombre, en tanto que la expresión LEE, de pronunciarse en castellano, se asocia con el verbo leer. Adicionalmente, la Sala observa que al examinar la marca LEO (mixta), objeto de controversia, encuentra que además de estar constituida por los tres caracteres L, E, O, está acompañada en la parte superior del símbolo que identifica el sexo masculino, lo cual la hace aún mas diferenciable del signo LEE, que es simplemente denominativo, es decir, que no tiene un distintivo especial, como si lo tiene el signo LEO, que, por ser mixto, está constituido por un elemento denominativo (LEO) y gráfico (el símbolo del sexo masculino). La Sala concluye que la marca LEO bien podía ser registrada como en efecto lo fue, sin que con ello la Superintendencia de Industria y Comercio haya violado los artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil.

Radicación número: 5082

Actor : THE H.D. LEE COMPANY, INC.

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la

sociedad The H.D. Lee Company, Inc., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones 34.426 de 23 de agosto de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por la demandante contra la solicitud de registro de la marca LEO (mixta) y, en consecuencia, concedió el registro de dicha marca a la sociedad Confecciones Leonisa S.A., Leonisa S.A.; 11.427 de 16 de abril de 1996, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 352 de 18 de febrero de 1998, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 34.426 de 23 de agosto de 1994, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare fundada la oposición presentada por la sociedad actora y se niegue el registro de la marca LEO (mixta), otorgada a la sociedad J. Urrea A. y Cía., Confecciones Leonisa S.C., hoy Confecciones Leonisa S.A., Leonisa S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca LEO (mixta) en la clase 25, así como la de

la inscripción de dicho certificado de registro en el Libro de Registro de Marcas que para el momento de la sentencia haya hecho para dicha marca la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. La sociedad J. Urrea A. y Cía. Confecciones Leonisa S.C., hoy Confecciones Leonisa S.A., Leonisa S.A., solicitó el 3 de julio de 1981 el registro de la marca LEO (mixta), para la clase 25 internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 307 del 24 de agosto de 1983, frente a la cual, dentro del término legal, la sociedad The H.D. Lee Company, Inc. domiciliada en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, presentó demanda de observaciones el 4 de octubre de 1983, con base en el certificado de registro núm. 45.935 correspondiente a la marca LEE, en la notoriedad de dicha marca y en la irregistrabilidad del signo solicitado de acuerdo con la ley. 2º. Mediante Resolución núm. 34.426 de 23 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y, en consecuencia, concedió el registro de la marca LEO. 3º. Contra la anterior resolución la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación, no obstante lo cual, la

Superintendencia de Industria y Comercio asignó el certificado de registro núm. 165.244 a la marca LEO (mixta) e hizo entrega del mismo al interesado el 29 de noviembre de 1994. 4º. Mediante Resolución 11.427 de 16 de abril de 1996 se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 34.426, ordenándose la anulación del certificado núm. 165.244 en el registro de la propiedad industrial y confirmando la resolución recurrida en todo lo demás. 5º. Mediante Resolución 352 de 18 de febrero de 1998 se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 34.426 de 23 de agosto de 1994, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa, decisión que fue notificada a la sociedad demandante por edicto desfijado el 19 de marzo de 1998. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida, se expresan a continuación : Primer cargo.- Se desconoció el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, por cuanto la marca LEE, registrada con anterioridad, es confundiblemente similar a la marca LEO objeto de controversia, debiéndose observar que como quiera que en la marca LEO (mixta) predomina el elemento denominativo, pues no posee un elemento gráfico sustancialmente distintivo, se debe proceder, necesariamente, al cotejo de la misma frente a la marca LEE

(nominativa), aplicando para estos efectos las reglas desarrolladas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional. La entidad demandada no efectuó el examen de confundibilidad de las marcas LEE y LEO (mixta) desde el punto de vista ortográfico y fonético, y mucho menos ideológico, en razón de la relación conceptual que existe entre las mismas (una y otra son inflexiones del verbo leer). Si se comparan las expresiones en controversia se advierte que desde el punto de vista ortográfico presentan similitud por la coincidencia de las letras, ya que la marca acusada reproduce dos de las tres letras que conforman la marca registrada. De la misma manera, no hay duda de que existe similitud fonética entre las expresiones en conflicto, ya que LEO (mixta) no solamente reproduce una de las dos vocales de la marca LEE, sino que esta vocal tiene la misma ubicación que posee en la marca registrada. Asimismo, la sílaba tónica de la expresión LEO y de la marca registrada LEE es la sílaba LE, idéntica en ambos eventos, además de que ocupan la mismo posición dentro de la expresión verbal. Si se pronuncian sucesiva y alternativamente las marcas LEO/LEE/LEO/LEE/LEO/LEE, se concluye que se escuchan muy similares. De otra parte, en el asunto examinado se presenta la confusión auditiva, teniendo en cuenta la pronunciación que en el idioma español reciben las dos expresiones: LEO y LEE. Ahora bien, desde el punto de vista ideológico, el hecho de que la marca LEE tenga una pronunciación diferente en el idioma inglés de la que posee en español no implica que el análisis de confundibilidad fonética o ideológica

deba hacerse con base en ese idioma. Por el contrario, dicho análisis debe efectuarse en el idioma español, que es el idioma oficial de Colombia, país dentro del cual serán utilizadas estas marcas. Así las cosas, y teniendo en cuenta que tanto la marca LEE como la marca LEO son inflexiones del verbo LEER, fuerza concluir que la idea que las mismas evocarían en el público consumidor, en el evento de que llegaran a coexistir en el mercado, sería, en ambos casos, la correspondiente al significado del verbo en cita. En consecuencia, la expresión LEO no podía ser objeto de registro, pues tiene el mismo contenido conceptual de la marca LEE, previamente registrada, que evoca la acción de leer, marca esta última que en el idioma español se pronuncia LEE y no LI (en inglés), como lo sugiere el apoderado de Leonisa S.A., lo cual conduce a que de coexistir ambas en el mercado se induciría al público consumidor en error, al creer este que se trata del mismo producto o de un producto que proviene del mismo fabricante, máxime cuando una y otra distinguen productos de la clase 25 internacional. Segundo cargo.- La entidad demandada violó los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344, por cuanto otorgó el registro de la marca LEO (mixta), la cual no es distintiva para identificar los productos de la clase 25 internacional, pues reproduce parcialmente la marca LEE, que distingue productos de la misma clase. Dado que la marca solicitada LEO (mixta) es confundiblemente similar a la marca LEE, la misma carece de fuerza distintiva e impide, por ende, a los consumidores de los productos con ellas identificados,

distinguir los producidos o comercializados por la sociedad actora, de los producidos o comercializados por Leonisa S.A. Tercer cargo.- La entidad demandada vulneró el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, puesto que con el otorgamiento del registro de la marca LEO (mixta) a nombre de Leonisa S.A., para amparar productos de la clase 25, permite que se presente engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, los cuales creerán que se trata de otra de las marcas de la demandante y de un producto de la misma calidad y con las mismas características de los que ha distinguido esta última. d.- Las razones de la defensa 1.- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio. 1º. A los actos demandados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2º. Del examen en conjunto de las marcas LEE (nominativa) y LEO (mixta, etiqueta), se concluye sin dificultad que entre los dos signos no existe confundibilidad que pueda llevar al público consumidor a engaño en la escogencia de los productos, pues la marca LEO, para distinguir los productos de la clase 25, es mixta, es decir, que está conformada no solamente por vocablos, sino por un elemento gráfico, en tanto que la marca LEE ha sido registrada para la misma clase de productos en forma expresiva y sin distintivos ni etiquetas especiales. 3º. En consecuencia, los actos acusados se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales sobre marcas, habiendo la Superintendencia de Industria y Comercio garantizado el debido proceso y el derecho de defensa.

De CONFECCIONES LEONISA S.A., LEONISA S.A. Propuso como excepción “el abuso del derecho de demandar”, por cuanto la demandante durante toda la actuación administrativa que culminó con los actos acusados hizo uso, durante 18 años, de todos los recursos consagrados en la ley con el único propósito de evitar a toda costa que se reconocieran los derechos reivindicados por la sociedad solicitante, no obstante lo cual el procedimiento administrativo concluyó con la decisión demandada, ajustada a derecho. El ejercicio mental de la demandante, tratando de inducir al fallador en error en cuanto al contenido y significado de las expresiones LEE y LEO, cuando afirma que ambas constituyen inflexiones del verbo LEER, pone de presente la carencia de argumentos serios que le permitan demandar la nulidad de la decisión controvertida, al mismo tiempo que denota la habilidad para proponer sofismas edificados sobre equívocos supuestos que concluyen en pretensiones abiertamente acomodaticias, ilegales y temerarias, determinantes, por sí mismas, de la excepción alegada. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 31 de julio de 1997 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl.74). Por auto visible a folio 120 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad

demandada, de la sociedad Confecciones Leonisa S.A. Leonisa S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso y el representante del Ministerio Público (fls. 139, 172, 131 y 171, respectivamente). Mediante proveído del 19 de marzo de 1999 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 26 de enero del 2000, dio respuesta a la referida solicitud (fl.195). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse al pronunciamiento que haga el Tribunal Andino de Justicia, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 febrero de 1980. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. De conformidad a lo dispuesto en la norma comunitaria andina, es menester que un signo, para ser registrado como marca, reúna los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 que son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. “2. La marca, a más de tener los requisitos anteriormente mencionados, no debe caer en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “3. El análisis comparativo de las marcas, debe realizarse de

acuerdo a las reglas generales para el cotejo marcario, como son: visión en conjunto de las marcas comparables, el cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos, la relevancia de las semejanzas más que las diferencias, etc., las cuales ayudarán al juez a determinar el riesgo de confusión. “4. En cuanto a la similitud de las marcas, los signos incluso pueden llegar a ser idénticos en su naturaleza, lo que no constituye impedimento para ser registrados. Lo que se exige es que la finalidad del producto amparado por la marca sea distinta. “5. Al realizar el cotejo entre los signos denominativo y mixto, se debe actuar primeramente sobre el elemento que predomina, es decir, el que causa en la mente del consumidor la primera impresión, tomando en cuenta que en el signo mixto lo que predomina por lo general es elemento denominativo; sólo por excepción puede el elemento gráfico tener influencia por su preponderancia y magnitud..”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Sea lo primero advertir que la Sala no declarará probada la excepción denominada por el apoderado de Confecciones Leonisa S.A., Leonisa S.A., “Abuso del derecho para demandar”, pues una cosa es que, a su juicio, los argumentos en que funda la parte actora su demanda no tengan la capacidad de desvirtuar la legalidad de los actos acusados y, otra muy distinta, que ello se constituya en una excepción, pues el objeto de las mismas es demostrar un hecho extintivo, modificativo o impeditivo que enerve las pretensiones. Las normas comunitarias que la parte actora estima vulneradas por los actos acusados, son del siguiente tenor:

DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; “b) … “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;…”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; …”. Considera la parte actora que entre los signos LEE y LEO existe tal riego de confusión, que, de coexistir en el mercado, inducirían al público consumidor sobre la procedencia de los productos que distinguen y comercializan, en la medida de que uno y otro amparan productos de la clase 25 internacional. Funda su argumento la sociedad demandante, esencialmente, en el hecho de que, a su juicio, los vocablos LEE y LEO son inflexiones del verbo

LEER, razón por la cual, uno y otro evocan el significado del verbo en cuestión. La Sala, comparando una y otra expresión con base en las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina encuentra que no le asiste razón a la sociedad The H.D. Lee Company, Inc., propietaria de la marca LEE, registrada con anterioridad a la aquí controvertida, dado que, al colocarse esta Corporación en el lugar del público consumidor en manera alguna asociaría la expresión LEO con el verbo leer, como sí en cambio lo haría con el signo zodiacal así denominado, o con el león, animal que identifica el citado signo. De otra parte, aún aceptando que si bien la expresión LEE, en castellano se pronuncia tal y como se escribe, no obstante que como lo reconoce la misma actora proviene del idioma inglés, pronunciándose en dicho idioma extranjero LI, de todas maneras, al comparar en conjunto la Sala el vocablo LEE, con el vocablo LEO, no encuentra semejanzas fonéticas, ortográficas, auditivas e ideológicas de tal magnitud que considere que se pueda inducir al publico consumidor o a los medios comerciales en error, en caso de coexistir ambos en el mercado, respecto de los productos que amparan o su procedencia empresarial, a pesar de que dichos productos pertenecen a la misma clase, pues, como ya se anotó, la expresión LEO evoca el signo zodiacal denominado con el mismo nombre, en tanto que la expresión LEE, de pronunciarse en castellano, se asocia con el verbo leer. Adicionalmente, la Sala observa que al examinar la marca

LEO (mixta), objeto de controversia, encuentra que además de estar constituida por los tres caracteres L, E, O, está acompañada en la parte superior del símbolo que identifica el sexo masculino, lo cual la hace aún mas diferenciable del signo LEE, que es simplemente denominativo, es decir, que no tiene un distintivo especial, como si lo tiene el signo LEO, que, por ser mixto, está constituido por un elemento denominativo (LEO) y gráfico (el símbolo del sexo masculino). Así las cosas, la Sala concluye que la marca LEO bien podía ser registrada como en efecto lo fue, sin que con ello la Superintendencia de Industria y Comercio haya violado los artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y

CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 27 de julio del 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA