CE-SEC1-EXP2000-N5153-2000

MARCAS Y PATENTES - Irregistrabilidad por identidad o semejanza que induzca al público en error / DISTINTIVIDAD - Inexistencia entre las marcas “Piedemonte” mixta y “Piedemonte” denominativa y mixta / FALTA DE DISTINTIVIDAD - Inducción en error al público consumidor / PIEDEMONTE Le asiste razón a la parte actora cuando afirma que la marca PIEDEMONTE no es idónea para distinguir los servicios de la clase 42, de los productos comprendidos en las clases 29 y 32 que ostentan la misma marca, pues la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al llevar a cabo el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo en cuestión, debió tener en cuenta que en las marcas en conflicto predomina el elemento denominativo PIEDEMONTE, con lo cual, sin lugar a dudas, la coexistencia de una y otra inducen en error al público consumidor. Teniendo en cuenta las semejanzas y colocándose en el lugar del comprador del producto o del usuario del servicio, esta Corporación concluye que entre la marca PIEDEMONTE mixta que se controvierte y la marca PIEDEMONTE nominativa y mixta cuyo registro fue concedido al señor Cybulkiewicz no existe la suficiente distintividad, dado que si bien es cierto que la concedida a través de la Resolución que se demanda se encuentra acompañada de la figura de un alce y dentro de una figura que se asemeja a un escudo (fl. 44 del expediente), también lo es que el elemento predominante es el nominativo, como también lo es en la marca PIEDEMONTE

nominativa para la clase 29 y PIEDEMONTE mixta para las clases 29 y 30, registrada en favor de la parte actora. La Sala accederá a las pretensiones de la demanda, dado que la Resolución núm. 19117 de 23 de octubre de 1995 violó los artículos 81, 83, literal a), y 96 de la Decisión 344, en cuanto exigen que para registrar una marca la Oficina Nacional Competente deberá verificar que sea lo suficientemente distintiva y que no se trate de un signo que ampare productos o servicios que induzcan al público en error, por existir una marca semejante, anteriormente registrada.

NOTA DE RELATORIA: Se cita sentencia de la Sección Primera, Exp 3671, del 4 de agosto de 1999, C.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola, sobre el principio de prioridad marcaria por el uso de un nombre comercial protegido.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Santa Fe de Bogotá, D.C., once de mayo del dos mil.

Radicación número : 5153

Actor: ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO Y OTRA.

Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por el señor Alfredo Cibulkiewicz Oviedo y la sociedad Conservas Monteverde Limitada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, contra la Resolución núm. 19117 de 23 de octubre de 1995, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual concedió el registro de la marca PIEDEMONTE, mixta, clase 42, en favor de Juan Bernardo Serrano Ardila.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 181113, correspondiente a la marca PIEDEMONTE, para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. El señor Juan Bernardo Serrano Ardila presentó la solicitud de registro de la marca PIEDEMONTE para distinguir, “servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo; tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, así como la comercialización y distribución de todo tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos procesados y no procesados para el consumo humano, los cuales serán directamente prestados al consumidor en el establecimiento o a domicilio”,

comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 95030841. 2º. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió al solicitante, mediante Resolución núm. 19117 de 23 de octubre de 1995, el registro de la marca en cuestión, asignándole el certificado núm. 181113, con vigencia hasta el 23 de octubre del año 2005. 3º. Dicha resolución consideró, “Que la solicitud de Registro de Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”, lo cual no es cierto, dado que se trata de un signo idéntico, desde el punto de vista nominativo, a otros ya registrados y solicitados con anterioridad por el señor Alfredo Cibulkiewicz Oviedo, quien recientemente los cedió a Conservas Monteverde Limitada, para distinguir productos alimenticios comprendidos en las clases 29, 30 y 32. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora cita como violados los artículos 81, 83, literal a), 96 y 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; 13 y 58 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6, del C.C.A., por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida se expresan a continuación (fls. 11 a 20 del Cdno. Ppal.): Primer cargo.- Violación del artículo 81 de la Decisión 344,

dado que la marca PIEDEMONTE mixta es idéntica, desde el punto de vista nominativo, que es el elemento predominante en la misma, a la marca PIEDEMONTE nominativa, clase 29, y PIEDEMONTE mixta, clases 29, 30 y 32, registradas con anterioridad (salvo la referente a la clase 30 que se encuentra en trámite de registro), de las cuales es actualmente titular la sociedad Conservas Monte Verde Limitada. En consecuencia, la marca PIEDEMONTE mixta no es idónea para distinguir en el mercado los servicios comprendidos en la clase 42 para los cuales fue registrada. La comercialización de dichos servicios con la marca mixta en cuestión suscita confusión en el público consumidor, sobre los productos para los cuales Conservas Monte Verde Limitada tiene adquirido el derecho al uso exclusivo de las marcas PIEDEMONTE nominativa y mixta, máxime cuando tales servicios y dichos productos son anunciados y promocionados con el nombre PIEDEMONTE, sin indicar la descripción de la marca. Es de observar que el hecho de que el registro de la marca demandada haya sido concedido para distinguir servicios (relacionados con alimentos) comprendidos en la clase 42 no excluye la confusión con la marca PIEDEMONTE para distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30 y 32, dado que en ambas clases se encuentran agrupados productos y servicios de igual naturaleza o de naturaleza conexa, los cuales son vendidos o prestados en un mismo tipo de mercado, presentando una conexidad real que induce en error al consumidor medio y aún al consumidor meticuloso, al ser utilizadas marcas similares en su identificación. Ello por cuanto se trata de productos y servicios alimenticios distinguidos con una marca.

Segundo cargo.- Violación del artículo 96, en concordancia con el artículo 83, literal a), ibídem, por cuanto la entidad demandada, al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca PIEDEMONTE mixta, clase 42, determinó, sin ser lo correcto, que no era confundible con las marcas PIEDEMONTE nominativa, clase 29 y PIEDEMONTE mixta, clases 29, 30 y 32, respecto de las cuales tiene mejores derechos Conservas Monte Verde Limitada. En efecto, la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que en las marcas en conflicto predomina el elemento denominativo, razón por la cual la posibilidad de inducción al público en error es altamente considerable. Adicionalmente, se advierte que la marca mixta que se demanda es confundible con las marcas PIEDEMONTE, mixta y nominativa, ya que existe identidad visual, ortográfica, auditiva, fonética e ideológica. Además, el hecho de que la marca cuya nulidad se pretende combine la denominación PIEDEMONTE con un elemento figurativo no elimina el alto riesgo de confusión entre esta y las otras, lo cual da lugar a que el consumidor medio crea, cuando menos, que se trata de servicios y productos provenientes de la misma organización empresarial. Tercer cargo.- Violación de los artículos 102 ibídem, 13 y 58 de la Constitución Política, y 3º. Inciso 6, del C.C.A., por falta de aplicación, por cuanto la resolución acusada, ignorando los principios de igualdad y de imparcialidad, no garantizó a la parte actora el derecho al uso exclusivo de las marcas PIEDEMONTE nominativa, clase 29, y PIEDEMONTE mixta, clases 20, 30 y

32, adquirido con arreglo a las leyes preexistentes y el cual no puede ser desconocido por actos administrativos posteriores. d.- Las razones de la defensa 1.- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio. El apoderado de la entidad demandada, para defender la legalidad del acto acusado, argumentó : 1º. La decisión administrativa que se acusa se adoptó previo cumplimiento del trámite administrativo establecido para el efecto en la Decisión 344, cumpliéndose, además, con el debido proceso, pues se otorgaron a las partes plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa que les asiste, tal como consta en forma inequívoca en el expediente núm. 95-030841, contentivo de las actuaciones administrativas surtidas ante la División de Signos Distintivos. 2º. Las causales de irregistrabilidad de las marcas de productos y servicios son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente al decidir sobre la concesión o no del registro marcario. 3º. De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, podrán registrarse como marcas de fábrica los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, con lo cual se logra que los consumidores y los empresarios identifiquen los productos o servicios que se encuentran en el mercado. 4º. La marca PIEDEMONTE mixta, para distinguir los productos comprendidos en la clase 42 no se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión

344. En efecto, efectuado el análisis sucesivo y de conjunto de la marca que se demanda y de las marcas de propiedad de Conservas Monte Verde Limitada, se observa que no se presentan semejanzas susceptibles de inducir al público en error, máxime si se tiene en cuenta que se trata de marcas de diferentes clases de productos y servicios, por lo que no existe riesgo de confusión.

De Juan Bernardo Serrano Ardila, tercero en favor de quien fue concedida la marca controvertida. 1º. La parte actora no presentó observaciones durante la etapa de la publicación de las solicitudes en la Gaceta de Propiedad Industrial dentro de los procesos administrativos núms. 95-30841 de la clase 42 y 95-52468 de la clase 31, a sabiendas de que era un proceso más económico y de acción inmediata para prevenir a la Administración sobre la presunta violación. 2º. La marca registrada que se demanda cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, lo cual descarta la violación del artículo 81 de la Decisión 344. 3º. La determinación fue legal y procedente acorde con el derecho que le asistía al señor Juan Bernardo Serrano Ardila, dado que el mismo es titular del nombre comercial PIEDEMONTE-Bar y Restaurante, depositado mediante Certificado de Depósito núm. 009617, según Resolución 12091 de 17 de julio de 1995, lo cual significa que el mencionado señor ya era titular del signo en cuestión y, por lo tanto, la entidad demandada lo sabía y acreditó ese derecho profiriendo la resolución acusada. 4º. De otra parte, como ratificación de tal derecho, la

Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 26542 de 10 de octubre de 1995, concediendo al señor Serrano Ardila el registro del signo mixto ARROZ PIEDEMONTE LLANERO, solicitado para distinguir todos los productos de la clase 31. 5º. El signo PIEDEMONTE mixto que se acusa no es confundible visualmente con el del señor Serrano, ya que el de éste se caracteriza por tener una serie de figuras, trazos, colores y diseños que lo hacen diferente de otros parecidos o similares e, inclusive, de marcas idénticas; distingue servicios restringidos de la clase 42, diferentes en relación con los productos protegidos por la marca de la parte actora comprendidos en las clases 29 y 32; y, además, es titular del nombre comercial PIEDEMONTE - Bar Restaurante y de la marca mixta ARROZ PIEDEMONTE LLANERO, que protege productos de la clase 31, es decir, que también es titular de derechos anteriores en relación con los otorgados por la resolución demandada. 6º. El señor Serrano detenta igual derecho que el de la parte actora y, en consecuencia, no puede hablarse de la violación de los artículos 102 de la Decisión 344 y 58 de la Constitución Política, “ya que éstos disponen situaciones fácticas y legales posteriores a una situación que ha sufrido trámites y estudios anteriores durante los cuales se aplicaron las normas conducentes, es decir las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344…”. 7º. No se violó el artículo 13 de la Constitución Política, por

cuanto todos los trámites marcarios se someten al mismo procedimiento, el cual está señalado en la Decisión 344. 8º. Finalmente, debe advertirse que la Clasificación Internacional de Niza tiene dos grandes bloques: el primero contiene los productos, los cuales se encuentran establecidos desde la clase uno a la treinta y cuatro y, el segundo, destinado a los servicios, que va desde la clase treinta y cinco a la cuarenta y dos, lo cual significa que los registros de la marca que posee la parte actora están dentro de las clases de productos (29 y 32), mientras que el registro demandado se encuentra en una de las clases determinadas para los servicios. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 21 de septiembre de 1998 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 23). Por auto visible a folio 79 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la parte demandante y de la entidad demandada (fls. 112 y 117, respectivamente). Mediante proveído del 17 de junio de 1999 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 26 de noviembre de 1999, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 138 a 152).

II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. La acción de nulidad prevista por el artículo 113 de la Decisión 344, es la que por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo ordinario interno, imprescriptible por mandato de la norma comunitaria y que normalmente procede sólo contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, salvo lo que en contrario disponga respecto de esta última característica la legislación interna, todo conforme al examen y decisión que al respecto realice y emita. respectivamente, el juez nacional, en proceso que ante él se debate. “2. Una vez más se ratifican los criterios sentados por este tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no ’observaciones’ por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario. “3. Un signo para poder ser registrado como marca, debe reunir los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber, el ser perceptible, susceptible de representación

gráfica y sobre todo lo suficientemente distintivo, es decir, que distinga los productos o servicios que identifica, sin que pueda producir confusión en el consumidor con los elaborados o prestados por otra persona propietaria de una marca ya registrada. “4. Al proscribir el riesgo de confusión dentro del régimen marcario, el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el empleo al cual han sido destinados. “5. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o, en su caso, del Juez nacional competente conforme a la legislación nacional respectiva, según lo preceptuado en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, con arreglo a su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia ya señalados…, dentro de los cuales se destaca para el caso sub judice, el examen sucesivo y de conjunto de las mismas. “6. En consecuencia, al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto en el presente caso, el juez nacional competente deberá tomar en cuenta cuál de sus elementos - denominativo o gráfico - cobra mayor relevancia dentro del conjunto marcario, para luego deducir si entre ellos se presenta la suficiente identidad o similitud que pueda llevar a confusión al

público consumidor respecto de la utilización de la marca PIEDEMONTE (mixta). “7. En el Sistema Comunitario andino sólo el régimen confiere los derechos inherentes a la marca, entre ellos la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de ese instituto legal…”. IV.- CONSIDERACIONES En primer término, respecto del previo agotamiento de la vía gubernativa en tratándose de la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 y a la cual se refiere el Tribunal Andino, la Sala precisa que su posición ha sido la de que dicho agotamiento es necesario para conocer del fondo del asunto únicamente cuando la parte actora intervino en la actuación administrativa surtida ante la Superintendencia de Industria y Comercio, circunstancia que no ocurrió en el asunto examinado, razón por la cual es procedente el estudio de los cargos esgrimidos, así: Frente al primero y segundo cargos: En éstos, la parte actora aduce la violación de los artículos 81, 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto es como sigue: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;…”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Pues bien, a folios 85, 88 y 91 del expediente, obran las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de que la sociedad Conservas Monte Verde Limitada es titular de las marcas PIEDEMONTE nominativa, clase 29, certificado de registro núm. 141.803, vigente hasta el 23 de julio del 2003; PIEDEMONTE mixta, clase 29, certificado de registro núm. 149.393, vigente hasta el 31 de enero del 2004; y PIEDEMONTE mixta, clase 32, certificado de registro núm. 149.380, vigente hasta el 31 de enero del 2.004. De igual manera, a folios 86, 89 y 92 ibídem, se encuentran las resoluciones núms. 5527 de 18 de junio de 1993 y 4183 y 4189, ambas de 31

de enero de 1.994, por medio de las cuales se concedió, en favor del señor Alfredo Cybulkiewick, el registro de las marca PIEDEMONTE nominativa y mixta para la clase 29 y mixta para la clase 32, el cual las traspasó a la sociedad Conservas Monte Verde Limitada, como consta a folios 87, 90 y 93 y con lo cual efectivamente se comprueba, como lo afirma la parte demandante, que la pluricitada marca fue registrada con anterioridad a la que hoy ocupa la atención de la Sala. Así las cosas, debe la Sala proceder a determinar si la expresión PIEDEMONTE, cuyo registro se concedió para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42, es confundible con la marca otorgada al señor Bernardo Sierra Ardila, para distinguir los productos comprendidos en las clases 29 y 32. De conformidad con el artículo 2º del Decreto 755 de 1972, la clase 29 comprende los siguientes productos: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Por su parte, la clase 32 comprende los siguientes productos: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Finalmente, la clase 42 comprende los siguientes servicios: restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación

científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no puede ser clasificados en otra clase. Como se dejó reseñado en el acápite de los hechos, mediante la Resolución que se demanda se concedió el registro de la marca PIEDEMONTE mixta para distinguir, “Todos los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo; tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, así como la comercialización y distribución de todo tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos procesados y no procesados para el consumo humano, los cuales serán directamente prestados al consumidor en el establecimiento o a domicilio”. A juicio de esta Corporación, le asiste razón a la parte actora cuando afirma que la marca PIEDEMONTE no es idónea para distinguir los servicios de la clase 42, de los productos comprendidos en las clases 29 y 32 que ostentan la misma marca, pues la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al llevar a cabo el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo en cuestión, debió tener en cuenta que en las marcas en conflicto predomina el elemento denominativo PIEDEMONTE, con lo cual, sin lugar a dudas, la coexistencia de una y otra inducen en error al público consumidor. En efecto, siguiendo las pautas trazadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido de que el examen de las marcas en conflicto debe hacerse en forma sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y colocándose en el lugar del comprador del producto o del usuario del servicio,

esta Corporación concluye que entre la marca PIEDEMONTE mixta que se controvierte y la marca PIEDEMONTE nominativa y mixta cuyo registro fue concedido al señor Cybulkiewicz no existe la suficiente distintividad, dado que si bien es cierto que la concedida a través de la Resolución que se demanda se encuentra acompañada de la figura de un alce y dentro de una figura que se asemeja a un escudo (fl. 44 del expediente), también lo es que el elemento predominante es el nominativo, como también lo es en la marca PIEDEMONTE nominativa para la clase 29 y PIEDEMONTE mixta para las clases 29 y 30, registrada en favor de la parte actora, como se observa a folios 86, 89 y 92 ibídem. A más de lo anterior, se debe tener en cuenta que si bien, como lo afirmó el tercero directo interesado en las resultas del proceso, la marca concedida cuya legalidad aquí se discute ampara servicios, en tanto que la marca PIEDEMONTE fue otorgada para distinguir productos de la clases 29 y 32, lo cierto es que la que aquí se controvierte lo fue para distinguir servicios prestados por establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo o destinados a comercializar y distribuir todo tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y alimentos procesados o no procesados, lo cual conlleva la posibilidad de que el público consumidor o usuario se confunda con la marca PIEDEMONTE de la sociedad Conservas Monteverde Limitada, en la medida de que fue otorgada para distinguir productos procesados, tales como conservas, jaleas, mermeladas, compotas; productos no procesados, tales como carne, pescado, aves y huevos; bebidas no alcohólicas; cervezas; gaseosas,

aguas minerales, etc. Finalmente, frente al argumento del señor Bernardo Serrano Ardila, en el sentido de que el mismo tiene un mejor derecho por cuanto es titular del nombre comercial PIEDEMONTE-Bar y Restaurante, depositado mediante Certificado núm. 9617, según Resolución 12091 de 17 de julio de 1995, lo cual se encuentra probado a folio 101 del expediente, basta a la Sala observar que si bien el artículo 83, literal ), de la Decisión 344 dispone que, “ … no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros,… sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”, se debe tener en cuenta que del número del expediente bajo el cual se tramitó dicha solicitud, esto es, del 95.022.250, se deduce que el tercero directo interesado en las resultas del proceso y en favor de quien se concedió la marca cuestionada, no tenía la prioridad marcaria, ya que esta nace de la presentación de la solicitud que, en este caso, es posterior a la de la solicitud de la marca PIEDEMONTE presentada por el señor Cybulkiewicz, como claramente se desprende de los números de los expedientes bajo los cuales se tramitaron las marcas PIEDEMONTE nominativa, clase 29 y PIEDEMONTE mixta 29 y 32 (93.306.998, 92.329.698 y 92.329.868) de propiedad actualmente de Conservas Monteverde Limitada. Sobre el particular, el Tribunal de la Comunidad Andina de

Justicia, dentro del expediente núm. 3671, actor: BARTERLINK DE COLOMBIA S.A., Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, sostuvo: “… Un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de una marca, podrá impedir el registro de ésta en virtud del principio de la prioridad, siempre y cuando entre los signos y los productos o servicios o actividad que protege la marca y el nombre comercial, respectivamente, pueda inducirse al público a error. En tanto que si una solicitud marcaria es anterior al uso del nombre comercial, éste no podrá impedir el registro de aquélla (el resaltado es de la Sala)”. Así las cosas, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, dado que la Resolución núm. 19117 de 23 de octubre de 1995 violó los artículos 81, 83, literal a), y 96 de la Decisión 344, en cuanto exigen que para registrar una marca la Oficina Nacional Competente deberá verificar que sea lo suficientemente distintiva y que no se trate de un signo que ampare productos o servicios que induzcan al público en error, por existir una marca semejante, anteriormente registrada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLARASE la nulidad de la Resolución núm. 19117 de 23 de octubre de 1995, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual concedió el registro de la marca PIEDEMONTE, mixta, clase 42, en favor de Juan Bernardo Serrano Ardila.

Segundo.- ORDENASE la cancelación del certificado de registro núm. 181113, correspondiente a la marca PIEDEMONTE, para distinguir productos compren