CE-SEC1-EXP2000-N5159-2000

MARCAS Y PATENTES / RIESGO DE CONFUSIÓN POR TRADUCCIÓN - La similitud por traducción de una marca requiere que esta sea notoriamente conocida / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL - Obligatoriedad para el juez nacional / CONFUSIÓN POR TRADUCCIÓN - El signo traducido debe ser notoriamente conocido / NOTORIEDAD - Debe probarse Observa la Sala que cuando lo que se discute es que la similitud entre las marcas capaz de generar confusión se presenta por la traducción de una expresión, como sucede en este caso, pues como ya se dijo, la oposición y la denegatoria del registro se fundamentaron en que al traducirse del inglés al español la marca “GREEN LAND” se entiende como “CAMPO VERDE” o “TIERRA VERDE”, la causal de irregistrabilidad es la consagrada en el artículo 83, literal d), de la Decisión 344. Así lo entiende el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por ello en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, que es obligatoria para el juez nacional, hace un amplio análisis sobre el tema de la traducción frente a la notoriedad. En efecto, precisó el Tribunal: “Riesgo de confusión por la traducción a otro idioma de la marca y la notoriedad: El artículo 83 literal d) de la Decisión 344, señala que no podrán registrarse como marcas aquellas que “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro….” Si bien es cierto que la traducción de una marca del español al inglés puede tener el mismo

significado y esto podría producir confusión en el público consumidor, es también cierto, que la norma indicada exige que quien impugne la concesión de una marca por esa causa deba probar la notoriedad de aquella con base en la cual se haya formulado la observación al registro. NOTORIEDAD - Inexistencia por falta de prueba de la marca “GREEN LAND” / TRADUCCIÓN Y NOTORIEDAD - Inescindibilidad para determinar riesgo de confusión / IRREGISTRABILIDAD POR TRADUCCIÓN - Inexistencia / GREEN LAND / CAMPO VERDE / TIERRA VERDE El aspecto relativo a la notoriedad de la marca “GREEN LAND” no fue dilucidado ni en la vía gubernativa, ni en esta etapa jurisdiccional, debido a que, como quedó visto, la sociedad titular de dicha marca solamente en aquélla alegó tener un registro anterior. Estima la Sala que la relación entre la traducción de un signo y la notoriedad tiene razón de ser, ya que solamente está en capacidad de generar confusión el signo del cual se predica la traducción cuando es ampliamente conocido. No todo signo que constituya traducción o reproducción de otro, per se, puede tener la virtualidad de confundir. Es decir, que si el signo traducido es desconocido, así esté registrado, por sustracción de materia no está llamado a ser confundido. Como en este caso la notoriedad ni siquiera fue alegada, mucho menos fue probada. Y, como de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida en este proceso , para que se configure la causal de irregistrabilidad es menester que la notoriedad haya sido probada, forzoso es concluir que los actos acusados deben anularse. A título de restablecimiento del derecho la Sala declara que la oposición

formulada es infundada y ordenará que la entidad pública demandada dé trámite a la solicitud de la actora”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre del dos mil (2000).

Radicación número: 5159

Actor: JOSE M. DACCARETT & COMPAÑÍAFRIGORIFICO DE LA COSTA.

Referencia: AUTORIDADES NACIONALES La sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑÍA-FRIGORIFICO DE LA COSTA, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª: Que son nulas las Resoluciones núms. 17837 de 28 de abril de 1994, “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OPOSICION Y SE NIEGA UN REGISTRO”; 13098 de 22 de mayo de 1996, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1284 de 15 de mayo de 1998, “POR El (SIC) CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2ª: Que como consecuencia de dicha declaración y, a título de restablecimiento del

derecho, se declare infundada la oposición formulada por la sociedad FOREMOST INTERNACIONAL (EUROPE) B.V. y se ordene el registro en su favor de la marca “CAMPO VERDE” para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1o: Que la sociedad JOSE M. DACCARETT & COMPAÑIA - FRIGORIFICO DE LA COSTA, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "CAMPO VERDE", para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2o: Que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. formuló demanda de oposición, con base en que es titular de la marca "GREEN LAND" Mixta, registrada con anterioridad, para distinguir productos de la Clase 29. 3º: Que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 17837 de 28 de abril de 1994, por medio de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., y negó el registro de la marca "CAMPO VERDE", para distinguir productos comprendidos dentro de la Clase 31 del Decreto 755 de 1972, por considerar que se incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que entre las marcas "GREEN LAND"

y "CAMPO VERDE", existen semejanzas que inducirían al público en error y confusión, si se tiene en cuenta que la expresión GREEN LAND, puede ser traducida del inglés al español como CAMPO VERDE o TIERRA VERDE. 4º: Que contra la citada Resolución el apoderado de la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 13098 de 22 de mayo de 1996, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la resolución impugnada; y el segundo, mediante la resolución núm. 1284 de 15 de mayo de 1998, que también confirmó dicha resolución.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó, por falta de aplicación, el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la marca "CAMPO VERDE", es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, ya que no solamente se puede percibir fácilmente por los sentidos de la audición y de la vista, sino que se pude diferenciar individual y singularmente de otro, por cuanto la distintividad exige que el signo no se preste a confusión con otros ya adoptados; además de que la representación gráfica, tal como fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, es: CAMPO VERDE, lo que conduce a una descripción que permite hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras, figuras o

signos. 2º: Que se violaron, por interpretación errónea, los artículos 93 y 95, ibídem, en concordancia con el artículo 83, literal a), ibídem, ya que la marca "GREEN LAND", no solo se encuentra registrada en una clase diferente de la de la marca solicitada, sino que está conformada por una parte denominativa, combinada con otra figurativa, lo que en el lenguaje marcario se conoce como marca mixta, evento en el cual el registro se extiende al conjunto que la caracteriza. Que analizadas las marcas en comento, desde el punto de vista gráfico, gramatical y fonético, se observa que las mismas poseen múltiples diferencias entre sí, en cuanto a su pronunciación, su representación gráfica y composición gramatical. 3º: Que si bien es cierto que el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecía que si un signo determinado se encontraba registrado en cualquier idioma (inglés, francés o chino), no podía registrarse en idioma español o viceversa, así no existiera semejanza gráfica, fonética o conceptual, también lo es, que el literal d) del artículo 73 de la Decisión 311, que reemplazó aquella norma (hoy literal d) del artículo 83 de la Decisión 344), dispuso que no pueden ser registrables los signos que constituyan reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro, lo cual implica, que además de la traducción, tiene que estar probado en el proceso de registro, la notoriedad del signo que impide el mismo, y que, sin dicha prueba, no le es dable al administrador

obstaculizar el proceso, así constituya la exacta traducción a cualquier idioma de un signo previamente registrado en cualquier otro. 4º: Que se violó el artículo 58 de la Constitución Política porque la demandada no garantizó la propiedad de la actora sobre la marca CAMPO FRESCO para las clases 29 y 30, pues la expresión “VERDE” es comúnmente usada junto con otros componentes. 5º: Que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º, inciso 6º, del C.C.A., porque se desconocieron los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad ya que existen múltiples registros que incluyen la expresión “VERDE”, vocablo este evocativo y comúnmente usado por diferentes empresarios para distinguir productos de las clases 29 y 30. III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que dentro del trámite administrativo que se surtió para denegar el otorgamiento de la marca "CAMPO VERDE " se ajustó plenamente a derecho y a las disposiciones legales vigentes en materia marcaria, y se respetó el debido proceso y el derecho de defensa. Que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas, se concluye que

existe confundibilidad entre las mismas en el aspecto conceptual porque la expresión “GREEN LAND”, que ya está registrada, puede ser traducida al español como “CAMPO VERDE” o “TIERRA VERDE”, por lo cual la marca solicitada carece de distintividad. III.1.2., El auto admisorio de la demanda fue notificado al representante legal de la sociedad FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., tercero con interés directo en las resultas el proceso, la cual no contestó la demanda ni alegó de conclusión. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: Según se afirma en la Resolución núm. 17837 de 28 de abril de 1994, acusada, la oposición formulada por la sociedad FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. al registro de la marca “CAMPO VERDE”, solicitado por la actora, se fundamentó en que dicha sociedad es titular en Colombia de la marca mixta “GREEN LAND”, cuyo certificado de registro es 97.863, para distinguir productos de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; que la expresión “GREEN LAND” puede ser traducida del inglés al español como “CAMPO VERDE”; y que la marca objeto de registro es confundible con la marca previamente registrada.

La Superintendencia de Industria y Comercio acogió los argumentos de la sociedad opositora, pues tuvo en cuenta que en los registros de propiedad industrial constaba que ella era titular del certificado de registro núm. 97863; y que se configuró la causal prevista

en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según la cual: “ Así mismo, no podrán registrarse….los signos…que….a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero….”, ya que existía similitud entre las marcas porque “GREEN LAND” puede ser traducida del inglés al español como “CAMPO VERDE” o “TIERRA VERDE” y, en consecuencia, negó el registro solicitado. Sin embargo, observa la Sala que cuando lo que se discute es que la similitud entre las marcas capaz de generar confusión se presenta por la traducción de una expresión, como sucede en este caso, pues como ya se dijo, la oposición y la denegatoria del registro se fundamentaron en que al traducirse del inglés al español la marca “GREEN LAND” se entiende como “CAMPO VERDE” o “TIERRA VERDE”, la causal de irregistrabilidad es la consagrada en el artículo 83, literal d), de la Decisión 344, la cual prevé: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación de derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad….”. (La negrilla y subraya fuera de texto). Así lo entiende el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por ello en la

interpretación prejudicial rendida en este proceso, que es obligatoria para el juez nacional, hace un amplio análisis sobre el tema de la traducción frente a la notoriedad. En efecto, precisó el Tribunal: “Riesgo de confusión por la traducción a otro idioma de la marca y la notoriedad El artículo 83 literal d) de la Decisión 344, señala que no podrán registrarse como marcas aquellas que “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro….” “Este Tribunal considera que al momento de realizarse la traducción de un signo del idioma español al inglés, como ocurre en el presente caso con las marcas CAMPO VERDE a LAND GREEN, debe tomarse en cuenta lo siguiente: Si bien es cierto que la traducción de una marca del español al inglés puede tener el mismo significado y esto podría producir confusión en el público consumidor, es también cierto, que la norma indicada exige que quien impugne la concesión de una marca por esa causa deba probar la notoriedad de aquella con base en la cual se haya formulado la observación al registro. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que esa calidad de la marca debe ser probada a través de los medios reconocidos por la legislación interna, por la parte que la alega y, de realizarse tal probanza, se erige en causal de irregistrabilidad a tenor de lo prescrito en el mencionado inciso del artículo 83 que se interpreta. La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de

aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada, si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. El referido literal d) del artículo 83, contempla una amplia protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de notoriedad; no obstante, la notoriedad de la marca es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia…… La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes…” (folios 237 y 238) (Lo subrayado es del Tribunal). El aspecto relativo a la notoriedad de la marca “GREEN LAND” no fue dilucidado ni en la vía gubernativa, ni en esta etapa jurisdiccional, debido a que, como quedó visto, la sociedad titular de dicha marca solamente en aquélla alegó tener un registro anterior, por lo que ante el examinador, en este caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se probó la notoriedad; y mucho menos se discutió tal aspecto en este proceso pues, el tercero con interés directo no se hizo parte en el mismo. Estima la Sala que la relación entre la traducción de un signo y la notoriedad tiene razón de ser, ya que solamente está en capacidad de generar confusión el signo del cual se

predica la traducción cuando es ampliamente conocido. No todo signo que constituya traducción o reproducción de otro, per se, puede tener la virtualidad de confundir. Es decir, que si el signo traducido es desconocido, así esté registrado, por sustracción de materia no está llamado a ser confundido. Como en este caso la notoriedad ni siquiera fue alegada, mucho menos fue probada. Y, como de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida en este proceso , para que se configure la causal de irregistrabilidad es menester que la notoriedad haya sido probada, forzoso es concluir que los actos acusados deben anularse. A título de restablecimiento del derecho la Sala declara que la oposición formulada es infundada y ordenará que la entidad pública demandada dé trámite a la solicitud de la actora. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECLARASE la nulidad de las Resoluciones núms. 17837 de 28 de abril de 1994, “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OPOSICION Y SE NIEGA UN REGISTRO”; 13098 de 22 de mayo de 1996, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1284 de 15 de mayo de 1998, “POR El (SIC) CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

A título de restablecimiento del derecho la Sala declara que la oposición formulada por la sociedad FOREMOST INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. es infundada y ordena a la entidad pública demandada que dé trámite a la solicitud de la actora.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de septiembre del 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRTE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA