CE-SEC1-EXP2000-N5197-2000

MARCAS Y PATENTES / MARCA NOMINATIVA - Formada únicamente por palabras / MARCA FIGURATIVA O GRAFICA - Se representa por medio de figuras o signos Las marcas de la actora son “NOMINATIVAS”, entendiéndose por tales, las que son formadas únicamente por palabras, esto es, sin distintivos especiales. La marca “FIGURATIVA”, corresponde a la misma marca “GRAFICA”. En efecto, según el mencionado Diccionario, lo gráfico se aplica a las descripciones, operaciones y demostraciones que se representan por medio de figuras o signos. Afirma la Sala que la marca a la cual se contraen los actos acusados es FIGURATIVA o GRAFICA porque, como ya se dijo, en los mismos así se señala expresamente. En estos no se hace mención alguna a la expresión “FUENTE CLARA” sino, únicamente, se resalta la figura o gráfica “según modelo adjunto”. Pero, como quedó visto, la que fue solicitada y se concedió en los actos acusados fue una marca meramente figurativa. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA DENOMINATIVA Y OTRA GRAFICA - Sólo es posible a nivel conceptual o ideológica / COMPARACIÓN CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA - Inexistencia de similitud entre la figura de la “gota” con lo que debe entenderse como “fuente” Cuando se está en presencia, como acontece en este caso, de una marca totalmente gráfica y otra denominativa, no hay lugar a comparaciones distintas de la conceptual o ideológica. En ese orden de ideas se tiene que: La expresión “FUENTE”, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa Manantial de agua que brota de la tierra; aparato o artificio con que se hace

salir el agua en los jardines y en las casas, calles o plazas para diferentes usos trayéndola en cañadas desde los manantiales o desde los depósitos; pila bautismal; o aquello de que fluye con abundancia un líquido. Por su parte, la figura que fue objeto de registro en los actos acusados sugiere la idea de una gota de algún líquido; y si no es por la explicación que de tal figura hace el solicitante no es fácilmente deducible que lo que en su interior se encuentra son las iniciales de las letras f y c, para evocar “fuente clara”, pues más bien, a primera vista, pareciera un signo con el que se representa una nota musical del pentagrama. De tal manera que, del cotejo de las marcas en cuestión, desde el punto de vista conceptual o ideológico, no surge similitud alguna entre la figura de la “gota” con lo que debe entenderse por una “fuente”.

NOTA DE RELATORIA: Menciona en sentencia de 17 de febrero del 2000, Expediente núm. 5325, Actora: Sociedad Escada A.G., Consejero ponente doctor

Juan Alberto Polo Figueroa. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA MIXTA Y OTRA DENOMINATIVAInexistencia de semejanza entre las expresiones “LA FUENTE” y “FUENTE CLARA” Por lo demás, de aceptarse, en gracia de discusión, que la marca cuestionada es mixta, porque está acompañada de la expresión “FUENTE CLARA”, tampoco advierte la Sala la similitud que induzca a confusión al público consumidor pues, al cotejar, en conjunto, y en

forma sucesiva y no simultánea las expresiones “LA FUENTE” y “FUENTE CLARA”, se deduce que si bien es cierto que coinciden en la palabra “FUENTE”, no lo es menos que el artículo “LA” que antecede a la primera y el adjetivo “CLARA” que sucede a la segunda no permite que un presunto comprador se confunda pues la extensión de ambas expresiones, desde el punto de vista de su estructura ortográfica, es diferente, lo cual incidiría en los campos visual y fonético; amén de que la parte gráfica le imprime distintividad a la marca cuestionada, máxime si no puede afirmarse categóricamente que predomine su parte denominativa ya que, como se dijo anteriormente, en el modelo que de la marca se consignó en los actos acusados solamente aparece aquélla.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Santa Fe de Bogotá, D.C., diez (10) de agosto del dos mil (2000).

Radicación número: : 5197

Actor: HELADOS LA FUENTE S.A.

Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad HELADOS LA FUENTE S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción que se interpreta como de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 7533 de 20 de marzo de 1996, “POR LA CUAL SE DECIDEN UNAS OPOSICIONES Y SE CONCEDE UN REGISTRO”; 010694 de 28 de abril de 1997, "POR LA CUAL SE

RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1124 de 15 de mayo de 1998, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1o: Que la sociedad "AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA", solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "FUENTE CLARA" (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2o: Que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora presentó demanda de oposición, con base en que su marca denominada "LA FUENTE", Clase 29, se hallaba vigente hasta el 10 de abril de 1.999. 3º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 7533 de 20 de marzo de 1996, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro de marca "FUENTE CLARA" (Figurativa), Clase 29. 4o: Que contra la citada Resolución el apoderado de la sociedad " HELADOS LA FUENTE S.A." interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; que el

primero de ellos fue resuelto a través de la Resolución núm. 010694 de 28 de abril de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Ïndustria y Comercio, que confirmó la resolución impugnada; y el segundo lo fue a través de la Resolución No. 1124 de 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que a su vez confirmó la citada Resolución núm. 7533.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, porque no se protegió la propiedad industrial, que es una de las especies de la propiedad intelectual, pues la marca "FUENTE CLARA", otorgada mediante los actos acusados, es confundible con su marca “LA FUENTE”. 2o. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable, se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; y el signo "FUENTE CLARA" carece de distintividad extrínseca, entendida esta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares, ya que es confundible con las marcas nominativas "LA FUENTE", Clases 29, 30 y 32, registradas inicialmente por PRODUCTORA DE

ALIMENTOS LA FUENTE S.A.

Que, por lo anterior, las marcas registradas por "PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A." excluyen cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona. 3º. Que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que éste establece como causales de irregistrabilidad que el signo a registrarse sea idéntico o semejante, de forma que pueda inducir al público a error con una marca anteriormente registrada, que ampare los mismos productos para los cuales se encuentra previamente solicitada o registrada la marca de un tercero; y, al analizar las marcas en conflicto, desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico o conceptual, se puede advertir un gran cúmulo de similitudes y, por el contrario, muy pocos elementos que logren diferenciarlas, en razón de que, de una parte, la expresión "CLARA", que acompaña a la marca mixta "FUENTE CLARA", constituye una palabra descriptiva y, por lo tanto, irregistrable; y el artículo "LA" de las marcas "LA FUENTE", constituye un elemento que no disminuye las semejanzas de las mismas; y, de la otra, la expresión "LA FUENTE" evoca en el público consumidor la idea de "una fuente", y la expresión "FUENTE CLARA" evoca la misma idea, con la característica de que ésta es más límpida o más transparente, lo que determina su confusión ideológica o conceptual. Que, de otra parte, el hecho de que los productos a que se destinan ambas marcas

sean los mismos y correspondan a la clase 29, hace más latente la posibilidad de confusión para el consumidor medio. 4º. Que se violó el literal b) del artículo 83, ibídem, en concordancia con el artículo 96, ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la obligación de negar la marca solicitada por la sociedad "AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA" denominada "FUENTE CLARA" (Mixta) Clase 29, por ser confundible con un nombre comercial inscrito por un tercero denominado "LA FUENTE", debido a que la marca solicitada por la primera, se refiere a productos alimenticios para el consumo humano y, precisamente, el nombre comercial registrado dedica su actividad a dichos productos alimenticios o comestibles. 5º. Que se violó el literal d) del artículo 83, ibídem, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que tanto la marca "LA FUENTE" como las marcas que figuran dentro del expediente, son notoriamente conocidas, debido a la gran difusión que tienen, en especial en lo que hace relación al ramo de los "helados", no sólo en el comercio, sino también en la televisión. 6º. Que, se violó el literal e) del artículo 83, ibídem, se solicita tener en cuenta lo dicho en el numeral anterior, ya que tanto el artículo 83 literal d) como el literal e) del mismo precepto, se refieren a las marcas notorias en virtud de lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia. 7º: Que se violó el artículo 102, ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los derechos previamente adquiridos por la sociedad

"PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A", ya que las marcas "LA FUENTE" Clases 29, 30 y 32 tienen un mejor derecho frente a la marca "FUENTE CLARA", por estar registradas con anterioridad. 8º: Que se violaron los artículos 146 y 147, ibídem, concordantes con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar una marca confundible con la registrada por un tercero, no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contendidas en la Decisión 344, ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias y, de esa manera, salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la mencionada Decisión. 9º: Que se violó el inciso 6º del artículo 3º del C.C.A., porque la Superintendencia de Industria y Comercio no ha debido otorgar una marca confundible con la registrada previamente por la actora y frente a la cual ya tenía un derecho adquirido. III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que dentro del trámite administrativo que se surtió para el otorgamiento de la marca "FUENTE CLARA" se ajustó plenamente a derecho y a las

disposiciones legales vigentes en materia marcaria, y se respetó el debido proceso y el derecho de defensa. Que, efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas, se concluye que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráfico, fonético, visual, conceptual ni ideológico. III.1.2. La representante legal de la sociedad AGROPECUARIA MONTIJO LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, fue notificada personalmente del auto admisorio, conforme consta a folio 74, no obstante lo cual no contestó la demanda. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados desecharon la observación formulada por la actora, basándose en que es titular de las marcas "LA FUENTE”, para distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30 y 32; la cual también forma parte de su nombre comercial inscrito, que, a su juicio, es confundible con la marca "FUENTE CLARA", objeto de registro por parte de aquéllos, para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; amén de que tales marcas son notoriamente conocidas. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invoca, entre otras disposiciones, como quebrantado, prevé: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que,

en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En relación con la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión, en la interpretación prejudicial núm. 29-IP-2000 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar el riesgo de confusión.

Tales reglas son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (FOLIO 176).

Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que las marcas de la actora son “NOMINATIVAS”, entendiéndose por tales, las que son formadas únicamente por palabras, esto es, sin distintivos especiales. Así se infiere del certificado obrante a folio 97 y de los mismos hechos y cargos de la demanda, en los cuales pretende reivindicar tal expresión; en tanto que la marca cuestionada, según se precisa en

la Resolución núm. 7533 de 20 de marzo de 1996, acusada es “FIGURATIVA”. Conforme a la acepción que de este término trae el Diccionario de la Real Academia Española, por tal puede entenderse lo que se dice del arte y de los artistas que representan figuras de realidades concretas; o aquello que es o sirve de representación o figura de otra cosa. De acuerdo con dichas definiciones, bien puede decirse que la marca “FIGURATIVA”, corresponde a la misma marca “GRAFICA”. En efecto, según el mencionado Diccionario, lo gráfico se aplica a las descripciones, operaciones y demostraciones que se representan por medio de figuras o signos. Afirma la Sala que la marca a la cual se contraen los actos acusados es FIGURATIVA o GRAFICA porque, como ya se dijo, en los mismos así se señala expresamente. En estos no se hace mención alguna a la expresión “FUENTE CLARA” sino, únicamente, se resalta la figura o gráfica “según modelo adjunto”, que presenta a continuación y que la Sala se permite trasladar en fotocopia del expediente para una mejor comprensión del asunto sometido a su consideración. En la solicitud de registro de dicha marca, que obra en los antecedentes administrativos allegados a este proceso, se explica tal figura así: “La etiqueta presentada para ser registrada presenta la forma de una gota que cae, en cuyo cuerpo, y en la parte más ancha, las sombras y luces producen la formación de unas figuras que asemejan las letras f y c, iniciales de la expresión FUENTE CLARA”. (folio 25 cuaderno de antecedentes). Y el solicitante hace énfasis en lo siguiente:

“…me permito a continuación describir para los efectos legales el logotipo correspondiente a la forma característica que corresponde a la marca FUENTE CLARA siendo tal forma característica, como claramente se desprende de la solicitud, lo que se pretende aclarar mediante el otorgamiento del registro en cuestión”. “….Respetuosamente reitero ahora que la expresión FUENTE CLARA no es aquí el objeto de la solicitud. Con ella lo que se quiere registrar es una etiqueta, descrita en los términos que se ha dejado dicho y que es la expresión plástica y característica de la marca FUENTE CLARA….”. Ahora, es cierto, como lo afirma la actora en la demanda, que en la publicación contenida en la Gaceta de Propiedad Industrial se hace referencia a una marca mixta y no figurativa (folio 146 del cuaderno principal). Pero, como quedó visto, la que fue solicitada y se concedió en los actos acusados fue una marca meramente figurativa. La Sala en sentencia de 17 de febrero del 2000 (Expediente núm. 5325, Actora: Sociedad Escada A.G., Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa) precisó, y ahora lo reitera, que cuando se está en presencia, como acontece en este caso, de una marca totalmente gráfica y otra denominativa, no hay lugar a comparaciones distintas de la conceptual o ideológica. En ese orden de ideas se tiene que: La expresión “FUENTE”, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa Manantial de agua que brota de la tierra; aparato o artificio con

que se hace salir el agua en los jardines y en las casas, calles o plazas para diferentes usos trayéndola en cañadas desde los manantiales o desde los depósitos; pila bautismal; o aquello de que fluye con abundancia un líquido. Por su parte, la figura que fue objeto de registro en los actos acusados sugiere la idea de una gota de algún líquido; y si no es por la explicación que de tal figura hace el solicitante no es fácilmente deducible que lo que en su interior se encuentra son las iniciales de las letras f y c, para evocar “fuente clara”, pues más bien, a primera vista, pareciera un signo con el que se representa una nota musical del pentagrama. De tal manera que, del cotejo de las marcas en cuestión, desde el punto de vista conceptual o ideológico, no surge similitud alguna entre la figura de la “gota” con lo que debe entenderse por una “fuente”. Es oportuno traer a colación apartes de la interpretación prejudicial rendida en el proceso núm. 5325, a que se hizo alusión anteriormente, en lo que respecta a las marcas gráficas: A juicio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina las marcas son puramente gráficas cuando “se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, son signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada”. “Evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos o colores….”. Según la actora, la figura objeto de los actos acusados se asemeja a un cono de

helado de aquellos que se expenden en máquina. La Sala no comparte su criterio pues, generalmente, ese tipo de conos va envuelto en líneas circulares como, por ejemplo, el que se dibuja a continuación. Por lo demás, de aceptarse, en gracia de discusión, que la marca cuestionada es mixta, porque está acompañada de la expresión “FUENTE CLARA”, tampoco advierte la Sala la similitud que induzca a confusión al público consumidor pues, al cotejar, en conjunto, y en forma sucesiva y no simultánea las expresiones “LA FUENTE” y “FUENTE CLARA”, se deduce que si bien es cierto que coinciden en la palabra “FUENTE”, no lo es menos que el artículo “LA” que antecede a la primera y el adjetivo “CLARA” que sucede a la segunda no permite que un presunto comprador se confunda pues la extensión de ambas expresiones, desde el punto de vista de su estructura ortográfica, es diferente, lo cual incidiría en los campos visual y fonético; amén de que la parte gráfica le imprime distintividad a la marca cuestionada, máxime si no puede afirmarse categóricamente que predomine su parte denominativa ya que, como se dijo anteriormente, en el modelo que de la marca se consignó en los actos acusados solamente aparece aquélla. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto del 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente Ausente

OLGA INES NAVARRTE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA