CE-SEC1-EXP2000-N5230-2000

MARCAS Y PATENTES / HITACHI - Características de marca notoria / SEMEJANZA DE MARCAS - Inexistencia entre las marcas HITACHI Y HITCH desde el punto de vista visual, fonético y conceptual / HITACHI / HITCH / MARCA NOTORIA En el evento sub lite estima la Sala que la marca HITACHI reúne la característica de notoria, pues, ha sido registrada en el País desde 1961 para amparar productos comprendidos en distintas clases conforme se desprende de los documentos obrantes en los antecedentes administrativos allegados ha tenido amplia difusión a nivel mundial, lo cual hace que sea conocida. La Sala no advierte que entre las marcas “HITACHI”, cuyo titular es la actora, y “HITCH”, objeto de los actos acusados, exista similitud o semejanza que conduzca al público consumidor a error. En efecto, desde el punto de vista ortográfico, la marca “HITACHI” está compuesta por siete letras en tanto que la marca “HITCH” sólo comprende cinco. Esto hace que, por la mayor extensión de aquélla, visualmente no haya posibilidad de confusión. La ausencia de las vocales A, en la mitad, e I, al final, en la marca cuestionada, imprime suficiente distintividad al momento de su pronunciación pues, prácticamente, la entonación queda reducida a la sílaba “HI” y al sonido que ofrece la letra “CH”, perdiéndose el sonido de la consonante “T” ; mientras que en la expresión “HITACHI”, fácilmente se aprecia el sonido de todas las consonantes y vocales que la conforman. Atendiendo al punto de vista conceptual o ideológico las marcas en conflicto

no evocan la idea de algo en particular. Así las cosas, para la Sala no se configuran las causales de irregistrabilidad a que alude la demanda, razón por la cual habrán de denegarse las súplicas de la misma.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre del dos mil (2000).

Radicación número: 5230

Actor: HITACHI LTD.

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD La sociedad HITACHI LTD., a través de apoderado y en ejercicio de la acción que se interpretó como de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 010099 de 18 de abril de 1997, “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACION Y SE CONCEDE UN REGISTRO”; 21289 de 31 de julio de 1997, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 1105 de 15 de mayo de 1998, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

1º: Que la sociedad SANDOZ LTD solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (División de Signos Distintivos), el registro de la marca “HITCH”, para amparar los productos comprendidos en la Clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, la cual le fue otorgada para el período comprendido entre el 18 de abril de 1997 al 18 de abril del 2007. 2º: Que la sociedad HITACHI dentro de la oportunidad legal, presentó observaciones al registro de la marca “HITCH”. 3º: Que mediante Resolución núm. 010099 de 18 de abril de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la observación presentada por ella y se concedió el registro de la marca “HITCH”, a favor de la sociedad SANDOZ LTD (SANDOZ AG/SANDOZ S.A.). 4º: Que contra la mencionada resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 21289 de 31 de julio de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando la resolución impugnada; y el segundo, mediante la Resolución núm. 1105 de 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmando también la Resolución recurrida y declarando agotada la vía gubernativa.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales disponen que para que un signo pueda ser registrable como marca se requiere que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, resultando dentro de estos tres requisitos, el más importante el de la distintividad, entendido éste como la capacidad intrínseca y extrínseca que tiene el signo para identificar un producto y evitar no sólo que se confunda con aquello que se va identificar, sino con otros signos utilizados en el mercado por terceros para distinguir sus productos.

Que la marca “HITCH” no cumple con el requisito mencionado, por cuanto es similar a la marca “HITACHI”, previamente registrada y notoriamente conocida a nivel mundial, lo que impide que cumpla con su objeto principal, cual es el de distinguir en el mercado el producto de una persona de los de otra. 2º: Que se violaron los artículos 83, literales d) y e) y 84, ibídem, por cuanto los presupuestos legales que deben cumplirse para que un signo marcario no sea registrable, son, de una parte, que se trate de una marca notoriamente conocida en el territorio nacional, subregional o internacional; y, de la otra, que el mismo reproduzca, imite, transcriba, total o parcialmente, o sea confundiblemente semejante a una marca notoriamente conocida de propiedad de un tercero, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales

se solicita. Y en este caso la no registrabilidad debió imperar por lo siguiente: Sin lugar a dudas, la marca “HITACHI”, dado su uso generalizado e ininterrumpido, su gran difusión en el mercado y su antiguedad en el mismo, hacen de ella efectivamente, una marca notoria. En relación con la posible confusión entre la marca notoria y la solicitada, es evidente que entre los signos en conflicto “HITACHI” y “HITCH” existen contundentes similitudes visuales, ortográficas, fonéticas e ideológicas las cuales inducen a error o confusión al público consumidor. 3º: Que se violó el artículo 82, literal h) ibídem, ya que con la concesión del registro de la marca “HITCH” para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se permite el engaño tanto del público consumidor como de los medios comerciales, sobre la procedencia del producto, ya que ellos creerán fácilmente que se trata de un producto producido o comercializado por la sociedad

HITACHI LTD.

III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que el trámite administrativo que se surtió para el otorgamiento

de la marca "HITCH " se ajustó plenamente a derecho y a las disposiciones legales vigentes en materia marcaria, y se respetó el debido proceso y el derecho de defensa. Que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas, se concluye que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráfico, fonético ni conceptual; y que la referida marca es suficientemente distintiva. III.1.2., La sociedad NOVARTIS AG, antes SANDOZ AG. /SANDOZ S.A., tercero con interés directo en las resultas el proceso, al contestar la demanda, propuso como excepciones la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer de la acción instaurada porque, a su juicio, cuando el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a la “oficina nacional competente”, para cancelar el registro de la marca, por razones de notoriedad, debe entenderse que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Igualmente propuso la excepción de fondo denominada “Carencia de derecho del demandante para invocar la nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del C.C.A.”, porque aquél no es el titular de la marca notoriamente conocida; amén de que no demostró su notoriedad. Para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de la demanda adujo, en esencia, lo siguiente: 1º: Que la actora no es titular de ningún derecho marcario que proteja productos de la clase 5ª, a que se refieren los actos acusados, sino de las clases 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19,

20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. 2º: Que la actora no es titular en Colombia , ni en ningún país miembro del Acuerdo de Cartagena, de solicitudes o registros marcarios que protejan productos de la clase 5ª internacional; y que las pruebas con las que pretendió probar la notoriedad no deben ser de recibo, pues la solicitud de la marca “HITCH” fue presentada el 21 de diciembre de 1987 y las pruebas se refieren a años posteriores a dicha fecha (1989, 1993, 1994 y 1995). 3º: Que entre las marcas “HITCH” y “HITACHI” no existen semejanzas suficientes para inducir a error al consumidor y para imposibilitar la coexistencia de las mismas en el mercado. 4º: Que como el registro de la marca “HITCH” no hace alusión alguna a la procedencia geográfica de los productos cubiertos con la marca específica, no se puede violar el artículo 82, literal h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: En relación con la excepción de falta de competencia propuesta por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso dirá la Sala que no tiene vocación de prosperidad, ya que la facultad de declarar la nulidad de un registro marcario únicamente

recae en la autoridad jurisdiccional. Las autoridades administrativas no están investidas para hacer ese tipo de pronunciamientos. Luego cuando el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a la autoridad competente, ésta no es otra que el Consejo de Estado, de acuerdo con las reglas que al efecto se han establecido. Asunto diferente se presenta con la disposición del artículo 108, ibídem, al cual se refiere el tercero, pues ésta norma se relaciona con una actuación que se surte en la vía gubernativa. Entonces, la “oficina nacional competente” a que allí se alude debe entenderse que en nuestro caso es la Superintendencia de Industria y Comercio y no el Consejo de Estado, pues esta Corporación no ha sido instituida para resolver directamente solicitudes de cancelación por el no uso de la marca o por notoriedad de la misma, sino para decidir sobre la legalidad de los actos administrativos, que en materia marcaria aquélla dicte. En lo que atañe a la excepción denominada “Carencia de derecho del demandante para invocar la nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del C.C.A.”, por guardar relación con el fondo de la controversia se estudiará junto con los demás aspectos que deben tenerse en cuenta para decidir de mérito. En lo concerniente al fondo del asunto, la Sala observa lo siguiente: Si bien es cierto que el actor instauró la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no lo es menos que en el proveído de 29 de enero de 1999 ésta se interpretó, para efectos de su admisión y trámite, como la de nulidad consagrada

en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dado que, conforme a esta disposición, tal es la acción procedente cuando, como en este caso, se impugnan actos que han concedido un registro marcario. Los actos acusados concedieron el registro de la marca “HITCH” para amparar productos comprendidos en la clase 5ª internacional con el argumento de que, del cotejo entre ella y el signo “HITACHI”, cuyo titular es la actora, no se evidencia riesgo de confusión, dado que no existen semejanzas gráficas, fonéticas ni conceptuales. No hizo la Superintendencia de Industria y Comercio comentario alguno acerca de la notoriedad que frente al signo “HITACHI” adujo la demandante. En relación con el tema de la notoriedad, la interpretación prejudicial núm. 47-IP-2000 rendida en este proceso, precisó lo siguiente: “….El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo….” “…La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria. El Tribunal ha dejado establecido al respecto lo siguiente: ….La marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger

productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclator. Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que puede devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria. Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse …”. En el evento sub lite estima la Sala que la marca de la actora reúne la característica de notoria, pues, ha sido registrada en el País desde 1961 para amparar productos comprendidos en distintas clases (6ª, 7ª, 9ª, 11, 12, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42), según consta a folios 121 a 198, y conforme se desprende de los documentos obrantes en los antecedentes administrativos allegados ha tenido amplia difusión a nivel mundial, lo cual hace que sea conocida. Ahora, para determinar si las marcas en conflicto presentan semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error, debe la Sala acudir a las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, a saber: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aplicando al caso en estudio las reglas antes mencionadas la Sala no advierte que entre las marcas “HITACHI”, cuyo titular es la actora, y “HITCH”, objeto de los actos acusados, exista similitud o semejanza que conduzca al público consumidor a error. En efecto, desde el punto de vista ortográfico, la marca “HITACHI” está compuesta por siete letras en tanto que la marca “HITCH” sólo comprende cinco. Esto hace que, por la mayor extensión de aquélla, visualmente no haya posibilidad de confusión. La ausencia de las vocales A, en la mitad, e I, al final, en la marca cuestionada, imprime suficiente distintividad al momento de su pronunciación pues, prácticamente, la entonación queda reducida a la sílaba “HI” y al sonido que ofrece la letra “CH”, perdiéndose el sonido de la consonante “T” ; mientras que en la expresión “HITACHI”, fácilmente se aprecia el sonido de todas las consonantes y vocales que la conforman. Atendiendo al punto de vista conceptual o ideológico las marcas en conflicto no evocan la idea de algo en particular. Además, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos que identifica la Clase 5ª, para la cual se otorgó el registro de la marca cuestionada, esto es, farmacéuticos, veterinarios e

higiénicos, resulta claro que los usuarios de ésta última difieren de los destinatarios de los producidos por la actora (interesados en instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, máquinas y herramientas, motores, etc.) y, en estas condiciones, tampoco es viable que se pueda presentar riesgo de confusión. Así las cosas, para la Sala no se configuran las causales de irregistrabilidad a que alude la demanda, razón por la cual habrán de denegarse las súplicas de la misma. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de septiembre del 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRTE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA