CE-SEC1-EXP2000-N5231-2000

COMPARACIÓN DE MARCAS FARMACEUTICAS - No se tienen en cuenta palabras de uso común o generalizadas / EXCEPCION AL PRINCIPIO DE COMPARACIÓN DE CONJUNTO - Prevalencia de los componentes parciales entre marcas farmacéuticas: sufijos / EXPRESIONES GENERICAS - No son registrables como marcas En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. En el sub lite, las marcas enfrentadas tienen en común la partícula AMOX y AMOXI, que corresponden a la raíz de amoxicilina, el cual es un medicamento genérico o el principio activo del antibiótico que el mismo contiene. Siguiendo la regla general relativa al uso de expresiones genéricas, en el sentido de que no son registrables como marcas, el signo que está constituido únicamente por una cualquiera de ellas, habrá de comparar las marcas atendiendo las expresiones complementarias, que en el caso están conformadas por los sufijos adicionados a la raíz en cada una de las marcas enfrentadas, siguiendo los derroteros de la jurisprudencia consignada en la interpretación prejudicial antes reseñada.

NOTA DE RELATORIA: Cita sentencia del 1° de junio de 1998, Exp. 4127,

Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa. COMPARACIÓN DE SUFIJOS - No hay riesgo de confusión entre sufijos “FARMA” y “AL e IL” / AMOXIFARMA - Satisface requisitos de

perceptibilidad, distintividad y representación gráfica / AMOXIFARMA / AMOXIL / AMOXAL Tales sufijos son FARMA, por el lado de la marca acusada y AL e IL, en cuanto hace a las marcas aducidas por la accionante, pudiéndose observar que la primera ofrece una marcada diferencia con las segundas, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que de golpe y sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que no hay un riesgo especial de confusión entre las marcas a las cuales pertenecen, adicional al que pueda generar el uso de la denominación genérica, y por lo tanto éstas pueden convivir en el mercado, más cuando en realidad se trata de un mercado especializado. El resultado, entonces, es que como conjunto de letras, al ser pronunciadas, dichas marcas son percibidas por el consumidor de un modo diverso, dado lo disímil de su respectiva escritura y sonoridad por efectos de los sufijos anotados, de tal forma que la Sala no encuentra que se dé un riesgo tal de confusión entre ellas que haga irregistrable la marca AMOXIFARMA. A lo anterior cabe agregar que este signo ofrece los requisitos para ser registrado como marca, como son los comentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la perceptibilidad (que se a apreciable por medio de los sentidos), la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros), y representación gráfica que permita la publicación y el archivo de la misma como marca registrada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., trece de julio de dos mil Radicación número: 5231

Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Por encontrarse agotado el trámite de rigor, la Sala profiere sentencia de única instancia en el proceso promovido en acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES 1.- La demanda 1.1. Las pretensiones SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., hizo las siguientes peticiones: a) Que se declare nula la resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad BEECHAM INC., y concedió el registro de la marca AMOXIFARMA para distinguir productos de la clase 5ª del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad LABORATORIOS FARMACEUTICOS JAFF LIMITADA, por diez (10) años. b) Que se declare nula la resolución 010560 de fecha 28 de abril de 1997, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, confirmándola. c) Que se declare nula la resolución 1053 del 15 de mayo de

1998, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, confirmándola en toda sus partes. Como restablecimiento del derecho solicita que se cancele el registro de la marca AMOXIFARMA, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional y se declare que existe confusión con las marcas AMOXAL y AMOXIL, previamente registradas. 1.2.) Los hechos Sirven de sustento a la demanda los hechos que atendiendo el relato que de los mismos hace el apoderado de la actora, se resumen en: La sociedad BEECHAM INC., con fechas 16 de junio de 1977 y 23 de marzo de 1990, obtuvo el registro de la marca AMOXIL, bajo el número 89741, para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad LABORATORIOS FARMACEUTICOS JAFF LTDA., con fecha 11 de octubre de 1983, solicitó el registro de la marca AMOXIFARMA para amparar, entre otros, productos farmacéuticos de la clase 5ª del decreto 755 de 1972, solicitud que fue admitida y se ordenó su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, y a la cual se opuso en tiempo la sociedad

BEECHAM INC.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo caso omiso de su obligación de evitar el registro de marcas que sean confundibles con las ya registradas y desatendiendo la oposición presentada, concedió el registro de la marca AMOXIFARMA. Contra

esta decisión se interpusieron los recursos de reposición y de apelación, los que fueron resueltos desfavorablemente, por cuanto se confirmó la resolución que concede el registro. Con fecha 30 de septiembre de 1997 la Superintendencia concedió la renovación del registro AMOXAL, hasta el 16 de junio del 2007, y con fecha 28 de febrero de 1994, ordenó la inscripción del traspaso que en favor de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION hizo BEECHAM INC. del registro AMOXIL, que también fue objeto de renovación, con la resolución 7417 de fecha 5 de abril de 1995, hasta el 23 de marzo del 2005. 1.3. Normas violadas y concepto de su violación. La actora señala que con la decisión acusada se violaron las siguientes normas: a.) El artículo 61 de la Constitución, conforme al cual se le impone a la Superintendencia de Industria y Comercio la obligación de proteger la propiedad industrial y evitar que personas distintas al titular de las marcas registradas obtengan registros para marcas que, por ser similarmente confundibles con las marcas registradas, violen el derecho de exclusividad de que gozan los titulares de los registros de marca. b.) El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque conforme a éste, para poder registrar como marca un signo éste debe ser distintivo, lo que significa que tenga la capacidad de diferenciar los productos o servicios de un comerciante de los de otro. En el presente caso el signo AMOXIFARMA no presenta la suficiente diferencia frente a AMOXAL y AMOXIL, independientemente considerados. AMOXIFARMA reproduce casi en su integridad los otros signos

previamente protegidos, por lo que hace imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro, con riesgo de confusión. c) El literal a) del artículo 83 de la misma Decisión, porque esta norma prohibe el registro de marca para signos que sean similarmente confundibles con signos que se encuentren previamente protegidos para distinguir los mismos productos que generen confusión. AMOXIOFARMA frente a las marcas AMOXAL y AMOXIL configura la prohibición contenida en esta norma, por cuanto son similares y confundibles, además, los productos amparados con una y otra marca son los mismos, esto es, productos farmacéuticos. La sociedad actora posee mejores derechos sobre las marcas AMOXAL y AMOXIL, por cuanto fueron registradas con anterioridad a la marca AMOXIFARMA. El riesgo de confusión entre los signos confrontados es evidente, por cuanto AMOXIFARMA reproduce casi en su totalidad cualquiera de las marcas previamente protegidas, lo que hace casi imposible distinguir la una de la otra. 2.- Contestación de la demanda Fueron vinculados al proceso en debida forma, la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad titular del registro de la marca solicitada, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS JAFF LTDA. La primera, mediante notificación personal; y, la segunda, por intermedio de curador ad litem. 2.1. La entidad demandada dio respuesta a la demanda, mediante escrito donde pide que no se atiendan las pretensiones de la misma, acepta los hechos concernientes a la actuación administrativa; y como razones de

defensa, pone de presente que, al proferir la resolución demandada, no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, o en el C.C.A., pudiéndose concluir del expediente respectivo que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, y que garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Hace un análisis de la fundamentación jurídica de la actuación administrativa, en especial, de las implicaciones en el caso de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respecto de las cuales reiteró que, según el artículo 81 de esta última, los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, con apoyo en diversos pronunciamientos del Tribunal de la Comunidad Andina (folios 207 a 209). Acota que, según el artículo 83, literal a), de la mentada Decisión, no podrán registrarse como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los impedimentos en él descritos, de modo que en el presente caso, un análisis sucesivo y comparativo de las marcas objeto de la controversia permite concluir que no existen semejanzas entre sí, por lo tanto, no existe confundibilidad entre las mismas y, en consecuencia, pueden coexistir en el mercado. Afirma que la marca “AMOXIFARMA” es novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica, como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión. En consecuencia, el acto acusado no es nulo y se ajusta a

pleno derecho (folio 209). 2.2. El curador ad litem de LABORATORIOS FARMACEUTOS JAFF LTDA. manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda, por no estar ajustada a la ley, para lo cual se remite a la sentencia de junio 1º de 1.998, expediente número 4127, consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, y propone como excepción la de inexistencia de la acción, que consiste en que no puede haber nulidad, por cuanto ya existe sentencia del mismo Consejo de Estado sobre el tema, máxime que son los demandantes que tienen dos registros de marca que solamente se diferencian en una sola vocal y en su caso la terminación FARMA identifica la marca por la casa fabricante. 4.- Pruebas Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales atinentes al pleito.

II. ALEGATOS DE CONCLUSION El traslado fue descorrido por las partes, en términos que la

Sala resume así:

1. La actora reiteró sus argumentos expuestos en la demanda, y trajo en su auxilio lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 1-IP-87, a propósito de los parámetros que se deben tener en cuenta en la tarea de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas.

Hizo hincapié en que el artículo 83-a) de la Decisión 344 no establece la obligación de demostrar que exista confusión, para lo que se debe

determinar es la contingencia o la posibilidad de que suceda una cosa, dado el uso del verbo rector “pueda”. En el caso, se trata de que exista o no la contingencia de que el consumidor se confunda entre AMOXIL y AMOXIFARMA o entre AMOXAL y AMOXIFARMA., contingencia que, efectivamente, existe, y cita al respecto y en lo que específicamente corresponde a los productos farmacéuticos, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por ello, estima que se debe acceder a las súplicas de la demanda.

2. La Sociedad beneficiaria del acto guardó silencio en esta oportunidad.

3. La entidad demandada hizo un resumen del proceso, retomó sus argumentos defensivos de la legalidad del acto acusado, a los cuales agregó como apoyo de los mismos, los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consignados en diversos expedientes sobre los requisitos para el registro de una marca, con fundamentos en los cuales concluye que la marca “AMOXIFARMA”, para distinguir productos de la clase 5, sí es registrable por cumplir todos los requisitos establecidos en las normas comunitarias.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante la Sala se hizo presente en la causa, para manifestar que estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral

(folio 230).

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL Como es debido, se obtuvo la interpretación prejudicial, por

solicitud de la Sala, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos, la cual fue consignada en la sentencia de 7 de junio del 2000, expediente 30-IP-2000, proceso interno número 5231, y a cuyos lineamientos se atendrá la Sala en lo que sea pertinente (folio 253 A 265).

IV. CONSIDERACIONES

1. La excepción propuesta En realidad, la formulada como tal por el curador ad litem de la beneficiaria del acto acusado, no constituye una excepción, puesto que en el fondo no busca enervar la acción, sino la validez jurídica de los cargos, cuestión que corresponde al examen del fondo de la demanda. Ni siquiera cabe hablar de cosa juzgada puesto que la sentencia citada corresponde a marcas distintas

(Dermadex vs. Dermalex) y se refiere a partes diferentes. Por tanto, se desestimará dicha excepción.

2. La cuestión central La cuestión central comprendida en los cargos implica, entonces, despejar la cuestión de la registrabilidad de la marca AMOXIFARMA, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 5 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad LABORATORIOS FARMACÉUTICOS JAFF LTDA., la cual fue abordada en el acto acusado atendiendo la causal de irregistrabilidad señalada en el artículos 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según se lee a folio 7, y en virtud de la oposición que se presentó con base en las marcas AMOXAL y AMOXIL, para

distinguir productos de la misma clase, y registrados a favor de la actora. Como se puede apreciar, esta cuestión implica comparación o cotejo, en orden a lo cual, la interpretación prejudicial allegada al caso pone de presente que éste se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión, como son el visual, provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, o el auditivo o el fonético y el ideológico o conceptual, todo con sujeción a una consideración especial de las marcas farmacéuticas, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina extrajo del proceso 13-IP-97 de 9 de marzo de 1.998, en el sentido de que el análisis comparativo deberá ser más exigente en el caso de marcas que protegen productos farmacéuticos, pues, por su naturaleza, tales productos, frente al público al que van destinados, pueden ocasionar daños por efectos de la confusión.(folio 265) De otro lado, trae nuevamente la cita de la doctrina consignada en el proceso precitado, en el que se expone el criterio de que en las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. (folio 262)1. Siguiendo este criterio fue como en un caso donde estuvieron enfrentadas las marcas “MECLODERM”, y “ DECODERM”, el Tribunal Supremo de España, en providencia igualmente citada en el pronunciamiento

1 Ver pronunciamiento en igual sentido en sentencia de 1º de junio de 1998, expediente número 4127, consejero ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, marcas comparadas DERMADEX y DERMALEX. anterior, estimó que la comparación se debía efectuar en función de sus prefijos “MECLO” y “DECLO”, puesto que “DERM” es vocablo de naturaleza genérica, y por ello no apropiable como marca. En el sub lite, las marcas enfrentadas tienen en común la partícula AMOX y AMOXI, que corresponden a la raíz de amoxicilina, el cual es un medicamento genérico o el principio activo del antibiótico que el mismo contiene. Así las cosas, y siguiendo la regla general relativa al uso de expresiones genéricas, en el sentido de que no son registrables como marcas, el signo que está constituido únicamente por una cualquiera de ellas, habrá de comparar las marcas atendiendo las expresiones complementarias, que en el caso están conformadas por los sufijos adicionados a la raíz en cada una de las marcas enfrentadas, siguiendo los derroteros de la jurisprudencia consignada en la interpretación prejudicial antes reseñada. Tales sufijos son FARMA, por el lado de la marca acusada y AL e IL, en cuanto hace a las marcas aducidas por la accionante, pudiéndose observar que la primera ofrece una marcada diferencia con las segundas, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que de golpe y sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que no hay un riesgo especial de confusión entre las marcas a las cuales pertenecen, adicional al que pueda generar el uso

de la denominación genérica, y por lo tanto éstas pueden convivir en el mercado, más cuando en realidad se trata de un mercado especializado. El resultado, entonces, es que como conjunto de letras, al ser pronunciadas, dichas marcas son percibidas por el consumidor de un modo diverso, dado lo disímil de su respectiva escritura y sonoridad por efectos de los sufijos anotados, de tal forma que la Sala no encuentra que se dé un riesgo tal de confusión entre ellas que haga irregistrable la marca AMOXIFARMA. A lo anterior cabe agregar que este signo ofrece los requisitos para ser registrado como marca, como son los comentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la perceptibilidad (que se a apreciable por medio de los sentidos), la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros), y representación gráfica que permita la publicación y el archivo de la misma como marca registrada. En estas circunstancias, la concesión del registro de la marca AMOXIFARMA, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 5ª del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad LABORATORIOS FARMACEUTICOS JAFF LTDA., no afecta para nada los derechos que la actora tiene sobre las marcas por ella aducidas, como tampoco tiene cómo significar trato discriminatorio en su contra o en favor de aquélla, que implique violación del artículo 13 de la Carta, en cuanto hace al derecho de igualdad y al principio de imparcialidad a que están obligadas las autoridades administrativas en sus decisiones. Por consiguiente y ante tales circunstancias, los cargos se

caen de su peso, evidenciándose por contraste la total correspondencia del acto enjuiciado con la situación examinada y con las normas aducidas como violadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero: DESESTIMASE la excepción propuesta por el curador ad litem de LABORATORIOS FARMACEUTICOS JAFF LIMITADA.

Segundo: DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

Tercero: DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 13 de julio del año 2000 .

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA