CE-SEC1-EXP2000-N5232-2000

MARCAS Y PATENTES / MARCAS FARMACEUTICAS - Palabras de uso común o generalizado que no se tienen en cuenta en la comparación de marcas / EXCLUSIÓN DE PREFIJOS EN MARCAS FARMACEUTICAS - No son susceptibles de apropiación / SIMILITUD DE MARCAS - Inexistencia entre AMOXIL Y AMOZUL / PREFIJOS Y SUFIJOS COMUNES - No son apropiables / AMOXIL La Sala observa, en primer término, que si bien se encuentra demostrado dentro del proceso que la marca “AMOXIL”, de propiedad de la sociedad actora, fue registrada con anterioridad a la marca “AMOZUL”, objeto de controversia, también lo es que, a su juicio, la coexistencia de una y otra en el mercado no induce al público consumidor a error, pues, teniendo en cuenta que ambas tienen en común la expresión AMO, que es la raíz del principio activo o de la sustancia conocida como AMOXICILINA, la comparación entre una y otra debe hacerse excluyendo dicha expresión, pues la mismo no es susceptible de apropiación, ni por la sociedad actora, ni por la sociedad en favor de quien se otorgó el registro de la marca controvertida, en la medida de que es un signo genérico. Al cotejar las expresiones XIL y ZUL, considera la Sala que no presentan identidad visual, pues solamente tienen en común la letra L, la cual, si bien va al final de ambas expresiones, también lo es que al ir acompañada en uno y otro signo de letras diferentes, para el caso de la demandada, de las letras ZU y, para el caso de la de propiedad de la actora de las letras XI, ello permite que se distingan una y otra. En cuanto a la identidad ortográfica y fonética, se advierte

que la pronunciación de “AMOZUL” difiere de la de “AMOXIL”, pues, la partícula XIL suena como CSIL, en tanto que la partícula ZUL, suena de la misma manera, es decir, ZUL. Así las cosas, se tiene que al pronunciar la marca “AMOXIL”, ésta se escuchará como “AMOCSIL”, en tanto que al pronunciar la marca “AMOZUL”, la misma no tiene ninguna variación, de donde se desprende que visual, ortográfica y fonéticamente no tienen similitud alguna, aparte de la raíz AMO, que, como bien lo dijo el Tribunal Comunitario, respecto de los productos farmacéuticos es usual que se utilicen prefijos o sufijos comunes, que, precisamente, otorgan distintividad a los productos que pretenden amparar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil (2.000).

Radicación número: 5232

Actor: SMITHKLINE BEECHMAN CORPORATION Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por SmithKline Beechman Corporation, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I. DEMANDA La parte actora busca que se acceda a las siguientes I.1. Pretensiones Que se declare la nulidad de los actos que se identifican a

continuación: - Resolución núm. 14968 de 12 de abril de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la demanda de observaciones presentada por la demandante y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “AMOZUL”, a nombre de Farma de Colombia S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 752 de 1972. Resolución 18479 de 27 de agosto de 1996, mediante la cual, la misma funcionaria, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución identificada en el literal anterior, confirmándola; Resolución 1227 de 15 de mayo de 1998, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 14968 de 12 de abril de 1994, confirmándola. Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada cancelar el registro núm. 209072, correspondiente a la marca “AMOZUL”, para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª internacional; y se reconozca que dicha marca es similarmente confundible con la marca “AMOXIL”, previamente registrada por la sociedad actora. I.2. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. El 23 de marzo de 1990 se concedió a Beechman Inc. el registro 132103 para la marca “AMOXIL”, para amparar, entre otros,

productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª internacional. 2º. El 1º de noviembre de 1989 Farma de Colombia S.A. radicó la solicitud de registro de la marca “AMOZUL”, para amparar, entre otros, productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª internacional. 3º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 365 de 10 de diciembre de 1991, Beechman Inc. presentó demanda de observaciones al registro de la marca “AMOZUL”, argumentando el riesgo de confusión entre ésta y la marca “AMOXIL“ de su propiedad 4º. El 28 de febrero de 1994, la División de Signos Distintivos ordenó la inscripción del traspaso del registro 132.103, de la marca “AMOXIL”, de Beechman Inc. a SmithKline Beechman Coporation. 5º. Mediante los actos acusados se declaró infundada la demanda de observaciones presentada por Beechman Inc. y se concedió, en favor de Farma de Colombia S.A., el registro de la marca “AMOZUL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª internacional. 6º. El 12 de abril de 1994 se expidió el certificado de registro 209972 para la marca “AMOZUL”, en favor de Farma de Colombia S.A.. 7º. Mediante Resolución 7417 de 5 de abril de 1995, la División de Signos Distintivos concedió, en favor de la demandante, la renovación del registro 132.103, para la marca “AMOXIL”. I.3.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81, y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 61 de la Constitución Política, sustentando el concepto de violación, bajo los cargos que se expresan a continuación: Primer cargo: La entidad demandada violó el artículo 61 de la Constitución Política, conforme al cual la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de proteger la propiedad industrial y evitar que personas distintas al titular de una marca registrada obtengan registros para marcas similarmente confundibles con ésta, violando con ello el derecho de exclusividad de que gozan los titulares de los registros de marcas.

Segundo cargo: La entidad demandada desconoció el artículo 81 de la Decisión 344, dado que la marca “AMOZUL” no tiene la suficiente fuerza distintiva, pues reproduce casi en su totalidad el signo “AMOXIL” de propiedad de la demandante, haciendo imposible que el consumidor diferencie un signo del otro.

Tercer cargo: Se vulneró el artículo 83, literal a), ibídem, por cuanto al comparar las marcas “AMOXIL” y “AMOZUL” se evidencia que son similarmente confundibles, hasta el punto que causan confusión, máxime cuando amparan los mismo productos, esto es, farmacéuticos.

II. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA II.1 Del apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio: 1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 312374, contentivo de la solicitud de registro de la marca “AMOZUL”, presentada por Farma de Colombia S.A., se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. 3º. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas en debate, se concluye que entre ellas no existen semejanzas entre sí, en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos capaces de generar confusión entre las mismas y que, por lo tanto, engañen al consumidor medio. II.2. Del apoderado de Farma de Colombia S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida de que es la titular de la marca controvertida: 1º. No existe confusión visual entre las marcas en conflicto, dado que son muy distintas las letras XI (“AMOXIL”) y las letras ZU (“AMOZUL”). 2º. Tampoco se presenta la confusión auditiva, dado que una cosa es el sonido que tiene la letra X en nuestra lengua, y otra muy distinta es oír la expresión “AMOZUL”. 3º. Si bien las dos marcas distinguen productos amparados en la clase 5ª internacional, también lo es que ninguna de las dos tiene un significado propio, pues simplemente son el nombre comercial del producto. 4º. Es importante observar que raíces como AMO - VITFIXOSTE - TEO - CAL - KETO - PLUS - FEN - FAR - DOL y, en general, de cualquier principio activo o sustancia que contenga un producto farmacéutico,

se utilizan como parte de una marca comercial, como sucede también con parte de los nombres de enfermedades o de indicaciones en el sentido de utilizarlas para conformar la marca, así, por ejemplo, las marcas AMOXINAMOZUL - AMOXAL - AMOXIGRAN - AMPLIAMOX - BIMOXFLEMOXONIMAXILIN - OSPAMOX - SERVAMOX - ZAMOX - VULAMOX, se derivan o tienen su origen en el principio activo conocido como AMOXICILINA. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad (capacidad de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra), perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los

artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “Segundo. La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. En cuanto a los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la utilización o destino de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, cuyo consumo erróneo puede causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marca confrontadas, un criterio más riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. “Tercero. El registro otorga al titular de la marca la capacidad de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en el de los demás Países Miembros, cuando con ello se afecte su interés legítimo. “Cuarto. La acción de nulidad debe intentarse con fundamento en las causales y cumpliendo las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos, debiéndose tener en cuenta la

preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno, los cuales, cuando sea del caso su aplicación, deben cumplirse con apego a las normas nacionales que los establecen”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Los productos que distinguen las marcas en conflicto pertenecen a la clase 5ª internacional, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, los farmacéuticos. Sobre dichos productos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida dentro del presente proceso, transcribió apartes de la interpretación prejudicial por él mismo rendida dentro del proceso 56IP-2000, sentencia de 6 de septiembre del mismo año, en la cual dejó dicho: “En efecto, el Tribunal en la sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 13 -IP -97, dejó sentado: ‘En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio del análisis de conjunto…Por tanto, el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales…’. “… “… en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud

de registro como la de autos. “…Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riego de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar, es decir, que al pronunciarse sobre registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta estas características específicas del tema…”. Debe la Sala, entonces, establecer, de conformidad con las reglas anteriormente trazadas, si las expresiones “AMOXIL” y “AMOZUL” incurren en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, cuyo texto es como sigue: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La Sala observa, en primer término, que si bien se encuentra demostrado dentro del proceso que la marca “AMOXIL”, de propiedad de la sociedad actora, fue registrada con anterioridad a la marca “AMOZUL”, objeto

de controversia, también lo es que, a su juicio, la coexistencia de una y otra en el mercado no induce al público consumidor a error, pues, teniendo en cuenta que ambas tienen en común la expresión AMO, que es la raíz del principio activo o de la sustancia conocida como AMOXICILINA, la comparación entre una y otra debe hacerse excluyendo dicha expresión, pues la mismo no es susceptible de apropiación, ni por la sociedad actora, ni por la sociedad en favor de quien se otorgó el registro de la marca controvertida, en la medida de que es un signo genérico. En consecuencia, al cotejar las expresiones XIL y ZUL, considera la Sala que no presentan identidad visual, pues solamente tienen en común la letra L, la cual, si bien va al final de ambas expresiones, también lo es que al ir acompañada en uno y otro signo de letras diferentes, para el caso de la demandada, de las letras ZU y, para el caso de la de propiedad de la actora de las letras XI, ello permite que se distingan una y otra. En cuanto a la identidad ortográfica y fonética, se advierte que la pronunciación de “AMOZUL” difiere de la de “AMOXIL”, pues, la partícula XIL suena como CSIL, en tanto que la partícula ZUL, suena de la misma manera, es decir, ZUL. Así las cosas, se tiene que al pronunciar la marca “AMOXIL”, ésta se escuchará como “AMOCSIL”, en tanto que al pronunciar la marca “AMOZUL”, la misma no tiene ninguna variación, de donde se desprende que visual, ortográfica y fonéticamente no tienen similitud alguna, aparte de la

raíz AMO, que, como bien lo dijo el Tribunal Comunitario, respecto de los productos farmacéuticos es usual que se utilicen prefijos o sufijos comunes, que, precisamente, otorgan distintividad a los productos que pretenden amparar. De otra parte, no desconoce esta Corporación lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido de que, en tratándose de medicamentos, es necesario un examen riguroso en el cotejo de las marcas, no obstante lo cual, como de las marcas en conflicto claramente se desprende que las mismas tienen como principio activo la sustancia conocida como AMOXICILINA y, como quiera que, se reitera, no existe identidad de tal entidad entre las marcas “AMOXIL” y “AMOZUL”, que impida que ambas coexistan en el mercado, se concluye que tampoco se violó el artículo 81 de la Decisión 344, que prescribe que serán registrables los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica y que permitan distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra. Asimismo, se descarta el desconocimiento del artículo 61 de la Constitución Política, que garantiza la propiedad intelectual, pues la demandante puede continuar usando la marca de la cual es titular, de la misma manera que la propietaria de la marca controvertida puede continuar usando la suya. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. TERCERO.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 30 de noviembre del 2.000.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS

ANDRADE

Presidenta

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA

AYOLA