CE-SEC1-EXP2000-N5269-2000

MARCAS Y PATENTES / SIMILITUD VISUAL - Existencia entre las marcas “AYR” y “YR” / CONFUSIÓN AUDITIVA - Existencia entre las marcas “AYR” y “YR” / IRREGISTRABILIDAD - Inducción en error al público Los actos administrativos acusados denegaron el registro de la marca “AYR”, solicitado por la actora para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque, a juicio de la entidad pública demandada, dicho signo se asemeja en forma tal con la marca registrada “YR” para la misma clase 3ª, por lo cual se puede inducir al público a error. No obstante que la marca solicitada “AYR”, contiene la vocal “A” y dos consonantes “Y” y “R”; y que la marca registrada con anterioridad en favor de un tercero (“YR”), está compuesta únicamente por dos consonantes “Y” y “R”, haciendo un cotejo de las mismas, en forma sucesiva y no simultánea, se advierte similitud visual entre los dos signos. Ahora, en el aspecto fonético también se refleja tal similitud, ya que al pronunciarse las expresiones “AYR” e “YR”, lo que precisamente se destaca en la entonación o acentuación son las dos últimas letras, que constituyen la marca registrada en favor del tercero, lo cual conduce, por ende, a una confusión auditiva. De otra parte, por tratarse de productos amparados para la misma clase 3ª, el público consumidor al cual van

dirigidos puede fácilmente creer que provienen de la misma empresa o persona, es decir, que dada la similitud entre los signos en cuestión, el consumidor medio no está en condiciones de diferenciarlos o distinguirlos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Santa Fe de Bogotá, D.C., dos (2) de marzo del dos mil (2000).

Radicación número: 5269

Actora: LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª: Que son nulas las Resoluciones núms. 39211 de 16 de septiembre de 1994, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 3062 de 27 de agosto de 1998, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada que conceda

el registro de la marca “AYR”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del Decreto 755 de 1972. I-. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 21 a 23 ): 1º: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque el signo “AYR” es ostensiblemente diferente de “YR”, y cumple con los requisitos exigidos como marca, pues es suficientemente perceptible por los sentidos de la vista y el oído; presenta más diferencias que similitudes con las consonantes registradas “YR”, lo cual hace que sea totalmente novedoso, que posea fuerza distintiva para identificar productos de la clase 3ª, y es susceptible de representación gráfica. 2º: Que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio le dio una interpretación extensiva a la disposición precitada desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general de derecho de registro, debe ser aplicada en los casos en que la similitud lleve a la confundibilidad entre los signos de manera indefectible, lo cual no ocurre en el caso en comento. 3º: Que, se violó el artículo 13 de la Carta Política, porque se le está impidiendo el derecho de registrar el signo “AYR”, no obstante ser suficientemente distintivo. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual

se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACION DE LA DEMANDA La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que la marca solicitada por la actora era confundible con la marca “YR”, en los aspectos fonético y ortográfico y, por lo mismo irregistrable, conforme al artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos administrativos acusados denegaron el registro de la marca “AYR”, solicitado por la actora para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque, a juicio de la entidad pública demandada, dicho signo se asemeja en forma tal con la marca registrada “YR” para la misma clase 3ª, por lo cual se puede inducir al público a error. De acuerdo con la interpretación prejudicial rendida en este proceso, la función esencial de la marca es identificar los productos o servicios de un comerciante o fabricante, para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra

empresa o persona. De igual manera, resalta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que para impedir o evitar al máximo el riesgo de confusión originado en la identidad o similitud de las marcas, se ha previsto que no puedan ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (artículo 83, literal a. de la Decisión 344). En orden a orientar al juzgador, encargado de aplicar la disposición antes mencionada, el Tribunal de Justicia ha señalado unos criterios o reglas para la comparación de los signos, a fin de determinar si hay riesgo de confusión. Tales reglas son, a saber: a): Que se haga un cotejo, en conjunto, de las marcas; b): Que se examinen en forma sucesiva y no simultánea; c): Que quien aprecie la semejanza se coloque en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; y d): Que se tengan en cuenta más las semejanzas, que las diferencias que existan. Aplicando las reglas o criterios antes señalados, la Sala hace las siguientes observaciones: No obstante que la marca solicitada “AYR”, contiene la vocal “A” y dos consonantes “Y” y “R”; y que la marca registrada con anterioridad en favor de un tercero (“YR”), está compuesta únicamente por dos consonantes “Y” y “R”, haciendo un cotejo de las mismas, en forma sucesiva y no simultánea, se advierte similitud visual entre los dos signos.

Ahora, en el aspecto fonético también se refleja tal similitud, ya que al pronunciarse las expresiones “AYR” e “YR”, lo que precisamente se destaca en la entonación o acentuación son las dos últimas letras, que constituyen la marca registrada en favor del tercero, lo cual conduce, por ende, a una confusión auditiva. De otra parte, por tratarse de productos amparados para la misma clase 3ª, el público consumidor al cual van dirigidos puede fácilmente creer que provienen de la misma empresa o persona, es decir, que dada la similitud entre los signos en cuestión, el consumidor medio no está en condiciones de diferenciarlos o distinguirlos. Así las cosas, estima la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : 1º: DENIEGANSE las súplicas de la demanda.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de marzo del 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO MENDOZA

MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA