CE-SEC1-EXP2000-N5325-2000

COMPARACIÓN DE MARCA GRAFICA CON MARCA DENOMINATIVA - Debe hacerse en el plano conceptual o ideológico / MARCAS GRAFICASConcepto La marca gráfica, como está dicho, indica o expresa una corona formada con hojas de laurel. Además de la mera representación gráfica o descriptiva, esta figura tiene una connotación especial, cual es la de victoria, triunfo, poder, derivada de la costumbre griega de premiar a los vencedores en las competencias deportivas con una corona de laurel, y nunca de otro árbol. Los romanos la extendieron a los vencedores en las batallas militares, a los héroes de guerra. El signo LAUREL, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, trae dos acepciones del vocablo, una es la que significa árbol, en cuya descripción utiliza de forma preponderante las características de sus hojas. Una segunda acepción es: “fig. Corona, triunfo, premio”. SEMEJANZA IDEOLÓGICA O CONCEPTUAL - Corona de laurel y término laurel, evocan una misma idea / SEMEJANZA CONCEPTUAL - Puede acentuarse por el manejo publicitario o por el uso / CONFUNDIBILIDAD VISUAL - Existencia cuando ambos signos son figurativos / IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA - Existencia de similitud y riesgo de confundibilidad Así las cosas, en el plano conceptual ambos signos se encuentran estrechamente relacionados, de forma tal que se implican, toda vez que el uno evoca el otro: La corona evoca el laurel y la palabra LAUREL evoca a su vez la corona de su

mismo nombre. Por lo tanto, se presenta semejanza ideológica o conceptual entre los dos signos, de donde resultan fácilmente confundibles entre sí, en el mercado. Esta semejanza puede acentuarse, incluso, en el manejo publicitario de que puede ser objeto la palabra laurel, tanto en cuanto puede hacerse uso de su asociación con la idea de triunfo, premio, vencedor; más cuando los productos son de la misma clase y ellos cumplen la función de cubrir, de vestir, de allí que v.g. haya la posibilidad de que se utilicen frases como “cúbrase de laureles”, “vístase de laurel”, “la ropa de los triunfadores”, etc. Podría pensarse que esta confundibilidad puede desaparecer en el plano visual, toda vez que en el mismo la diferencia de los signos es total, pero, ello si fuera suficiente para tal efecto, si fueran signos caprichosos, fantasiosos, pero resulta que ambos son figurativos, por evocar conceptos o ideas iguales, afines, por demás del lenguaje común, que con su sola visión se captan fácilmente. De suerte que se configura la causal de irregistrabilidad en que se sustenta el primer cargo, la del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por cuanto es cierta la comentada similitud y consecuente riesgo de confundibilidad entre los signos en comento.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., diecisiete de febrero del dos mil.

Radicación número: 5325

Actora: SOCIEDAD ESCADA AG.

Demandado: AUTORIDADES NACIONALES Referencia: ACCCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala procede a dictar, en única instancia, la sentencia que corresponde en el presente proceso, promovido, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por la sociedad ESCADA AG. contra la

Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES 1.- La demanda 1.1. Las pretensiones Mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la SOCIEDAD ESCADA AG., a través de apoderado, persigue la nulidad de los siguientes actos administrativos, proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: a) La resolución 52402 de 30 de diciembre de 1994, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca "LAUREL", clase 25 internacional. b) La resolución 30634 del 28 de noviembre de 1997, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 52402 del 30 de diciembre de 1994, confirmándola; y c) La resolución número 2046 del 1º de julio de 1998, por la cual se decide el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada en el literal a), confirmándola en todas sus partes.

Como restablecimiento del derecho solicita que se ordene conceder el registro de la marca LAUREL, clase 25 internacional, por no encontrarse incursa en causal de irregistrabilidad. 1.2. Los hechos y omisiones Como hechos que sirven de sustento a la acción, la demanda relaciona los que la Sala resume a continuación:

La sociedad ESCADA AG. presentó, el 9 de julio de 1991, una solicitud de registro de la marca LAUREL, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, a la que correspondió el expediente administrativo número 343.695. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones. Por medio de la resolución 52402 del 30 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado con base en la existencia del certificado de registro número 96994 para la marca figurativa descrita como “representación de una corona de laurel formada por hojas de trazo grueso”, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25 internacional, a nombre de la sociedad

FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED.

Contra la mencionada resolución se interpusieron los recursos de reposición y de apelación, con fundamento en que la resolución que negó el registro era abiertamente ilegal. Mediante la resolución 30634 de 28 de noviembre de 1997 se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución 52402 de 30 de diciembre de 1994 y concediendo el recurso de apelación. A través de la resolución 2046 de 1º de julio de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la resolución 30634 citada, quedando agotada la vía gubernativa. 1.3.Normas violadas y concepto de su violación. La actora manifiesta que con el acto acusado se violó el

literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida. El error de la Administración se funda en determinar que entre la marca LAUREL solicitada por la sociedad ESCADA AG y la marca figurativa consistente en la representación de una corona de laurel formada por hojas de trazo grueso, existen semejanzas que generan confundibilidad y por tanto, no puede permitirse su registro. La prohibición establece no sólo que la marca deba ser semejante a otra, sino que esta semejanza sea capaz de inducir al público a error, circunstancia que ha sido erróneamente apreciada por la Administración. La Superintendencia no aplicó las reglas lógicas y científicas que deben ser tomadas en cuenta, puesto que no las estudia de manera coherente con relación a las marcas objeto de análisis y que un estudio objetivo y concienzudo llevan al total convencimiento de que éstas son perfectamente diferenciables y susceptibles de coexistir en el mercado sin generar confusión.

Estos son: Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. De esta regla se colige que las marcas no deben diseccionarse para su comparación porque al consumidor se le presentan tal y como son. La marca LAUREL solicitada se le presenta al público en su forma escrita aislada de cualquier elemento o figura, mientras que la marca “representación de una corona de LAUREL formada por hojas en trazo grueso”, se presenta al público de manera figurativa. De tal manera que no puede evidenciarse y ni siquiera presumirse la existencia de una semejanza entre las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y

no simultáneamente. La comparación de una marca denominativa LAUREL y una exclusivamente figurativa, examinadas sucesivamente, llevan a la mente del consumidor, la primera LAUREL, la idea de un nombre masculino; y la segunda, representa una corona de laurel tal y como las que revistieron los emperadores romanos y se recibieron en dichas épocas en calidad de condecoración y premio. Por consiguiente, no puede tampoco concluirse que exista riesgo de confusión. Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto. En este caso, ninguna de las dos marcas se dirigen a productos de consumo masivo en los que haya de intervenir un consumidor desprevenido que tenga que protegerse, pues se trata de productos exclusivos de alta calidad. Así se tiene que la titularidad de la sociedad FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED distingue vestuario de carácter deportivo e informal, especialmente prendas para jugar tenis, por lo que la marca constituida por la corona de laurel es reconocida por los consumidores para distinguir este tipo de productos de línea informal y deportiva. La sociedad ESCADA AG. con su marca LAUREL distingue vestuario de alta costura y diseños exclusivos y, por tanto, de alto costo. Los productos fabricados con la marca LAUREL se venden en boutiques pequeñas y elegantes en varias ciudades del mundo. De lo anterior, se deduce que el público consumidor mal podría ser confundido con la utilización de las marcas objeto de análisis. Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. En relación con esta regla se

debe resaltar que de la comparación en conjunto y sucesiva hecha de las marcas enfrentadas se concluye que la única semejanza posible estaría dada por el significado conceptual que la figura “representación de una corona de laurel formada por hojas de trazo grueso” y la expresión nominativa LAUREL puedan traer a la mente de los consumidores. Semejanza ésta que no va a ser hallada por el consumidor. El concepto de corona de laurel que expresa el dibujo registrado por la sociedad FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED, no se encuentra comprendido en la palabra LAUREL. La semejanza es tan solo aparente y basada en la asimilación de una marca exclusivamente figurativa a una expresión ortográfica. El concepto en sí mismo de una corona de laurel no es confundible con la expresión LAUREL, pues el primero se refiere a una corona formada por hojas, y la expresión LAUREL trae en la mente de los consumidores la idea de un apellido o nombre masculino. Por lo anterior, la similitud que se pretende encontrar entre las dos marcas es sólo aparente y no real frente al consumidor y dentro de un mercado existente de productos. La marca LAUREL creada por ESCADA AG. es una marca reconocida a nivel mundial y nunca pretenderá ser relacionada o beneficiarse del good will adquirido por la sociedad FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED. Se trata de marcas completamente diferentes y reconocidas en sus respectivos campos. La marca LAUREL es una marca con una distintividad adquirida por la sociedad ESCADA AG a través de los años y cuya protección ha sido otorgada en varios países del mundo. 2.- Contestación de la demanda Fue vinculada al proceso como demandada, la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio y la sociedad FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED. La primera, dio contestación a la demanda, mediante escrito que obra a folios 119 a 121, en el que acepta como ciertos los hechos. La segunda, guardó silencio. En las razones de la defensa, la Superintendencia aboga por la legalidad del acto acusado, en cuya expedición afirma que no se incurrió en violación de normas legales superiores como lo sostiene la demandante, especialmente de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que los expidió de conformidad con las atribuciones otorgadas por dicha Decisión, por lo tanto, con plena competencia; se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria; y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Enuncia y analiza los tres requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, sobre la cual trae apartes de diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y con fundamento en ello evalúa la registrabilidad de la marca LAUREL para distinguir productos de la clase 25, de donde concluye que este signo carece de elementos de distintividad y puede llevar al consumidor a confusión, por ser semejante a la marca figurativa descrita como “representación de una corona de laurel formada por hojas de trazo grueso”, certificado número 96994, para los productos de la clase 25, a nombre de la sociedad FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED, en los aspectos gráficos y conceptuales, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público. Por consiguiente, las argumentaciones esbozadas por la

Oficina Nacional Competente como fundamento del acto acusado, refiriéndose a la expresión “LAUREL” son válidas y acertadas frente a la realidad del presente asunto. 3.- Pruebas Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción (folios 75 a 130), y el certificado de registro de la marca en cuestión.

II. ALEGATOS DE CONCLUSION 1ª. La sociedad actora descorrió el traslado que se surtió para tal fin, mediante escrito en el que nuevamente pone de manifiesto los argumentos expuestos en la demanda y afirma que en el proceso lo que se discute es la violación, por aplicación indebida, del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (folios 144 a 148). 2ª. La demandada reiteró las razones de defensa de los actos acusados que expuso con ocasión de la contestación de la demanda, y en virtud de ellas se opone a las pretensiones de la accionante.(folios 149 a 154)

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO EL Procurador Noveno Delegado ante la Corporación intervino oportunamente en la causa, mediante escrito en el cual manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 155).

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL Para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, habida cuenta de que la demanda se fundamenta en disposiciones

marcarias de orden comunitario, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de las normas de dicho Acuerdo invocadas en los cargos, la cual se surtió bajo la referencia Proceso 40-IP-99, que obra a folios 169 a 184, teniendo como temas de análisis el del concepto de marca, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable (la distintividad, la perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica), el riesgo de confusión, las reglas o criterios para la comparación de signos denominativos, criterios auxiliares para determinar la confusión, un breve análisis de las marcas enfrentadas, los signos confundibles, la obligación del examen de registrabilidad de las marcas y la anulabilidad del registro. La Sala dará aplicación de los lineamientos y conclusiones de esta sentencia interpretativa, en lo que sea pertinente, en las consideraciones de la sentencia.

V. CONSIDERACIONES 1ª. El problema básico que se plantea en el primer cargo de la demanda, es el de la registrabilidad del signo “LAUREL” como marca comercial para distinguir productos de la clase 25a de la clasificación internacional de Niza

(vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas), cuyo registro pretende la sociedad actora a nombre suyo, teniendo en cuenta la posible confundibilidad con la marca gráfica consistente en el dibujo de una corona de laurel, registrada en favor de la sociedad FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED, para distinguir los productos de la misma clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, vigente hasta el 17 de marzo de 1.997.

Esta cuestión fue examinada en la primera de las resoluciones acusadas, de forma oficiosa puesto que no hubo oposición a la solicitud de registro objeto del acto acusado, en los siguientes términos: “CUARTO: Que revisados los archivos de esta Superintendencia se encontró que la marca CORONA DE LAUREL, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25, está registrada, según consta en el certificado No. 96994, vigente hasta el 17 de marzo de 1.997, cuyo titular es la sociedad FRED PERRY SPORTSWEAR LIMITED, que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante”. Estas consideraciones fueron ampliadas en las resoluciones subsiguientes, a propósito de decidir los recursos de reposición y apelación que la interesada interpuso contra aquélla. Al punto se tiene que el literal a) del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que la actora da como violado por indebida aplicación, dado que la entidad demandada no tuvo en cuenta el signo LAUREL cumple con los requisitos y características para ser registrable como marca, a la letra dice: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquéllos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

2ª. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en relación con el asunto, señaló: “Al respecto, la autoridad nacional competente, en el caso el juez consultante, deberá precisar o definir si - tal como concluyera la administración autora y revisora de los actos impugnados - entre las denominaciones existe similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” entre ellas, de todo lo cual desprenderá la alta jurisdicción consultante, si fue bien aplicado o no por la administración el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.” (folio 179) Sobre el particular, la Sala estima que tratándose de dos marcas de tipos enteramente distintos, una totalmente gráfica, que es la consistente en una corona de laurel, y otra meramente denominativa, la conformada por la expresión LAUREL, no hay lugar a comparaciones distintas a la conceptual o ideológica. De las marcas puramente gráficas, el Tribunal dice que lo son “Por cuanto se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, son signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada”. “Evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,…;”. (folios 180 y 181). Acota que el examen judicial pertinente deberá realizarse con el debido respeto a la discrecionalidad del funcionario administrativo para adoptar las resoluciones impugnadas, implícita en la normativa comunitaria, la

cual la entiende en términos de libertad para establecer la conveniencia y oportunidad de la decisión, sin incurrir en arbitrariedad. Bajo estos parámetros, y siguiendo las reglas básicas para ello (comparación de conjunto, examen en forma sucesiva y no simultánea, tener en cuenta como consumidor la naturaleza del producto, y tener en cuenta las semejanzas y nos las diferencias - folio 179) la comparación o cotejo en el plano ideológico, implica precisar los conceptos que cada signo sugiere o representa. La marca gráfica, como está dicho, indica o expresa una corona formada con hojas de laurel, a saber: Además de la mera representación gráfica o descriptiva, esta figura tiene una connotación especial, cual es la de victoria, triunfo, poder, derivada de la costumbre griega de premiar a los vencedores en las competencias deportivas con una corona de laurel, y nunca de otro árbol. Los romanos la extendieron a los vencedores en las batallas militares, a los héroes de guerra. El signo LAUREL, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, trae dos acepciones del vocablo, una es la que significa árbol, en cuya descripción utiliza de forma preponderante las características de sus hojas, según se lee a continuación: “Laurel. (Del occit. Laurier) m. Arbol siempre verde, de la familia de las lauráceas, que crece hasta seis o siete metros de altura, con tronco liso, ramas levantadas, hojas coriáceas, persistentes, aromáticas, pecioladas, oblongas, lampiñas, de

color verde oscuro, lustrosas por el haz y pálidas por el envés; flores de color blanco verdoso, pequeñas, en grupillos axilares, y fruto en baya ovoidea y negruzca. Las hojas son muy usadas para condimento, y entran en algunas preparaciones farmacéuticas, igual que los frutos”.

Una segunda acepción es: “fig. Corona, triunfo, premio”.

De allí que sean usuales expresiones como “los laureles de la victoria, “los laureles del triunfo”, lo cual hace referencia implícita a la corona, que como se dijo, era de laurel, y nunca de hojas de otro árbol. Así las cosas, en el plano conceptual ambos signos se encuentran estrechamente relacionados, de forma tal que se implican, toda vez que el uno evoca el otro: La corona evoca el laurel y la palabra LAUREL evoca a su vez la corona de su mismo nombre. Por lo tanto, se presenta semejanza ideológica o conceptual entre los dos signos, de donde resultan fácilmente confundibles entre sí, en el mercado. Esta semejanza puede acentuarse, incluso, en el manejo publicitario de que puede ser objeto la palabra laurel, tanto en cuanto puede hacerse uso de su asociación con la idea de triunfo, premio, vencedor; más cuando los productos son de la misma clase y ellos cumplen la función de cubrir, de vestir, de allí que v.g. haya la posibilidad de que se utilicen frases como “cúbrase de laureles”, “vístase de laurel”, “la ropa de los triunfadores”, etc. Podría pensarse que esta confundibilidad puede desaparecer en el plano visual, toda vez que en el mismo la diferencia de los

signos es total, pero, ello si fuera suficiente para tal efecto, si fueran signos caprichosos, fantasiosos, pero resulta que ambos son figurativos, por evocar conceptos o ideas iguales, afines, por demás del lenguaje común, que con su sola visión se captan fácilmente. Al efecto ha de tenerse en cuenta que en los signos marcarios se le da especial atención más a lo que el consumidor medio entiende o interpreta en ellos, que a lo que ve en ellos, es decir, más a los efectos de los mismos en la parte significativa, que en la parte meramente visual, de allí que el riesgo de confundibilidad de un signo con otro sea determinante para la registrabilidad de uno de ellos, ya que este riesgo se presenta precisamente en el campo intelectivo del consumidor. Dicho de otra manera, interesa más el resultado psicovolitivo o intelectivo de la imagen, que la imagen en sí misma, y aquél depende, en efecto, de lo que la imagen le transmita a quien la percibe, de lo que le representa, de lo que el consumidor entiende. Por lo anterior, la Sala estima que la diferencia en el campo gráfico o visual no es suficiente para eliminar el riesgo de confundibilidad que existe por la semejanza ideológica, debido a la mayor incidencia o peso de este aspecto en la relación del consumidor con los productos que se le ofrecen en el mercado; a lo cual se agrega la similitud en los productos que se ofrecen, de suerte que se configura la causal de irregistrabilidad en que se sustenta el primer cargo, la del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por cuanto es cierta la comentada similitud y consecuente riesgo de confundibilidad entre los signos en

comento. En consecuencia se desestima el cargo, y con él las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NIEGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 17 de febrero del año 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA