CE-SEC1-EXP2000-N5367-2000

MARCAS Y PATENTES / PRINCIPIO DE PRIORIDAD O PREFERENCIAPrimero en el tiempo, primero en el derecho de registro / DERECHO DE PRIORIDAD - Lo tiene la primera solicitud de registro De la simple lectura de los cargos se observa fácilmente que el meollo de los mismos se encuentra en la aplicabilidad al caso del principio de prioridad o preferencia de las solicitudes de registro de marca frente a otras, según el orden en que hayan sido presentadas, o sea, el de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, consagrado en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando su propia jurisprudencia, dice que “Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’ ... Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás”. De lo anterior colige: “... de esta manera la primera solicitud es la que tiene derecho de prioridad ante cualquier otro registro que se presente con posterioridad, salvo que el solicitante haya presentado la solicitud previamente en otro país miembro”. DISTINTIVIDAD - Existencia en la marca IC INGENIEROS CONSULTORES frente a IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES / DERECHO DE PRIORIDAD - La tiene la primera solicitud de registro de marca / CONFUNDIBILIDAD - Inexistencia en los campos visual, ortográfico y

fonético Dice a ese propósito el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 32-IP-2000, rendida con ocasión de este asunto que: “La solicitud de registro otorga a su titular una protección frente a posteriores solicitudes, es decir otorga un derecho de prioridad al solicitante frente a otras solicitudes, con las excepciones contempladas en la legislación, como el de haberse presentado la solicitud en primer lugar en otro país miembro”. La marca no concedida, además de tener la prioridad alegada, es suficientemente distintiva frente a la de la opositora que presentó observaciones durante la etapa del trámite administrativo, pues colocadas en forma sucesiva las marcas I C INGENIEROS CONSULTORES e I C INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES no se encuentra que sean confundibles visual, ortográfica o fonéticamente, no obstante el elemento común, I C, pues la comparación de las marcas no permite su análisis fraccionado, de manera que el acto acusado, cuando afirma que entre las dos expresiones existen semejanzas que pueden conducir al público consumidor a confusión, no obedece a la realidad de la situación e incurre, por tanto, en violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil (2000) Radicación número: 5367

Actor: IC. INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

Por encontrarse agotado el trámite de rigor, denegado el proyecto del Ex-magistrado JUAN ALBERTO POLO, la Sala profiere sentencia de única instancia en el proceso promovido en acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA., contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio. I.- ANTECEDENTES 1.- La demanda 1.1. Las pretensiones La sociedad IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., formuló las siguientes peticiones: a) Que se declare nula la Resolución 003918 de 13 de febrero de 1997, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por IC. PREFABRICADOS S.A. y negó el registro de la marca IC. INGENIEROS CONSULTORES (mixta), para distinguir productos de la clase 42 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. b) Que se declare nula la Resolución 22254 de fecha 27 de agosto de 1997, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 003918 de 13 de febrero de 1997, confirmándola. c) Que se declare nula la Resolución 3181 de 4 de septiembre de 1998, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 003918, confirmándola en todas sus partes. Como restablecimiento del derecho solicita que se conceda el registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta), para distinguir

productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional. 1.2. Los hechos Sirven de sustento a la demanda los hechos que, atendiendo el relato que de los mismos hace el apoderado de la actora y lo que consta en el plenario, se resumen así: 1.- La sociedad IC INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA solicitó, el 6 de abril de 1988, el registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta), clase 42, para distinguir el desarrollo de proyectos de consultoría en las áreas de la Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica, Sistemas e Industrial; Económica y Arquitectura; elaboración de diseños, planos, especificaciones y presupuestos; estudios de factibilidad; asesoría a la construcción; construcción e interventoría. El extracto de la solicitud fue publicado el 31 de julio de 1990 en la Gaceta para la Propiedad Industrial. 2.- A la solicitud se opusieron: a) La sociedad IC PREFABRICADOS S.A., con fundamento en su nombre comercial y con el argumento de que existía identidad entre la marca solicitada y su nombre comercial IC PREFABRICADOS S.A., el cual había venido usando desde mucho antes de que la solicitante lo hiciera y que, además, su nombre comercial era notoriamente conocido; y b) Las sociedades INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. e INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A., con fundamento en la utilización, por ambas, de la sigla comercial IC como parte esencial de sus enseñas comerciales, la primera, desde 1971 y, la segunda, desde 1973, de manera constante; que tienen una relación o unidad de explotación económica, sin vínculo legal

alguno con la sociedad solicitante; que las marcas son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético y visual; y que la solicitada pretende distinguir servicios de la misma clase, idénticos a los del objeto social de ellas, por lo que se le causaría confusión al consumidor, quien sería inducido a error. 3.- El mismo día en que la sociedad INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. presentó sus observaciones, esto es, el 13 de septiembre de 1990, radicó también la solicitud de registro de la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. (mixta) en la clase 42. 4.- En respuesta a las oposiciones, la sociedad IC INGENIEROS CONSULTORES S.A. manifestó: a) Respecto de la presentada por IC PREFABRICADOS S.A., alegó que la afirmación de ésta sobre la utilización anterior del nombre comercial no era cierta, por cuanto según el certificado de constitución y gerencia se constituyó en el año de 1976 y se registró en la Cámara en 1985, siendo que IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA. había sido constituida en 1973, o sea, tres (3) años antes y, por tanto, había utilizado de manera prioritaria la sigla IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA. Así mismo, que la notoriedad del nombre comercial del opositor no había sido probada b) En cuanto a la oposición presentada por IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. e INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A., sostuvo que no probaron el uso de la sigla IC y que en los certificados de la Cámara de Comercio no aparece la sigla IC como parte de su razón social.

5.- Por Resolución 23632 de 27 de octubre de 1.993, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca solicitada por la opositora IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 6.- La solicitud inicial, presentada por la sociedad IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA., fue negada por la Administración nueve (9) años después de formulada, por medio de la Resolución 003918 de 13 de febrero de 1.997, haciendo caso omiso de los argumentos expuestos en contra de las oposiciones, y bajo la consideración de que la marca cuyo registro se solicitaba era idéntica a una ya registrada, IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES, para distinguir productos de la misma clase 42, a nombre de la sociedad INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. Erróneamente se indicó que ese nombre era de propiedad de la sociedad IC PREFABRICADOS S.A. Contra dicha decisión interpuso los recursos pertinentes, los cuales fueron decididos en el sentido de confirmarla en su totalidad. 7.- De esta manera, a juicio del libelista, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en varios errores, pues, le reconoce a IC PREFABRICADOS S.A. un derecho que no tiene sobre la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A., ignorando, además, que dicha marca no fue invocada como fundamento de la oposición y que la solicitud de registro fue hecha por ésta el 13 de septiembre de 1.990, esto es, dos años después de la solicitud presentada por la actora. Dicha dependencia, agrega, no tuvo en cuenta el mejor derecho

que la actora, IC INGENIEROS CONSULTORE S.A., tenía sobre la expresión IC, frente a INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.; que no se pronunció sobre la observación presentada en forma conjunta por INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. e INDUSTRIAS Y CREDITOS LTDA., fundamentada en el uso anterior de enseñas comerciales; ni tomó nota de que el mismo día en que se opuso al registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES S.A., fue cuando la sociedad IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. presentó solicitud de registro de su marca; y tampoco dice nada sobre la observación de IC PREFABRICADOS S.A. Con esto, finaliza, la Administración incurrió en errada aplicación de las normas de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en especial su artículo 83. 1.3. Normas violadas y concepto de su violación. La actora señala que con la decisión acusada se violaron los siguientes artículos: a) El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al declarar fundada la oposición presentada por IC PREFABRICADOS S.A. sobre una marca posterior que no es de su propiedad, y negar el registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta) en la clase 42, a nombre de la actora. Ignora la Administración que la marca solicitada lo fue el 6 de abril de 1988, dos años antes que la solicitud de la marca base del rechazo, que fue el 13 de septiembre de 1990, lo que significa que la actora tiene un mejor derecho y ha debido reconocérsele y concedérsele el registro de la marca.

La marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta) cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 81, por cuanto es un signo perceptible por el sentido de la vista; susceptible de representación gráfica, ya que está integrado por elementos denominativos y suficientemente distintiva por cuanto no constituye un signo genérico o descriptivo de los servicios que pretende distinguir; fue solicitada primero en el tiempo; no es confundible con algún otro signo anteriormente registrado; y posee elementos característicos que la hacen una marca novedosa. b) El literal a) del artículo 83 de la Decisión, porque esta norma prohibe el registro de marca para signos que sean similarmente confundibles con los que se encuentren previamente protegidos para distinguir los mismos productos, y generen confusión. IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. (mixta) fue solicitada con posterioridad a la presentación de la solicitud de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta), en la clase 42. La Superintendencia de Industria y Comercio y la División de Signos Distintivos no se dieron cuenta de que la sociedad INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. (mixta) presentó la petición de registro de su marca el mismo día en que formuló las observaciones contra la solicitud de registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta), en litigio. La Administración decidió primero el trámite de la marca de la sociedad observante y que no fue fundamento de la observación, por cuanto dicha marca ni siquiera había sido solicitada. De lo anterior, resulta irrelevante entrar a estudiar la confundibilidad de las marcas, por cuanto IC INDUSTRIAL

DE CONSTRUCCIONES S.A. (mixta) fue solicitada posteriormente a la marca de la actora. En este caso, la causal de irregistrabilidad no podía haber sido aplicada a la solicitud de registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta), por cuanto dicha solicitud fue radicada primero en el tiempo, hecho que no tuvo en cuenta la Administración. c) El artículo 95 de la Decisión, por cuanto al momento de decidir sobre la registrabilidad de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta), no se decidieron la totalidad de las observaciones presentadas, ni se tuvieron en cuenta sus fundamentos, ni los documentos aportados al expediente, por lo tanto, el hecho de que la Administración haya ignorado las observaciones presentadas y no las haya resuelto, demuestra que las resoluciones acusadas violan este artículo de la Decisión 344. d) El artículo 3º, inciso 6, del C.C.A., por cuanto la Administración desconoció el principio de imparcialidad, consagrado en dicho precepto, al negar a la actora el registro de su marca, con fundamento en una marca que fue solicitada con posterioridad, esto es, no le garantizó el derecho que tiene de obtener el registro de su marca en la clase 42 por haber radicado primero en el tiempo su solicitud. 2.- Contestación de la demanda Se vincularon al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que las sociedades IC PREFABRICADOS S.A. e INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A., las cuales fueron notificadas en debida forma de la admisión de la demanda. 2.1. La primera dio respuesta a la demanda, en escrito mediante

el cual pide que no se atiendan las pretensiones de la misma y acepta los hechos en lo que concierne a las actuaciones administrativas; y, como razones de defensa, pone de presente que al proferir la resolución demandada no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el C.C.A., pudiéndose concluir del expediente respectivo que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Hace un análisis de la fundamentación jurídica de la actuación administrativa, en especial, de las implicaciones, para el caso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre las cuales reiteró que, según el artículo 81 de esta última, un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, en apoyo de lo cual trae diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folios 103 a 106). Acota que, según el artículo 83, literal a), de la mentada Decisión, no podrán registrarse como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los impedimentos en él descritos, de modo que, en el presente caso, un análisis sucesivo y comparativo de las marcas objeto de la controversia, permite evidenciar que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas, en los aspectos gráficos, ortográfico y fonético; por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, ya que éste creería que el producto tenía el mismo

origen. En consecuencia, el acto acusado no es nulo y se ajusta a pleno derecho (folio 106). 2.2. INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A., por intermedio de apoderado, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda, aunque estima que los actos acusados deberían anularse, pero, por haberse trastrocado el nombre del titular de la marca registrada bajo el certificado número 158.092, arguyendo la identidad confundiblemente semejante de los signos IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA., IC PREFABRICADOS LTDA. e IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A., todos domiciliados en Santa Fe de Bogotá, y con idéntico objeto social, sin que pueda aceptarse que, como consecuencia de dichas pretensiones, se ordene conceder el registro de la marca IC. INGENIEROS CONSULTORES (mixta), para distinguir “Desarrollo de proyectos de consultoría en las áreas de la Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica, Sistemas e Industrial ...” servicios comprendidos en la clase 42, porque, si se accediera a ella, se violaría el artículo 83, literal a), de la Decisión 344. En cuanto al fondo del asunto, aduce y sustenta la “sensible identidad confundiblemente semejante de los signos en controversia”, de cuyos efectos generadores de confusión dice que no han escapado la Superintendencia de Industria y Comercio ni el Consejo de Estado, toda vez que se le ha tomado como representante legal de IC. PREFABRICADOS S.A., cuando en realidad lo es de INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

y de INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A. Así mismo, la entidad demandada tomó la titularidad de la marca mixta IC. INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. como si su dueño fuera el observante IC. PREFABRICADOS S.A., a pesar de que el informe de antecedentes indica clara y correctamente quién era. Respecto de los cargos, sostiene que el concepto de violación relativo al artículo 83, literal a), conlleva una verdadera contradictio terminis, ya que es con base precisamente en esa norma que fue negado el registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta), por existir una marca registrada, IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. (mixta), para distinguir la clase 42, que viene a ser la marca original, y no porque hubiera sido solicitada con anterioridad. En todo caso, la Administración no violó dicha norma, como tampoco violó las demás invocadas como violadas, debido a que al encontrar esta causal de irregistrabilidad de la marca solicitada, debía rechazar la solicitud sin que debiera considerar otras. 4.- Pruebas Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales atinentes al pleito. II.- ALEGATOS DE CONCLUSION El traslado fue descorrido por las partes, en términos que la Sala resume así: 1.- La entidad demandada hizo un resumen del proceso y retomó sus argumentos defensivos, ya reseñados, acerca de la legalidad del acto acusado, para insistir en la confundibilidad de las marcas enfrentadas y en la

consecuente legalidad del mismo (folios 154 a 159). 2.- La actora reiteró sus argumentos y pretensiones expuestos en la demanda, y precisó que el hecho de que la Administración, sin razón, haya resuelto primero la solicitud de la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES, presentada el 13 de septiembre de 1.990, antes que la de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES, que había sido radicada desde el 6 de abril de 1.988, no significa que la primera sea anterior en el tiempo a la marca suya (folio 164), a lo cual agrega que se declaró fundada la observación presentada por IC PREFABRICADOS S.A. con fundamento en una marca que no era de su propiedad, sino de la sociedad IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A., de donde la causal de irregistrabilidad anotada no podía ser aplicada al caso. 3.- El apoderado de las sociedades INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. e INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A., a su turno, descorrió el traslado correspondiente, para reseñar la actuación procesal cumplida; reiterar los argumentos que expuso en la contestación de la demanda, tanto en oposición a las pretensiones, como en contra de la validez de los cargos, y a favor de la legalidad de los actos acusados en cuanto negaron el registro de la marca solicitada por la actora; y concluir solicitando que se profiera sentencia de fondo negando las súplicas de la demanda, y que se ordene modificar parcialmente la resolución número 3181 del 4 de septiembre de 1.998, emanada de la Superintendencia Delegada de la

Propiedad Industrial, en el sentido de aclarar que la sociedad observante y titular de la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. (mixta), en la clase 42, según el certificado de registro número 158.092, es la sociedad INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. y no IC PREFABRICADOS S.A., como se dijo en el acto acusado. Además, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante la Sala se hizo presente en la causa, para manifestar que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral (folio 153). IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL Como es debido, a solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de las normas de dicho Acuerdo indicadas como violadas en los cargos respectivos, la cual se surtió bajo la referencia Proceso 32-IP-2000, proceso interno número 5367, y a cuyos lineamientos y conclusiones la Sala dará aplicación, en lo que sea pertinente. V.- CONSIDERACIONES 1.- La cuestión de fondo De la simple lectura de los cargos se observa fácilmente que el meollo de los mismos se encuentra en la aplicabilidad al caso del principio de prioridad o preferencia de las solicitudes de registro de marca frente a otras, según el orden en que hayan sido presentadas, o sea, el de “primero en el

tiempo, primero en el derecho”, consagrado en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de donde la suerte de los mismos depende de lo que se concluya sobre el punto. 2.- Jurisprudencia comunitaria aplicable al caso En relación con el aludido principio, y a propósito de la interpretación de la citada norma comunitaria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando su propia jurisprudencia, dice que “Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’ ... Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás” (folio 210).

De lo anterior colige: “... de esta manera la primera solicitud es la que tiene derecho de prioridad ante cualquier otro registro que se presente con posterioridad, salvo que el solicitante haya presentado la solicitud previamente en otro país miembro”, conclusión que refuerza con criterios expuestos en el mismo sentido por el tratadista Jorge Otamandi, en su obra Derecho de

Marcas. Agrega que este principio se aplica también para el caso que existan otros signos distintivos, como puede ser un nombre comercial, el cual, al probar su uso anterior a la solicitud, a través de cualquier medio reconocido por la legislación del país, le permite oponerse válidamente a una nueva solicitud de registro por parte de un tercero, y que “El nombre comercial como

se ha reconocido en la norma comunitaria no es necesario el registro sino que basta que se pruebe el uso para que nazca el derecho”. Por último, deja en manos del juez nacional competente establecer quién tiene el derecho preferente sobre el signo, según las pruebas que se aporten al proceso (folio 211).

3. El acto acusado El acto acusado se sustenta en que, según consta en los registros de la Propiedad Industrial, la sociedad IC. PREFABRICADOS S.A. es titular en Colombia de la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

(aunque como bien lo aclara el apoderado de la opositora y se puntualizó en los hechos, la titular de este registro es la sociedad INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.), con certificado número 158092, para distinguir servicios de ingenieros que se encargan de hacer evaluación e informes y de prestar otros servicios, comprendidos en la clase 42 del Decreto 755 de 1.972, vigente hasta el 4 de noviembre del 2003 (segundo considerando). Así mismo, que entre la expresión que se pretende registrar, IC INGENIEROS CONSULTORES y la marca en que se basan las observaciones, IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A., además de que distingue servicios que se relacionan entre sí, existen semejanzas que pueden inducir al público consumidor a confusión, por consiguiente, estas marcas no pueden coexistir en el mercado. En consecuencia, la marca objeto de estudio está comprendida en la causal de irregistrabilidad señalada en literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Tercer considerando).

4. Apreciación de la situación sub júdice

La Sala observa, de la situación fáctica descrita, que es cierto que para cuando mediante los actos acusados se negó el registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES S.A., estaba vigente la Resolución número 23632 de 27 de octubre de 1.993, por la cual se concedió el registro de la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES (mixta), con certificado número 158.092, para distinguir servicios de la clase 42ª. La nulidad de esta resolución no ha sido demandada en este proceso, ni se conoce que lo haya sido en otro. 4. 1. El derecho de prioridad La solicitud de la actora fue anterior a la que dio origen a la expedición de la Resolución 23632 de 27 de octubre de 1.993 y al registro antes señalado, toda vez que la sociedad IC INGENIEROS CONSULTORES S.A. introdujo su solicitud ante la dependencia competente el 6 de abril de 1.988 (folio 7 del cuaderno anexo), mientras que la de INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. fue presentada el 13 de septiembre de 1.990, es decir, más de dos (2) años después. De otra parte, la marca registrada no fue aducida como fundamento de la oposición, puesto que, como está visto, en ese momento aún no estaba registrada. La razón expuesta, que tiene que ver con el hecho de que la solicitud de inscripción de la marca de la actora fue realizada con anterioridad a la solicitud de inscripción de la marca que sirvió de fundamento para declarar próspera la oposición hecha por el tercero, es suficiente para decretar la nulidad de los actos acusados, pues los hechos probados muestran con

claridad esa situación. El acto acusado dice que la observante “… es titular en Colombia de la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S. A. certificado número 158092, para distinguir servicios de ingenieros que se encargan de hacer evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes …”, en tanto que “la marca cuyo registro se solicita es confundible con la marca previamente registrada por el observante, al existir entre ambas similitud fonética, gráfica y conceptual…”. El fundamento radica en que la marca que sirvió de fundamento a la oposición fue otorgada por la Resolución Núm. 23632 de 27 de octubre de 1993, mientras que la Resolución inicial acusada es la Núm. 3918 de 13 de febrero de 1997, cuando ya la otra marca había sido registrada. No se tuvo en cuenta en esa decisión que la solicitud de registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES es de 6 de abril de 1988 (v. folio 11), según reza uno de los considerandos del acto acusado, mientras que la solicitud de registro de la marca que sirvió de fundamento para decretar la prosperidad de la oposición, esto es el registro de la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A., tiene fecha de 13 de septiembre de 1990 (v. folio 13). Dado que el estudio de legalidad del acto acusado debe realizarse en materia de registro de marcas, teniendo en cuenta el momento en que se ha hecho la solicitud, no con fundamento en situaciones posteriores, y habida cuenta de que la solicitud de inscripción de la marca de la actora fue hecha con 29 meses de anterioridad de la realizada por INDUSTRIAL DE

CONSTRUCCIONES S. A., forzoso es concluir que para el momento en que se realizó la solicitud de la actora no existía marca alguna registrada, similar a la solicitada, ni se había hecho solicitud alguna, que impidiera el otorgamiento del registro. Dice a ese propósito el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 32-IP-2000, rendida con ocasión de este asunto que: “No se puede registrar un signo que se encuentre incurso en las prohibiciones del artículo 83. En el literal a) del mismo artículo se señala que no podrá ser registrada como marca un signo que sea similar a una marca ya registrada, a un signo que se haya solicitado para registro. La solicitud de registro otorga a su titular una protección frente a posteriores solicitudes, es decir otorga un derecho de prioridad al solicitante frente a otras solicitudes, con las excepciones contempladas en la legislación, como el de haberse presentado la solicitud en primer lugar en otro país miembro”. De otra parte, la Sala observa que el escrito de observaciones en relación con el registro de la marca de la actora se presentó el mismo día en que dicha sociedad hacía su solicitud de registro de la marca, la que luego serviría para fundamentar el decreto de prosperidad de la oposición, esto es el 13 de septiembre de 1990, situación que a todas luces contraría el principio del respeto a la primera solicitud y, en consecuencia, del derecho de prioridad de la actora sobre la marca solicitada. 4. 2. La distintividad de la marca solicitada Considera la parte actora que la marca I C INGENIEROS CONSULTORES cumple los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto es un signo perceptible, susceptible de representación

gráfica y suficientemente distintivo, pues no constituye un signo genérico o descriptivo de los servicios que pretende distinguir, cuyo registro fue solicitado primero en el tiempo que la marca base del rechazo y que no es semejantemente confundible con algún otro signo anteriormente regis