CE-SEC1-EXP2000-N5393-2000

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD - Procede contra actos que conceden el registro de una marca / ACCION ESPECIAL DE NULIDAD - Es acción sui generis que exige legitimación en la causa / ACCION DE NULIDAD SUBJETIVA - Difiere de la acción popular objetiva Reitera sentencia del 27 de enero de 2.000, Exp. 4933, C.P. Juan A. Polo Figueroa. COMPARACIÓN CONCEPTUAL - Su connotación puede surgir por efectos de uso en el mercado o en la publicidad En el conceptual, son expresiones que no corresponden o no existen en nuestro idioma, de donde resultan ser signos fantásticos, cuya connotación surge por efectos de su uso en el mercado y en relación con los productos o servicios que distinguen. Es así como en el mercado, y en virtud de la publicidad, en nuestro medio la palabra FINESSE ya se asocia o se identifica con un producto que contribuye a adelgazar o a mantener una figura delgada; de modo que cualquier palabra que se le asemeje tiene la posibilidad de despertar la misma idea y, por lo tanto, evocar también el signo FINESSE. SEMEJANZA FONÉTICA - Existencia / TONALIDAD DE MARCA - Existencia / SEMEJANZA VISUAL - Existencia / RIESGO DE CONFUSIÓN - Existencia por inducción a error al consumidor / REGISTRO DE LA MARCA FITNESNulidad / FINESSE / FITNES / MARCAS Y PATENTES Cuando existen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales en una denominación, produce, desde el punto de vista fonético, la

impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor; y si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Se evidencia sin dificultad alguna que la marca FITNES, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29, guarda estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual), como en la fonética, con la marca registrada FINESSE, para distinguir productos de la misma clase, sin que las diferencias que ofrecen en el campo gráfico sean suficientes para hacerla distinta de ésta. De modo que el riesgo de confusión entre las marcas FINESSE y FITNES (mixta) es alto, tanto, que la coexistencia de los mismos en el mercado puede inducir a error al consumidor, pese a que éste tiene cierto grado de especialidad, dado el sector socio-económico a que pertenece. Siendo así, la concesión del registro de la marca FITNES (mixta), para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, contraviene las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en especial el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, razón por la cual los cargos prosperan. Como consecuencia, se declarará la nulidad de los actos acusados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil.

Radicación número: 5393

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandado: AUTORIDADES NACIONALES Referencia: ACCION DE NULIDAD Agotado el trámite de rigor, la Sala profiere sentencia de única instancia en el proceso que, en acción de nulidad contemplada en los artículos 84 del C.C.A. y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, instauró la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado, contra la Nación - Superintendencia de Industria y

Comercio.

I. ANTECEDENTES 1.- La demanda a.) La pretensión.

La Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en los artículos 84 del C.C.A. y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hizo las siguientes peticiones: a.1. Que es nula la resolución 27386 de 28 de octubre de 1997, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio, al decidir el recurso de reposición interpuesto por el solicitante, revocó la resolución 20090 de 23 de julio de 1997, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y concedió el registro de la marca FITNES (Mixta) a favor de la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para distinguir productos de la clase 29 del decreto 755 de 1972, por un término de diez años, contados a partir de la fecha de resolución, esto es, del 28 de

octubre de 1997; a.2. Que es nula la resolución 3462 del 14 de septiembre de 1998, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 27386 de 28 de octubre de 1997, confirmándola en toda sus partes. a.3. ) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. b.) Los hechos De la relación de hechos relatados en al demanda se extractan los siguientes: La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por conducto de apoderado, solicitó el 4 de septiembre de 1989 ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta FITNES, petición que fue radicada bajo el expediente 309.447, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 363 de 28 de junio de 1991. Dentro del término legal, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado, formuló oposición al registro de la marca solicitada FITNES (Mixta) con base en el registro de la marca FINESSE, concedido con anterioridad bajo el número 121.366 de 25 de agosto de 1987 y vigente hasta el 25 de agosto del año 2002, para distinguir productos de la clase 29 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, con fundamento en los artículos 58, 65, 66, 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Mediante la resolución 20090 de 23 de julio de 1997, la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada. La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con fecha 12 de septiembre de 1997, interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la citada resolución y solicitó que se declarara infundada la observación y se concediera el registro de la marca. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 27386 de 28 de octubre de 1997, revocó la resolución impugnada, declaró infundada la observación presentada por ALPINA y concedió el registro de la marca FITNES (mixta), para distinguir productos de la clase 29 del decreto 755 de 1972, a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por un período de 10 años. Contra la anterior decisión la sociedad ALPINA interpuso el recurso de apelación, el que fue resuelto mediante la resolución 3462 de 14 de septiembre de 1998, confirmando la resolución 27386 de 28 de octubre de 1997. c.) Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violadas las siguientes normas: c.1) El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: Las marcas FINESSE y FITNES (Mixta) son confundibles, dado que la marca objeto del proceso reproduce parcialmente la marca prioritaria FINESSE y por cuanto una y otra amparan idénticos productos. La confusión se

deriva de las siguientes circunstancias: La denominación FITNES, según se aprecia a simple vista, es el elemento predominante de la marca objeto de la demanda, apreciación que resulta evidente si se tiene en cuenta que la parte figurativa de la misma corresponde al tipo de la letra con el que se escribe la palabra, lo que de por sí la hace un elemento accesorio, que no puede independizarse de la palabra misma y de una línea horizontal que se desprende en el extremo superior de la letra “N” y se prolonga hacia el lado derecho, elemento de una simplicidad tan elemental, que por sí sólo carecería de fuerza distintiva. Las denominaciones FITNES y FINESSE son confundibles por su aspecto visual y fonético. Visual, en virtud de su semejante composición ortográfica, que se deriva de las mismas letras que componen la marca prioritaria y de su idéntica disposición, circunstancias que les imprime una misma visión de conjunto al primer golpe de vista, que no permite su diferenciación por el consumidor promedio del producto. Fonéticamente, por cuanto la marca prioritaria FINESSE se pronuncia FINÉS, tanto por su etimología como por el conocimiento que se tiene de la misma en el sector de los consumidores del producto en Colombia, adquirido en virtud de la intensa promoción y publicidad de los productos distinguidos con dicha marca. Entre FINÉS y FITNES, es evidente que existe una acentuada similitud fonética, pues mientras que el fonema de la primera está caracterizado por la F y la vocal I, en el segundo es idéntico NES. El argumento que sustentó el solicitante y acogió la Administración al declarar infundada la oposición y conceder el registro de la

marca solicitada, según el cual la partícula NES denota el origen empresarial de los productos (NESTLE), es contrario a los criterios básicos para el cotejo de marca. Tampoco resulta procedente invocar el previo registro de la marca NES, para sustentar la nueva solicitud de FITNES, ya que cada una de ellas tiene su propia individualidad e identidad. De otro lado, debe tenerse en cuenta el consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos, por tratarse de productos de consumo popular y bajo precio, en cuya selección no se presta un alto grado de atención. El principio “in dubio pro signo priori”, establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aplicable al presente asunto, por cuanto además de encontrarse registrada y de existir un derecho consolidado sobre la misma, la marca FINESSE goza de una amplia notoriedad. Por lo anterior, se concluye que al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la Administración estaba en la obligación de aplicar dicha norma y, en consecuencia, denegar el registro de la marca mixta FITNES. 3.- Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que la sociedad beneficiaria del registro en cuestión, la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, fueron notificadas en debida forma de la admisión de la demanda (folios 115 y 118, respectivamente), y le dieron contestación oportuna, así: a.) La primera, frente a los hechos, los admitió como ciertos y, en las razones de defensa, puso de presente que al proferir la resolución

demandada no ha incurrido en violación de normas constitucionales y legales de carácter superior, como lo sostiene el actor, como tampoco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pudiéndose concluir del expediente respectivo que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Hace un análisis de la fundamentación jurídica de la actuación administrativa, en especial, de la competencia derivada de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para proferir el acto acusado, en lo cual se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, y teniendo en cuenta que la marca FITNES (mixta) es registrable por cuanto no es confundible con FINESSE y cumple con los requisitos exigidos en las disposiciones de dicha materia, en especial, con el artículo 81 de Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sobre la registrabilidad y cotejo de marcas cita diversas jurisprudencias del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (folios 155 a 160). b. La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, vinculada como tercero interesado al proceso, por su parte, acepta también como ciertos los hechos, pero se opone a los cargos en que se sustenta la demanda, los cuales pasa controvertir haciendo un análisis comparativo de ambos signos en los campos gráfico, fonético y visual, de lo cual se destacan las siguientes apreciaciones: La N es la única letra escrita en mayúscula en el signo

fitNes, dando la impresión de que se conforma de dos palabras unidas fit y Nes, destacándose de esta forma el prefijo de la marca y nombre comercial NESTLE. Además, la línea horizontal que se desprende del extremo derecho de la letra N, es la forma característica como la misma se escribe en la marca notoria NESTLE, de la cual el memorialista relaciona la serie de registros vigentes en cabeza de su poderdante, destacando que en todos ellos la letra N de fitNes es característica de todos los productos fabricados por dicha sociedad, y que el elemento figurativo de la marca solicitada es un elemento predominante dentro de la etiqueta. La escritura y la pronunciación de las marcas FINESSE y fitNes son diferentes, de modo que la primera no presenta semejanzas con la segunda, como para afirmar que le creará confusión al consumidor al momento de elegir el producto deseado. Además, el elemento figurativo de la segunda es predominante y le da al consumidor la idea de que los productos que representan son fabricados por la titular de la marca NESTLE, en cuyas marcas se puede observar que todas tienen el mismo origen empresarial. Los productos correspondientes a las marcas enfrentadas, si bien tienen un consumidor de calidad media, éste no es ignorante o sin atención al momento de elegir el producto deseado. Por el contrario, tiene cierto grado de atención y recordación de marca en dicho momento. En conclusión, la entidad demandada en ningún momento violó la norma consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 4.- Pruebas Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes

allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales atinentes al pleito.

II. ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La entidad demandada retomó sus argumentos defensivos ya reseñados, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aducidos en la contestación de la demanda, atinentes a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios. (folio 184).

2. La Sociedad beneficiaria del acto, en su condición de tercera interesada en el litigio, insistió en las diferencias entre ambos signos, poniendo de presente las características del signo fitNes registrado a su nombre y de todos los signos mixtos o etiquetas registrados como marca NESTLE de los cuales también es titular.

3. La sociedad actora, a su turno, sostiene que los hechos en que sustenta la demanda se encuentran debidamente probados y que, en estas circunstancias, se cumple el supuesto correspondiente a la obligación que tiene la Administración de abstenerse de registrar como marcas signos que se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente registrada por un tercero, como lo era la marca FINESSE, cuyo registro a nombre suyo quedó debidamente probado y aceptado por la contraparte, y con la cual existe un manifiesto riesgo de confusión de la marca FITNES, que es el elemento predominante de la marca objeto de la demanda.

Sobre el punto trae un rubro jurisprudencial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, consignado en el proceso núm. 25-IP-97, sentencia de 30 de enero de 1.998. Afirma que no es válido alegar que la letra N de FITNES, por

ser la única escrita en mayúscula y desprenderse de ella una línea horizontal, constituye un elemento predominante del conjunto, como tampoco que la partícula NES y la comentada letra N sugiera en el público la marca y el nombre NESTLE, circunstancia que no se ha probado y que no puede probarse aduciendo el registro o el uso de otras marcas. Por lo demás, insiste en la confundibilidad de ambas marcas en los aspectos ya señalados, respecto de lo cual invoca dos principios establecidos por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el sentido de que basta que el riesgo de confusión pueda predicarse tan solo de uno de tales aspectos (gráfico, fonético y conceptual), y que en caso de dudas, se debe resolver en contra de la marca solicitada. (in dubio pro signo priori).

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante la Sala, en su concepto, dice atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL Como es debido, se obtuvo la interpretación prejudicial, por solicitud de la Sala, del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos (referencia: 08-IP-2000, proceso interno núm. 5393, folios 216 a 226), a la cual se hará posterior referencia y cuyos lineamientos serán tomados en consideración en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES

1. Naturaleza de la Acción Conviene dejar en claro que la Sala interpreta la presente

acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado el interés directo que, de manera evidente, tiene la sociedad actora sobre el acto acusado, y no la de simple nulidad establecida en el artículo 84 del C.C.A., toda vez que según lo dejó señalado esta célula judicial, la cual no es procedente contra el acto demandado, por ser un acto particular que no está dentro de los que la ley o la jurisprudencia señalan como pasibles de la misma, difiere de aquélla por su carácter objetivo, en tanto que la otra requiere o exige interés en el accionante, o sea, que es subjetiva.1 Para el efecto, se da como adecuadamente demostrado el interés para actuar en la parte activa del proceso.

2. La cuestión de fondo El meollo del problema planteado en la litis radica en establecer si son o no confundibles los signos FITNES (marca mixta) y FINESSE y, por consiguiente, si es o no posible que se conceda el registro de la marca FITNES (mixta), para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., atendiendo las razones de la oposición ejercida por la actora contra la respectiva solicitud de registro, y que corresponden a la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud de encontrarse registrada con anterioridad, a nombre de ésta, la marca denominada FINESSE, para distinguir la

misma clase de productos. 1 . Ver sentencia de veintisiete de enero del dos mil, expediente núm. 4933, actora: SOCIEDAD QUALA S.A., consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

3. La jurisprudencia comunitaria Sobre los aspectos comprendidos en dicho problema, la interpretación prejudicial allegada al caso, en lo relativo al estudio de marcas semejantes, indica que un signo confundible con otro no puede convertirse en marca porque carecería de la distintividad necesaria que es condición sine qua non para poder considerarlo como marca, y sobre este aserto trae jurisprudencia suya sentada en el proceso 43IP-98, de 19 de marzo de 1.999.

Así mismo, señala que el cotejo o comparación entre dos marcas opuestas debe iniciarse con la identificación de la clase de marca. Respecto del caso, comenta que la marca FITNES tiene cierta característica de marca mixta, por tener intercalada un N mayúscula cuyo extremo derecho se prolonga horizontalmente sobre las letras e y s, de la forma característica de la conocida marca NESTLE; y que en las marcas mixtas se debe examinar cuál de los elementos es el predominante, siendo por lo general la parte denominativa la que tiene importancia. Así las cosas, dice que para el análisis fonético se deben observar las siguientes reglas: Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es

coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. A los anteriores lineamientos, la Sala adiciona los que ha recogido en providencias anteriores sobre casos similares al presente2, como son los siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; 2 Ver sentencias de28 de enero de 1999, expediente 3977, actora Sociedad Creaciones Caracolle Ltda; de 14 de octubre de 1999, expediente 4644, actora Alpina Productos Alimenticios; de 3 de febrero del 2000, expediente 5198, actora Sociedad Frisby Limitada, magistrado ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa. - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Examen de los cargos Como se puede apreciar, la cuestión propuesta implica un análisis pormenorizado de los campos que pueden producir confusión en las marcas, como son el visual, provocada por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético, y si es del caso, el ideológico o conceptual.

Siguiendo las reglas precedentes, la Sala tiene las siguientes apreciaciones sobre la situación planteada en el proceso: 4.1. La clase de las marcas enfrentadas En cuanto a la clase de las marcas enfrentadas, ha de decirse que ambas son denominativas, no obstante que la marca fitNes tiene determinado diseño por el cual fue registrada como marca gráfica, como fue descrita en la interpretación prejudicial, para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, adoptada en el artículo 2º del decreto 755 de 1.972. Amerita tratarse como marca denominativa, por las razones expuestas en la demanda, es decir, porque el componente que predomina es el literal o la expresión nominal, pues, por un lado, la parte gráfica está basada en el mero diseño de la expresión FITNES; y, por el otro, la parte nominativa es la de mayor importancia, ya que la gráfica no tiene un significado propio, aparte de la posible evocación de la marca NESTLE por virtud del trazo de la letra N, ya que la gráfica es la misma denominación o expresión de la marca, o sea, se confunde con ésta. En consecuencia, ha de partirse de la base de que las marcas comparadas son ambas denominativas, de donde les son aplicables las reglas atrás relacionadas.

4.2. Comparación fonética: En estas circunstancias, y pasando a la comparación en el campo fonético, ocurre que tienen dos vocales iguales ( I y E), acompañadas de un número de letras que en su mayoría son comunes, de las cuales, las comunes se encuentran en el mismo orden y posición o muy próximas, como es el caso de las letras F e I, que tienen la misma posición, y las letras N, E y S, que están en igual orden, aunque su posición respectiva está mediada por la letra T de la palabra FITNES, de suerte que la única letra diferente es ésta. Pasando a sílaba tónica, sucede que como no son vocablos del idioma español, no se les puede aplicar las reglas de éste, con miras a determinar la posición de la sílaba tónica en cada uno de ellos. Por lo tanto, habrá de atenderse a la práctica o al uso hasta ahora dado a uno de ellos, como es el vocablo FINESSE, según la cual, la sílaba tónica tiene a ser la última, conformada por la fusión de las dos últimas (NESSE), de donde la pronunciación conocida es finés. Del otro vocablo hasta ahora no es conocida una pronunciación predominante, de modo que existe la posibilidad de que se pronuncie como aguda o como grave, esto es, con la sílaba tónica en la última o en la primera, siendo más probable que lo sea en forma aguda por la asociación o semejanza en la escritura con la palabra FINESSE. Para el efecto, hay que reiterar que los vocablos en estudio no corresponden al idioma español por lo que, en principio, pueden aparecer como signos artificiosos o caprichosos, y por ello cual no es posible aplicarles las reglas gramaticales de dicho idioma, en lo que a la escritura se refiere; empero, sí

las relativas a la fonética, atendiendo el uso que de la misma se tiene conocimiento. Si se mira el número de sílabas, se observa que la palabra FINESSE está formada por tres sílabas ortográficas: FI, NE y SSE, pero resulta que, según la práctica, inducida por la publicidad, esta estructura no se conserva en el campo fonético, puesto que las dos últimas tienden a pronunciarse como una sola, o sea como NESS, de modo que termina sonando como FINESS, con acento en la última (finés), es decir, se reduce a dos sílabas fonéticas. A su turno, la denominación FITNES tiene dos sílabas tanto en su escritura (sílabas ortográficas), como en su fonética, de suerte que auditivamente ambas marcas resultan igualadas en sílabas. 4.3. Comparación visual Esta semejanza, a diferencia de lo que ocurre en el campo de la fonética y de la escritura, puede aparecer atenuada por la forma o el diseño que presenta la marca FITNES, que atrás aparece descrita, y que, como anota el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la forma de la letra N evoca la marca NESTLE. Pero, el campo fonético se comporta de manera diferente debido a lo inicialmente expuesto, puesto que la comparación dentro del mismo muestra identidad de la última sílaba, y mucha semejanza en la primera, puesto que siendo la sílaba “fit” la primera del signo FITNES, la letra “t” no tiene relevancia por cuanto su sonido tiende a perderse por estar antepuesta a otra consonante, por consiguiente, al pronunciarse de manera rápida, como suele ocurrir en la relación de mercadeo, puede desaparecer fonéticamente y, por

consiguiente, la sílaba puede terminar sonando como FI. De modo que existe una alta probabilidad de que las sílabas de ambas palabras terminen oyéndose como iguales o idénticas. 4.4. Comparación conceptual En el conceptual, como se dijo, son expresiones que no corresponden o no existen en nuestro idioma, de donde resultan ser signos fantásticos, cuya connotación surge por efectos de su uso en el mercado y en relación con los productos o servicios que distinguen. Es así como en el mercado, y en virtud de la publicidad, en nuestro medio la palabra FINESSE ya se asocia o se identifica con un producto que contribuye a adelgazar o a mantener una figura delgada; de modo que cualquier palabra que se le asemeje tiene la posibilidad de despertar la misma idea y, por lo tanto, evocar también el signo FINESSE. Dicho de otra forma, en principio no habría de por medio una idea o concepto determinado que contribuya a su diferenciación, de suerte que por no ser parte del lenguaje común y corriente, el consumidor tendría el doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos, lo cual conlleva a que aprendida una, la mención o lectura de la otra la evocaría, más cuando ambas se buscan asociar con productos de la misma clase, y sucede que ya la expresión FINESSE, por razones de la publicidad y del consumo, está asociada o despierta la idea de algo que ayuda a mantener una figura corporal delgada, por consiguiente, el uso de un vocablo parecido en un producto igual evocaría el que surge de la marca FINESSE. Cabe decir, entonces, que la ausencia de significado propio en la lengua española, facilita la asociación o confundibilidad entre ambas

denominaciones, ya que solo adquieren sentido en el mundo del mercado, por consiguiente, la una se convierte en la referencia única de la otra. 4.5. Comparación respecto de los productos. A lo anterior cabe agregar que ambos signos están destinados a distinguir productos de la misma clase, como son los de la clase 29, a saber: “Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas; encurtidos”. 4.6. Conclusión Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas como conjunto de letras, al ser pronunciadas, sean percibidas por el consumidor de un modo parecido, dada la semejanza anotada en su escritura y más en su fonética, que es de tal grado, que cabe en los primeros niveles de la escala que en este ámbito relaciona el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, según los cuales, en su orden, cuando existen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales en una denominación, produce, desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor; y si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Esta impresión de conjunto, tanto visual como fonética, puede ocasionar que la diferencia que se da por la letra t y por la forma de la letra

N, en la marca fitNes, se reduzca a tal grado que resulte desplazada o eliminada por los efectos de los ingredientes semejantes en ambas marcas. En una lectura rápida o al pronunciarse de golpe, pueden llegar a verse u oírse iguales, mucho más por la identidad en los productos que representa