CE-SEC1-EXP2000-N5412-2000

MARCAS Y PATENTES / COTEJO DE CONJUNTO - Similitud entre las marcas FRISBY Y FRITTY / SEMEJANZA DE MARCAS - Similitud visual, ortográfica y fonética ente FRISBY Y FRITTY / DISTINTIVIDAD - Inexistencia entre las marcas FRINKY Y FRITTY por confusión visual, fonética y ortográfica / PRELACIÓN DE LAS SEMEJANZAS SOBRE LAS DIFERENCIAS - Criterio para evitar el riesgo de confundibilidad / SEMEJANZA DE MARCASInexistencia entre FRI Y FRITTY / FRISBY / FRI / FRITTY Al confrontar, en conjunto, las marcas FRISBY y FRITTY, en forma sucesiva y no simultánea, se observa: Ambas están compuestas por el mismo número de letras (6); comienzan por la misma sílaba “FRI” y terminan con la consonante “Y”. Esta similitud hace que el consumidor medio desprevenido pueda ser inducido a error pues, desde el punto de vista ortográfico es mayor la coincidencia de las letras que su diferencia, lo cual, lógicamente, inside en el campo visual; amén de que las consonantes “SB” y TT” que se encuentran en la parte intermedia de cada una de ellas, al momento de su pronunciación no ofrecen suficiente distintividad, si se tiene en cuenta que la acentuación, precisamente, se presenta al comienzo y al final de la palabra, haciendo a aquéllas prácticamente imperceptibles. El riesgo de confundibilidad es mayor si se tiene en cuenta que "FRISBY" en sus diversos puntos de venta a nivel nacional comercializa, principalmente, pollo frito; actividad

con la que se ha dado a conocer ampliamente en el mercado, y la marca "FRITTY" sugiere la idea de alimentos comestibles fritos. Igual acontece entre las marcas “FRINKY” y “FRITTY”. La coincidencia que se presenta en 4 de las 6 letras que las componen, en el mismo orden, es decir, al comienzo y al final, hace que las intermedias "NK" y "TT" al momento de visualizarse, escribirse y pronunciarse, no impriman la suficiente fuerza distintiva y, por lo mismo, haya riesgo de confusión en el público consumidor. Con la exégesis que se deja planteada es palmario que la Sala actúa en claro acatamiento de las reglas propias del examen de confundibilidad que imponen atribuirle prelación a las semejanzas más que a las diferencias de las marcas enfrentadas y en aras de evitar el riesgo de que el consumidor desprevenido las confunda. Finalmente, entre las marcas “FRI” y “FRITTY” no estima la Sala que pueda existir semejanza que conlleve al público consumidor a error pues, “FRI” solo está compuesta, en su estructura ortográfica, de tres palabras; mientras que “FRITTY” tiene seis; y la terminación “TTY” constituye un elemento predominante, capaz de diferenciarla suficientemente de aquélla. Sin embargo, la similitud que se dejó reseñada y que tiene virtualidad de crear riesgo de confusión, dado que inside en los aspectos visual, ortográfico y auditivo o fonético, es suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Santa Fe de Bogotá, D.C., tres (3) de agosto del dos mil (2000).

REF: Expediente núm. 5412.

Actor: FRISBY S.A.

Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad FRISBY S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción que se interpretó como de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 23159 de 29 de agosto de 1997, "POR LA CUAL SE DECIDEN UNAS OBSERVACIONES Y SE CONCEDE UN REGISTRO"; 05691 de 30 de marzo de 1998, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio; y 3374 de 14 de septiembre de 1998, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1o: Que la sociedad "ACEGRASAS S.A.", solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "FRITTY", para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

2o: Que, Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora presentó demanda de observaciones, con base en sus marcas denominadas "FRISBY" Clase 29, "FRINKY" Clase 29, y, "FRI" de la misma clase. 3º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 23159 de 19 de marzo de 1997, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca "FRITTY", Clase 29, en favor de la sociedad "ACEGRASAS". 4o: Que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales confirmaron aquélla a través de las Resoluciones núms. 05691 de 30 de marzo de 1998, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 3374 de 14 de septiembre de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, porque no se protegió la propiedad industrial, que es una de las especies de la propiedad intelectual, pues la marca "FRITTY" otorgada mediante los actos acusados, es confundible con sus marcas "FRISBY", "FRINKY" y “FRI”.

2º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable, se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; y el signo "FRITTY" carece de distintividad extrínseca, entendida ésta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar, anteriormente solicitado o registrado, en favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares, por ser confundible con las marcas "FRISBY", "FRINKY" y "FRI", que se refieren a los mismos productos de la Clase 29 que protege actualmente el signo "FRITTY". Que, por lo anterior, las marcas registradas por la sociedad "FRISBY S.A." excluyen cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona. 3º. Que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que éste establece como causales de irregistrabilidad que el signo a registrarse sea idéntico o semejante, de forma que pueda inducir al público a error, con una marca anteriormente registrada y que ampare los mismos productos para los cuales se encuentra previamente solicitada o registrada la marca de un tercero; que al analizar las marcas en conflicto, desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico o conceptual, se puede advertir un gran cúmulo de similitudes y, por el contrario, muy pocos elementos que logren diferenciarlas, en razón de que,

no sólo las sílabas que conforman las marcas "FRISBY", "FRINKY" y "FRITTY", son muy similares, debido a que la estructura inicial de las vocales y de las consonantes que se pronuncian como vocales es idéntica, sino, también, se aprecia la similitud existente entre las marcas en cuanto se refiere a su pronunciación y al aspecto visual. Que, de otra parte, el hecho de que los productos a que se destinan las marcas "FRISBY" y "FRITTY" sean los mismos y correspondan a la clase 29, hace más latente la posibilidad de confusión para el consumidor medio. 4º. Que se violó el literal b) del artículo 83, ibídem, en concordancia con el artículo 96, ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la obligación de negar la marca solicitada "FRITTY", Clase 29, por ser confundible con una enseña comercial inscrita anteriormente por un tercero denominado "FRISBY S.A", debido a que la marca solicitada por la primera, se refiere a productos alimenticios para el consumo humano y, precisamente, la enseña comercial registrada dedica su actividad a dichos productos alimenticios o comestibles. 5º: Que se violaron los artículos 586 del C.de Co., y 616 ibídem, en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la actora obtuvo el registro de la enseña "FRISBY", según Resolución núm. 006342 de 31 de diciembre de 1991, para distinguir establecimientos comerciales dedicados a puntos de venta de alimentos cárnicos, vegetales, pescado y pollos,

salsas, café, venta de gaseosas, bebidas en general y cerveza, y existe interrelación entre las actividades que se desarrollan con tal enseña y los productos protegidos con la marca "FRITTY". Que ha debido negarse el registro de esta última porque se puede inducir al público a error; y que como la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no dice nada sobre la enseña comercial, en este caso debe aplicarse la legislación nacional, en virtud de lo establecido en el artículo 144, ibídem, a menos que el Tribunal de Justicia aplique la misma legislación al nombre comercial y a las enseñas, caso en el cual se violaría el artículo 83, literal b), de la citada Decisión, ya que por la similitud de ambas figuras, tienen un mismo tratamiento frente a la ley, conforme lo previene el artículo 616 del C.de Co. 6º. Que se violaron los literales d) y e) del artículo 83, ibídem, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que tanto el signo "FRISBY" como las marcas que figuran dentro del expediente, son notoriamente conocidas, debido a la gran difusión que tienen, en especial en lo que hace relación al ramo alimenticio, no sólo en el comercio, sino, también, en la continua publicidad que de las mismas se hace en radio y, especialmente, la comercialización en los "RESTAURANTES FRISBY" de todo el país. 7º: Que se violó el artículo 102, ibídem, en concordancia con los artículos 13 y 58 de la Constitución Política e inciso 6º del artículo 3º del C.C.A., por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los derechos previamente

adquiridos por la sociedad "FRISBY S.A", ya que las marcas "FRISBY" y "FRINKY", tienen un mejor derecho frente a la marca "FRITTY", por estar registradas con anterioridad. 8º: Que se violaron los artículos 146 y 147, ibídem, concordantes con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar una marca confundible con la registrada por un tercero, no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344, ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias y, de esa manera, salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la mencionada

Decisión.

III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACION DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que el trámite administrativo que se surtió para el otorgamiento de la marca "FRITTY" se ajustó a las disposiciones legales vigentes en materia marcaria y se garantizó el debido proceso y el dcerecho de defensa. Que la marca cuestionada reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y

susceptibilidad de representación gráfica; y que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas se concluye que no existe similitud entre las mismas en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético e ideológico. Finalmente, aduce la demandada que no es dable el análisis frente a la notoriedad de la marca que alega la actora, habida cuenta de que no existe confundibilidad entre ellas. III.1.2. Del auto admisorio de la demanda se notificó personalmente al representante legal de la sociedad ACEGRASAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, según consta a folio 76, el cual no contestó la demanda. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados desecharon la observación formulada por la actora, basada en que es titular de las marcas "FRISBY", "FRINKY" y "FRI", las cuales, a su juicio, son confundibles con la marca "FRITTY", objeto de registro por parte de aquéllos, para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invoca, entre otras disposiciones, como quebrantado, prevé: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten

algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En relación con la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión, en la interpretación prejudicial núm. 38-IP-2000 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar el riesgo de confusión. (folios 168 y 169).

Tales reglas son: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Atendiendo las directrices antes señaladas la Sala advierte: Al confrontar, en conjunto, las marcas FRISBY y FRITTY, en forma sucesiva y no simultánea, se observa: Ambas están compuestas por el mismo número de letras (6); comienzan por la misma sílaba “FRI” y terminan con la consonante “Y”. Esta similitud hace que el consumidor medio desprevenido pueda ser inducido a

error pues, desde el punto de vista ortográfico es mayor la coincidencia de las letras que su diferencia, lo cual, lógicamente, inside en el campo visual; amén de que las consonantes “SB” y TT” que se encuentran en la parte intermedia de cada una de ellas, al momento de su pronunciación no ofrecen suficiente distintividad, si se tiene en cuenta que la acentuación, precisamente, se presenta al comienzo y al final de la palabra, haciendo a aquéllas prácticamente imperceptibles. El reisgo de confundibilidad es mayor si se tiene en cuenta que "FRISBY" en sus diversos puntos de venta a nivel nacional comercializa, principalmente, pollo frito; actividad con la que se ha dado a conocer ampliamente en el mercado, y la marca "FRITTY" sugiere la idea de alimentos comestibles fritos. Igual acontece entre las marcas “FRINKY” y “FRITTY”. La coincidencia que se presenta en 4 de las 6 letras que las componen, en el mismo orden, es decir, al comienzo y al final, hace que las intermedias "NK" y "TT" al momento de visualizarse, escribirse y pronunciarse, no impriman la suficiente fuerza distintiva y, por lo mismo, haya riesgo de confusión en el público consumidor. Con la exégesis que se deja planteada es palmario que la Sala actúa en claro acatamiento de las reglas propias del examen de confundibilidad que imponen atribuirle prelación a las semejanzas más que a las diferencias de las marcas enfrentadas y en aras de evitar el riesgo de que el consumidor desprevenido las confunda. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el riesgo de confusión se hace

más latente si, como en este caso, se trata de registros marcarios que amparan productos de una misma clase. Finalmente, entre las marcas “FRI” y “FRITTY” no estima la Sala que pueda existir semejanza que conlleve al público consumidor a error pues, “FRI” solo está compuesta, en su estructura ortográfica, de tres palabras; mientras que “FRITTY” tiene seis; y la terminación “TTY” constituye un elemento predominante, capaz de diferenciarla suficientemente de aquélla. Sin embargo, la similitud que se dejó reseñada y que tiene virtualidad de crear riesgo de confusión, dado que inside en los aspectos visual, ortográfico y auditivo o fonético, es suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECRETASE la nulidad e los actos acusados. En consecuencia, CANCELESE el registro de la marca "FRITTY", expedido en favor de ACEGRASAS S.A., para amparar productos de la Clase 29, del artículo 2º, del Decreto 755 de 1972. Publíquese el extracto de esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de agosto del 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA