CE-SEC1-EXP2000-N5479-2000

MARCAS Y PATENTES / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - No se registran las que describen la especie o características de los productos o servicios / DISTINTIVIDAD - La palabra TOMATO al evocar un tomate carece de distintividad / TOMATO - Designación común o usual de los productos que pretende distinguir / DISTINTIVIDAD - Siendo TOMATO un signo predominantemente nominativo, los elementos figurativos no le confieren distintividad al conjunto Al colocarse la Sala en el lugar del público consumidor, al escuchar la palabra “TOMATO” sin lugar a dudas evoca un tomate, lo cual demuestra que dicha expresión carece de la distintividad, característica esencial para que pueda ser registrada como marca, pues no basta que sea perceptible y susceptible de representación gráfica, dado que el elemento distintividad es el que permite que el público consumidor y los medios comerciales identifiquen los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de lo productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Nótese, por lo demás, que a folio 23 del expediente se encuentra el registro, en el Brasil, de la marca mixta “TOMATO “ (etiqueta), donde expresamente se dice que se registra sin derecho al uso exclusivo NOMINATIVO. Así las cosas, la Sala concluye que, no obstante que la marca solicitada para registro TOMATO (etiqueta) se encuentra acompañada de otras expresiones, al igual que de tomates gráficamente representados, ello no le otorga suficiente distintividad al signo, pues tal y como lo sostuvo la entidad demandada en las resoluciones que se acusan, “En el signo cuyo registro se solicita el elemento predominante es el nominativo y las figuras que conforman el signo no le otorgan

carácter distintivo” y, “Es claro entonces para este Despacho que la expresión TOMATO o su traducción al castellano TOMATE, constituye una designación común o usual de los productos que pretende distinguir, y con su registro se estaría privando a los competidores del titular de usar el único término conocido para designar los mismos. Valga anotar, que tal circunstancia no desaparece por la inclusión de elementos figurativos que no le confieren mayor distintividad al conjunto, requisito sine qua non para admitir su registro”

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Santa Fe de Bogotá, D.C., diecisiete de agosto del dos mil.

Radicación número: 5479

Actor: Arisco Productos Alimenticios Ltda.

Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad Arisco Productos Alimenticios Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 33528 de 11 de agosto de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca “ARISCO TOMATO”

(etiqueta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 internacional; 29035 de 31 de octubre de 1996, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada,

confirmándola; y 3964 de 30 de octubre de 1998, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 33528 de 11 de agosto de 1994, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la concesión del registro de la marca “ARISCO TOMATO” (etiqueta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. La sociedad Arisco Productos Alimenticios Ltda. empezó a usar en el Brasil, desde 1986, su marca TOMATO (etiqueta), la cual fue registrada, tanto de manera nominativa, como con su etiqueta, por primera vez en Brasil, en 1988. De allí en adelante, los productos identificados con dicha marca han tenido un gran éxito, razón por la cual se han exportado a diferentes países de Suramérica, encontrándose registrada la marca en cuestión en Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Suriname. 2º. La sociedad actora solicitó el 27 de marzo de 1992 el registro de la marca “ARISCO TOMATO” (etiqueta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. 3º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la

Propiedad Industrial núm. 383, no se presentaron oposiciones u observaciones. 4º. Mediante los actos acusados se negó el registro de la marca solicitada, aduciendo la entidad demandada que el signo, “consiste exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para designar la especie de los productos para los cuales ha de usarse”. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por indebida aplicación, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos y gráficos y, por lo tanto, no puede predicarse que consiste en una marca exclusivamente genérica. De otra parte, debe advertirse que contiene además la expresión ARISCO, marca registrada de propiedad de la demandante, la cual evidencia el origen del producto y le añade un elemento distintivo, junto con la expresión TOMATO, que se encuentra enmarcada en una cinta. El fondo de la etiqueta incluye una fotografía de unos tomates dispuestos y cortados de manera característica. A manera explicativa aparece debajo de la expresión TOMATO la leyenda Polpa de tomate, diferenciando por lo tanto el género del producto, de la marca que lo distingue. Se trata, pues, de un conjunto marcario que, dado su carácter distintivo, ha sido registrado en varios países del mundo, entre otros, en el Ecuador y Bolivia, países miembros del Acuerdo de Cartagena y, por ende, sujetos a la misma legislación sustantiva en materia de propiedad industrial La disposición que se cita como violada no sólo establece,

para prohibir el registro de la marca, que la misma consista en un signo que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, sino que exige que dicho signo consista exclusivamente en una indicación genérica o descriptiva. Por lo tanto, debe entenderse que si el signo no es exclusivamente genérico o descriptivo, sino que consta además de elementos que le aporten distintividad, puede ser objeto de registro como marca. La entidad demandada concluye, equivocadamente, que dado que el elemento denominativo dentro de la marca solicitada es el predominante, y éste se cataloga como genérico, la marca no puede ser registrada, desconociendo con ello, de un lado, que los elementos denominativos de la marca solicitada son “ARISCO TOMATO” y no sólo TOMATO, y, de otro lado, que no puede darse más relevancia a las palabras que al conjunto marcario, para el efecto de concluir la genericidad del signo. Conforme con reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, debe decirse que si la marca solicitada es la combinación de elementos denominativos y figurativos y que éstos son originales y distintivos, no podrá denegarse el registro de la marca. Si, en aras de discusión, se fraccionan los elementos denominativos de la marca solicitada, es decir, tomando exclusivamente las expresiones “ARISCO TOMATO”, bien puede afirmarse que la combinación es distintiva, pues no se trata exclusivamente de elementos genéricos. En efecto, la palabra ARISCO es un término de fantasía, por lo demás registrado en otros países y, la palabra TOMATO, es a su vez un término que no es de uso corriente o común para designar la especie de los productos que se distinguen, ni se

encuentra tampoco dentro de nuestro idioma como palabra castiza o, por lo menos, de uso generalizado. Adicionalmente, debe reiterarse que la marca consta, además, de un gráfico o etiqueta que incluye una disposición de colores característicos, que ubica las palabras en determinada forma y que contiene una serie de elementos específicos, lo cual la hace registrable. De otra parte, es de observar que la marca en cuestión ha sido comercializada en varios países de manera exitosa y, por lo tanto, es una marca valiosa para la sociedad actora, sobre la cual se han invertido sumas para su promoción. No responde a la lógica del comercio internacional y de los objetivos integracionistas del Acuerdo de Cartagena el hecho de que la demandante tenga que utilizar una marca diferente para distinguir el mismo producto en países pertenecientes al Pacto Andino. d.- Las razones de la defensa El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes. 1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 3357879, contentivo de la solicitud de registro de la marca “TOMATO”, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. 3º. Efectuado el examen de la marca “TOMATO” (etiqueta), para distinguir los productos de la clase 29 internacional, se concluye que está incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82, literal d), de

la Decisión 344, además de que no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 81 ibídem, para que un signo pueda ser considerado como marca, pues carece del elemento de la distintividad , a que alude la norma comunitaria en cita. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 16 de abril de 1999 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 75). Por auto visible a folio 137 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada, de la sociedad Farling Industrial Co. Ltd., tercera directa interesada en las resultas del proceso, y el representante del Ministerio Público (fls. 164, 171 y 175, respectivamente). Mediante proveído del 8 de octubre de 1999 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 15 de marzo del 2000, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 155). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980, en

cumplimiento a lo señalado en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. No son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en expresiones que se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al producto de que se trate o que se confunden con el nombre que usualmente lo designa. “2. Pueden, en cambio, ser objeto de registro como marca los signos que incorporan junto a la expresión descriptiva o genérica, elementos de fantasía, que otorguen distintividad suficiente al conjunto”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La norma de la Decisión 344 que la parte actora considera violada, por aplicación indebida, prescribe: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) … “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. A folio 12 del expediente se encuentra la solicitud de registro de la marca controvertida, presentada por la sociedad demandante, en los siguientes términos: “Registro de la marca que consiste en una etiqueta en la que encontramos en la parte superior izquierda encerrada en un rectángulo la denominación ‘ARISCO’ escrita en caracteres

de imprenta mayúscula, debajo de la anterior y escrita en letras características ascendentes la denominación “Tomato” en color rojo con fondo blanco y sobre una cinta en color verde. En la parte inferior encontramos los dibujos de varios tomates uno de los cuales está partido a la mitad. En el extremo inferior izquierdo encontramos la denominación ‘Rende mais’ y en el derecho dentro de un óvalo ‘Peso Liq. 260 g’. las denominaciones ‘Polpa de tomate’, ‘Arisco’, Rende mais’ y “Peso Liqu. 260 g’ son simplemente explicativas (el destacado es de la Sala). “DISTINGUE: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermelada; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos. “CLASE: 29 de la Clasificación Internacional”. Pues bien, a juicio de esta Corporación no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que el artículo 82, literal d), de la Decisión 344, fue indebidamente aplicado, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la solicitud de registro anteriormente transcrita, la marca cuyo registró se solicitó fue “TOMATO” y no, como lo afirma la demandante, “ARISCO TOMATO”, pues nótese que allí se dice que, entre otras, la expresión “ARISCO” es simplemente explicativa. Ahora bien, si bien a folio 6 del expediente obra la etiqueta de la marca en cuestión, en la cual se encuentran las expresiones “ARISCO” “Rende mais”, “Polpa de tomate” y “peso Liq. 260 g”, a manera explicativa, también lo es

que el elemento denominativo es la expresión “TOMATO”, la cual, como bien lo sostuvo la entidad demandada, consiste exclusivamente en una indicación que sirve en el comercio para designar la especie de los productos para los cuales ha de usarse, para el caso, tomates, lo cual se confirma al observar que dicha expresión está acompañada de una gráfica compuesta, precisamente, por tomates, y con la expresión “polpa de tomate”, se reitera, a manera explicativa. Además, al colocarse la Sala en el lugar del público consumidor, al escuchar la palabra “TOMATO” sin lugar a dudas evoca un tomate, lo cual demuestra que dicha expresión carece de la distintividad, característica esencial para que pueda ser registrada como marca, pues no basta que sea perceptible y susceptible de representación gráfica, dado que el elemento distintividad es el que permite que el público consumidor y los medios comerciales identifiquen los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de lo productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Finalmente, la Sala precisa que el hecho de que en otros países haya sido registrada la expresión “TOMATO”, tal y como se observa, por ejemplo, a folios 17 y 19 del expediente, no significa que la Superintendencia de Industria y Comercio igualmente tenga que hacerlo, pues su misión es la de velar porque se dé cumplimiento a las normas comunitarias que expresamente establecen como causal de irregistrabilidad el signo que comúnmente sirve para designar el producto que pretende amparar, para el caso que ocupa la atención de la Sala, el tomate. Nótese, por lo demás, que a folio 23 del expediente se encuentra

el registro, en el Brasil, de la marca mixta “TOMATO “ (etiqueta), donde expresamente se dice que se registra sin derecho al uso exclusivo NOMINATIVO. Así las cosas, la Sala concluye que, no obstante que la marca solicitada para registro TOMATO (etiqueta) se encuentra acompañada de otras expresiones, al igual que de tomates gráficamente representados, ello no le otorga suficiente distintividad al signo, pues tal y como lo sostuvo la entidad demandada en las resoluciones que se acusan, “En el signo cuyo registro se solicita el elemento predominante es el nominativo y las figuras que conforman el signo no le otorgan carácter distintivo” y, “Es claro entonces para este Despacho que la expresión TOMATO o su traducción al castellano TOMATE, constituye una designación común o usual de los productos que pretende distinguir, y con su registro se estaría privando a los competidores del titular de usar el único término conocido para designar los mismos. Valga anotar, que tal circunstancia no desaparece por la inclusión de elementos figurativos que no le confieren mayor distintividad al conjunto, requisito sine qua non para admitir su registro” (el resaltado es de la Sala). La parte actora no puede alegar que la Superintendencia de Industria y Comercio no atendió la solicitud de registro de marca como la etiqueta descrita con todos sus elementos, porque, de una parte, en la solicitud obrante a folio 12, las expresiones “pulpa de tomate”, peso líquido 260 gramos y ARISCO, son meramente explicativas y, de otra, cuando, mediante apoderado, interpuso los recursos de reposición y apelación ante la Superintendencia de Industria y

Comercio, en forma clara hizo relación a que la marca solicitada era TOMATO y no

ARISCO TOMATO.

Además, cuando alega el hecho de que en Paraguay y en Uruguay le han registrado la marca TOMATO, indica que en realidad pretende que la Superintendencia de Industria y Comercio proceda al igual que la oficina o entidad de aquellos países que, incluso, no pertenecen a la Comunicad Andina. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y

CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 17 de agosto del 2.000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA